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LA NUEVA LEY DE PATENTES 24/2015 Novedades y cambios
Conferencia REDIT, Valencia, Sept 2016 Ignacio Temiño
Modulo 3. El contenido del derecho
Límites legales
►Actos realizados en un ámbito privado y con fines
no comerciales.. (NO EN SEDE EMPRESARIAL).
►Actos realizados con fines experimentales (I+D+i).
►Estudios y ensayos necesarios para obtener la
autorización de comercialización de medicamentos
en España o fuera de España, y los consiguientes
requisitos prácticos, incluida la preparación,
obtención y utilización del principio activo para
estos fines (CLAUSULA BOLAR ≠ C. DESLEAL)
Límites legales: agotamiento
Los derechos conferidos por la patente no se extienden a
los actos relativos a un producto protegido por ella
después de que ese producto haya sido puesto en el
comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular
de la patente o con su consentimiento
A menos que existan motivos legítimos que
justifiquen que el titular de la patente se oponga a la
comercialización ulterior del producto
Límites legales: equivalencia
ART. 68.3
Para determinar el alcance de la protección
conforme a los apartados 1 y 2 anteriores deberá
tenerse debidamente en cuenta todo elemento
equivalente a un elemento indicado en las
reivindicaciones.
Test de la Triple Equilavencia…
Performs substantially the same function
In substantially the same way
To yield, obviously, substantially the same
result
Límites legales: obligación de explotar
La prueba de que la invención está
siendo explotada incumbe al titular de
la patente…
El titular de la patente está obligado a
explotar la invención patentada por sí o
por persona autorizada mediante su
ejecución en España o en el territorio
de un Estado OMC…
… dentro del plazo de 4 años desde la fecha
de presentación de la solicitud de patente, o de
3 años desde la fecha de public de su concesión
NO
CERTIFICADOS
Límites legales: obligación de explotar
….o cuando tal explotación, una vez
transcurrido dicho plazo, haya sido
interrumpida durante más de
un año
Licencia obligatoria
Otras Novedades
Anualidad pagable por terceros con intereses afectados
Régimen de licencias obligatorias abreviado, extendido a
los CCP, con intento previo de licencia contractual siempre
Licencia obligatoria por
Limitaciones o renuncias del titular: no si existen
derechos reales de terceros o demandas en trámite
Rehabilitación eliminada. Solo Restablecimiento. Nueva
tasa de regularización para anualidades
Libre competencia (FRAND)
Exportac. por salud pública
Modulo 4. Aspectos procesales
Novedades
COMPETENCIA JUDICIAL: especialización
PLAZOS PROCESALES PROLONGADOS
REVOCACIÓN PARCIAL ACEPTADA
(una/varias reivindicaciones)
MODIFICACIÓN
POST CONCESIÓN
en SEDE JUDICIAL
Novedades
INFORME OEPM (voluntario)
NULIDAD EXTENDIBLE AL CCP
LEGITIMACION INFRACCIÓN: solo
licenciatarios inscritos (art. 117)
LEGITIMACION NULIDAD: acción
pública (art. 103.1)
Remedios
PUBLICACIÓN FALLO EXCEPCIONAL
INDEMNIZACIÓN DAÑO MORAL
INDEMNIZACIÓN REPUTACIÓN INVENCIÓN
DAÑOS: NO REGLA 1%. Royalty: base mínima
INDEMNIZACIÓN COERCITIVA para…
CALCULO EN FASE EJECUCIÓN. SIN LIMITE 5 AÑOS
Acciones
℗ CESE: La cesación de los actos que violen su
derecho, o su prohibición si éstos todavía no se
han producido.
℗ REIVINDICACIÓN TITULARIDAD: parcial,
imprescriptible si dolosa
℗ DEBER DE EXHIBICION DOCUMENTAL:
cálculo de daños y perjuicios
Modulo 5. Patente Unitaria + TUP
GÉNESIS DEL NUEVO SISTEMA:
• Primeros comentarios sistema único CEE años ’60
• Anteproyecto 1962 “Dcho. Europeo de Patentes”
• No posible solo comunitario= nace EPC, Munich 1973
• Convenio Luxemburgo 1975 “Patente Comunitaria”
• Modificación propuesta Luxemburgo 1989. Fracaso.
• Libro Verde “Patente Comunitaria” 1997.
• Consejo Eur. Lisboa 2000, acuerdo creación pat. única
GÉNESIS DEL NUEVO SISTEMA:
• Éxito en CTM y RD: impulsan proceso desde año 2000
• Presentado “Reglamento Pat. Comunitaria”, año 2003
• Decisión creación Tribunal único, año 2003
• 2007 retoman negociones. Marzo’ 11 opinión negativa
TJCE. Abril’11 cooperación reforzada aprobada.
• Recursos Italia – España. Opinión Ab. General Dic’12
• Votación Parlamento 11/12/2012: 487 si / 164 no
Acuerdo Internacional sobre el Tribunal Unificado
de Patentes (TUP)
Reglamento 1260/2012 (DOCE 31-12-2012)
Disposiciones Traducción
Reglamento 1257/2012 (DOCE 31-12-2012)
Creación Patente Unitaria
THE PACKAGE:
SISTEMA REGISTRAL ACTUAL
- EPC: solo tramitación centralizada, crea un haz de patentes
- VALIDACIONES: costes traducciones (36.000 eu media por
patente), a pesar de London Agreement.
- ANUALIDADES: mantenimientos elevados
- NO TITULO COMUNITARIO: EPC es un tratado internac.,
TJCE no interpreta ni unifica jurisprudencias nacionales
ESCENARIO JUDICIAL ACTUAL
Infracción – revocación - limitación: sometimiento Derecho
Nacional = peregrinaje judicial
Riesgo contradicción en caso idéntico. Costes. División
mercado. DESUNIFORME
Abuso del sistema: torpedo italiano / torpedo belga
Tribunales NL – DE: intentos extensión jurisdicción
cortados por TJCE: GAT vs LUK // ROCHE vs PRIMUS
CJEU: Asunto Solvay – Honeywell (C-616/10)
UE
Costes
Seguridad
Jurídica
Fácil
Tramite
Protecc.
Uniforme
NOVEDADES PATENTE UNITARIA
• Se crea un NUEVO TÍTULO de Prop. Industrial
• Igual trato y validez que una patente nacional
• EPO organismo encargado tramitación + concesión
• Lenguas: EN, FR, DE
Efecto UNITARIO
Un set claims
Infracción
Revocación
Caducidad
Cesión
Limitación
NO en licencias
NUEVO RÉGIMEN DESIGNACIONES
Pat. Unitaria
Pat. Unitaria + EP
Pat. EP
SIN VALIDAC
Doble régimen
Régimen EPC
TRIBUNAL U.P. Obligatorio para Pat. Unitaria
Voluntario para Pat. Europea
EL TRIBUNAL UNIFICADO PAT. (TUP)
• Trib. Primera Instancia: Sede Central PARIS
• Secciones sede central: LONDRES (Chemistry/Bio). Munich (Mech Eng)
• Tribunal Apelaciones: Luxemburgo
• Tribunal de Justicia actual: solo interpretrador normas (contraste con funciones en CTM y RD)
www.abrilabogados.com
¡ Gracias !
Madrid
C/ Amador de los Ríos, 1,
1º
28010 Madrid
España
Tel. 0034917020331
Fax. 0034913083705
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