Resolucion0422 98 TPI(Lema Comercial)

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIN N 422-1998-TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N 280074

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SOLICITANTE : FBRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIBARITA S.A.

OBSERVANTE : AJINOMOTO DEL PER S.A.

Lima, veinticinco de abril de mil novecientos noventa y ocho

I. ANTECEDENTES

Con fecha 27 de setiembre de 1995, Fbrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.(Per) solicit el registro del lema comercial SABOR Y COLOR para publicitar lamarca constituida por la envoltura de fondo rojo y dos negritas, una de ellas encerradaen un crculo, conforme a modelo, registrada bajo certificado N 88194.

Con fecha 17 de octubre de 1995, Fbrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.modific su solicitud de registro, sealando que la marca que pretende publicitar con ellema comercial solicitado es SIBARITA y logotipo, la misma que se encuentra inscritabajo certificado N 83979.

Con fecha 21 de diciembre de 1995, Ajinomoto del Per S.A. (Per) formulobservacin a la solicitud de registro, manifestando que el lema comercial solicitadoDA SABOR Y COLOR (debi decir SABOR Y COLOR) no es reivindicable, por cuantoconsiste en una frase indicativa de las caractersticas y cualidades de los condimentosy de las especias, que son productos que precisamente distingue la marca registradaque se pretende publicitar. Seal que el signo solicitado carece de distintividad, yaque no se estara publicitando ninguna marca, sino se estara indicando lascaractersticas de los productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Aadi quees usual que en el comercio al promocionar los condimentos y especias se mencioneque sus principales caractersticas y/o condiciones consistan en dar un determinadosabor y color en las comidas, como ocurre con la marca AJINO SAZN, la misma queincluye en sus productos la frase DA COLOR Y SABOR (sic).

Con fecha 5 de febrero de 1996, Fbrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.absolvi el traslado de la observacin, manifestando que lo que busca con el lemacomercial solicitado es precisamente crear una identificacin con la marca quepublicita, situacin que es real, por cuanto los productos de la marca SIBARITA dancolor y sabor a las comidas. Seal que la jurisprudencia y la doctrina reconocen quese haga uso de palabras genricas - en el presente caso SABOR - dentro de los lemascomerciales si es que van acompaadas de otros elementos que den originalidad allema permitiendo su identificacin, como en este caso sera la palabra SABOR (sic).Aadi que el lema comercial solicitado ha venido siendo utilizado intensivamente parapublicitar la marca SIBARITA, lo cual ha creado en el consumidor una relacin de



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identificacin con el producto, de lo cual pretende aprovecharse la observanteintentando diluir el poder publicitario del lema comercial solicitado.

Con fecha 20 de febrero de 1996, Ajinomoto del Per S.A. contest la absolucin altraslado de la observacin, manifestando que el lema comercial tiene un fin publicitarioy que como tal debe consistir en una creacin ingeniosa y capaz de ser relacionadacon el producto que promociona y que por ello no puede ser constituido sobre la basede dos trminos genricos (SABOR y COLOR), como sucede con el lema comercialsolicitado.

Mediante Resolucin N 2102-96-INDECOPI/OSD de fecha 26 de febrero de 1996, laOficina de Signos Distintivos declar infundada la observacin formulada porAjinomoto del Per S.A. pero deneg el registro del lema comercial solicitado. Precisque la naturaleza jurdica de un lema comercial es distinta al de una marca, en lamedida que la norma establece que el lema comercial es un complemento de aqulla.Seal que para su registro slo se aplican supletoriamente los criterios establecidospara la registrabilidad de una marca, debindose tomar bsicamente la originalidaddel mismo y verificarse la existencia de un vnculo identificatorio entre la marca y ellema comercial. En ese orden de ideas, consider que el lema SABOR Y COLOR essusceptible de ser utilizado como complemento de una marca, por cuanto cumple lafuncin de hacer publicidad al producto sin identificarlo necesariamente. Por otro lado,constat la existencia del registro del lema comercial SSASITA EL SAZONADORQUE SI SAZONA DA SABOR Y COLOR, respecto del cual, luego de efectuadoel anlisis comparativo, concluy que el lema comercial solicitado es susceptible deproducir confusin en el pblico consumidor respecto al origen empresarial de losproductos a distinguir, por cuanto ambos comparten las palabras SABOR y COLOR -evocando la misma idea - y estn destinados a distinguir principalmente los mismosproductos (sazonadores).

Con fecha 22 de marzo de 1996, Fbrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.interpuso recurso de reconsideracin. Manifest que los lemas comerciales encuestin no son confundibles, ya que el pblico consumidor ha logrado identificar laexpresin SABOR Y COLOR con la marca SIBARITA, debido a las campaaspublicitarias realizadas por la empresa.

Con fecha 16 de abril de 1996, Ajinomoto del Per S.A. manifest que la solicitante alinterponer su recurso de reconsideracin no adjunt nueva prueba instrumental,incumpliendo lo dispuesto en los artculos 98 y 101 del Decreto Supremo N 02-94-JUS.

Mediante Resolucin N 8179-97-INDECOPI/OSD de fecha 24 de junio de 1997, laOficina de Signos Distintivos declar inadmisible el recurso de reconsideracininterpuesto por la solicitante, por considerar que ste fue presentado sin adjuntar nuevaprueba instrumental.



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Con fecha 11 de julio de 1997, Fbrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.interpuso recurso de apelacin. Manifest que con fecha 22 de marzo de 1996 habainiciado un procedimiento de cancelacin por falta de uso de la marca SSASITA,inscrita bajo certificado N 57421, la cual fue cancelada mediante Resolucin N 2282-97-INDECOPI/OSD de fecha 19 de febrero de 1997. En ese sentido, seal que alhaber sido cancelada la referida marca, queda cancelado de oficio el lema comercialSSASITA EL SAZONADOR QUE SI SAZONA DA SABOR Y COLOR, deconformidad con lo dispuesto en el artculo 121 de la Decisin 344.

Con fecha 12 de diciembre de 1997 se realiz el informe oral solicitado por Fbrica deProductos Alimenticios Sibarita S.A.

II. CUESTIN EN DISCUSIN

Habindose constatado que el registro del lema comercial constituido por ladenominacin SSSASITA EL SAZONADOR QUE S SAZONA DA SABOR YCOLOR ha sido cancelado, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinarsi el lema comercial SABOR Y COLOR rene los requisitos de registrabilidad exigidospor la ley.

III. ANLISIS DE LA CUESTIN EN DISCUSIN

1. Informe de antecedentes

a) La Sala de Propiedad Intelectual ha verificado que Fbrica de ProductosAlimenticios Sibarita S.A. es titular de la marca de producto constituida por ladenominacin SIBARITA y logotipo para distinguir condimentos y dems productosde la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo certificado N 83979,vigente hasta el 23 de marzo del ao 2005.

b) Se ha comprobado que Juan Flores Hernndez fue titular de los siguientes signos:- Marca de producto constituida por la etiqueta rectangular con las puntas

redondeadas, en cuya parte central contiene la marca SSSASITA, en moldes defantasa, teniendo debajo la representacin de un recipiente y en cuya parte interior seaprecia la figura estilizada de un cocinero degustando un preparado alimenticio,adems lleva leyendas alusivas al producto, todo conforme a modelo, para distinguircanela, palillo, comino, organo en polvo, pimienta y dems productos de la clase 30de la Nomenclatura Oficial, cuya cancelacin fue tramitada en el expediente N9606187 e inscrita con fecha 7 de abril de 1997.

- Lema comercial constituido por la denominacin SSSASITA EL SAZONADOR QUES SAZONA DA SABOR Y COLOR para distinguir propaganda en relacin a



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productos de especias, sazonadores y dems de la clase 30 de la NomenclaturaOficial, cuya cancelacin fue tramitada en el expediente N 9606187 e inscrita confecha 27 de junio de 1997.

c) Se observa que en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial existen diversos lemascomerciales registrados a favor de diversos titulares que incluyen el trmino SABORen su conformacin, tales como SABOR QUE CONQUISTA, SABOR EFECTIVO,NICOLINI MS SABOR, entre otros.

2. Aplicacin de la ley en el tiempo

La norma que a la fecha de la solicitud de registro regulaba en el Per la Decisin 344era el Decreto Ley N 26017.

El Decreto Ley N 26017 fue derogado con fecha 24 de mayo de 1996 por el DecretoLegislativo N 823, norma actualmente vigente que regula lo relativo al lema comercialen el Per.

De lo expuesto, debe destacarse que entre la fecha de presentacin de la solicitud deregistro y el momento de resolver, las normas que regulan el lema comercial en el pashan variado. Ello plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Salaconsidera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede serrelevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de los lemascomerciales.

As, el artculo 103 de nuestra Constitucin de 1993 establece que: ...Ninguna leytiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo...

Como ya se ha dicho, el Decreto Legislativo N 823 entr a regir el 24 de mayo de1996.

El artculo 103 de la Constitucin no fija el lmite que existe entre aplicacin retroactivay aplicacin inmediata. Ser entonces necesario recurrir a las normas reglamentariaspara determinar el punto de quiebre entre una y otra.

Para los casos de lemas comerciales, la fijacin de este lmite est - en alguna forma -establecido en la Primera Disposicin Transitoria del Decreto Legislativo N 823:

Las solicitudes de patentes, marcas y de las otras modalidades de la propiedadindustrial sujetas a esta Ley que se hubieren presentado con anterioridad a la entradaen vigor de la misma, sern tramitadas conforme a las normas de sta, en el estado enque se encuentren".



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De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitar deacuerdo al Decreto Legislativo N 823, aunque la solicitud de registro fue presentadadurante la vigencia del Decreto Ley N 26017, norma derogada por aqulla.

3. Del recurso de reconsideracin presentado por la solicitante

De la revisin del expediente, se observa que mediante provedo de fecha 25 de marzode 1996 (fs. 97 vuelta) la Oficina de Signos Distintivos admiti a trmite el recurso dereconsideracin interpuesto por Fbrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. encontra de la Resolucin N 2102-96-INDECOPI/OSD de fecha 26 de febrero de 1996.

Mediante Resolucin N 8179-97-INDECOPI/OSD de fecha 24 de junio de 1997, laOficina de Signos Distintivos resolvi declarar inadmisible el recurso dereconsideracin presentado - al no haberse adjuntado nueva prueba instrumental comoestablecen los artculos 98 y 101 del Decreto Supremo N 02-94-JUS - yconsecuentemente nulo el provedo de fecha 25 de marzo de 1996 por haber admitidoa trmite el mencionado recurso de reconsideracin.

Del tenor del recurso de reconsideracin de fecha 22 de marzo de 1996 interpuestopor Fbrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. se deduce que el objeto delmismo fue cuestionar el fondo de la materia controvertida sancionada por la ResolucinN 2102-96-INDECOPI/OSD, por cuanto ste estuvo fundamentado exclusivamente encuestiones de puro derecho relacionados con la aplicacin de las normas pertinentesal caso concreto, a diferencia de la finalidad del recurso de reconsideracin queconsiste en posibilitar que el rgano que dict la resolucin que se impugna puedanuevamente considerar el caso concreto en base al aporte de nuevas pruebas que noobraban en el expediente al momento de expedirse la resolucin que se impugna,cuestin que es inherente a la naturaleza del recurso de reconsideracin y que ademsse encuentra plasmado en los artculos 98 y 101 del Decreto Supremo N 02-94-JUS.

En atencin a lo expuesto, esta Sala considera que la intencin de la solicitante fue lade impugnar la Resolucin N 2102-96-INDECOPI/OSD a travs de un recurso deapelacin, ya que, de lo establecido en el artculo 99 del Decreto Supremo N 02-94-JUS, se desprende que ste no requiere necesariamente de recaudos, pues sefundamenta en interpretar de modo diverso las pruebas que obran en el expediente.

En ese sentido, conviene precisar que el artculo 103 del Decreto Supremo N 02-94-JUS establece que: El error en la calificacin del recurso por parte del recurrente noser obstculo para su tramitacin, siempre que del escrito se deduzca su verdaderocarcter.

La norma es clara al establecer el deber de los rganos funcionales administrativos decorregir de oficio el error en que incurra el justiciable al tipificar un recurso, permitiendo



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que tal equvoco u omisin carezca de trascendencia legal, siempre que sea posiblededucir su verdadero carcter.

Desconocer lo anterior significara afectar el derecho de defensa de las partesrecogido en el artculo 139 inciso 14) de la Constitucin Poltica del Per de 1993, ascomo tambin el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el Artculo Idel Cdigo Procesal Civil, ya que de lo contrario stas veran recortada su posibilidadde cuestionar el fallo expedido por la Primera Instancia, mxime si se tiene en cuentaque para la actuacin en un procedimiento administrativo seguido ante INDECOPI nose exige la intervencin de un abogado, conforme lo dispone el artculo 42 del DecretoLegislativo 807.

En tal sentido, la Oficina de Signos Distintivos debi calificar a travs del provedo defecha 25 de marzo de 1996 como uno de apelacin al recurso de reconsideracinpresentado con fecha 22 de marzo de 1996 y consecuentemente disponer la elevacindel expediente a la Sala de Propiedad Intelectual a efectos de proseguirse el trmiterespecto al fondo de la cuestin en discusin.

En base a las consideraciones expuestas, el referido provedo se encuentra viciado denulidad, as como todo lo actuado con posterioridad, encontrndose por tanto incursoen el supuesto contenido en el artculo 43 inciso c) del Decreto Supremo N 02-94-JUS.

A pesar de lo anterior, obrando el expediente en la Sala de Propiedad Intelectual enmrito al provedo de fecha 14 de julio de 1997 (fs. 82) que dispuso elevar los actuadosal superior jerrquico como consecuencia del recurso de apelacin interpuesto por lasolicitante en contra de la Resolucin N 8179-97-INDECOPI/OSD, y atendiendo a lafacultad discrecional que consagra el artculo 109 del Decreto Supremo N 02-94-JUSde anular las resoluciones cuando agravien el inters pblico, y a los principios desimplicidad, celeridad y eficacia que inspiran el procedimiento administrativo, estaSala considera pertinente continuar con el anlisis del fondo de la cuestin endiscusin.

4. Lema Comercial. Formas de proteccin

El objeto de toda publicidad en el trfico econmico es la promocin de las ventas. Lapublicidad busca que el potencial consumidor - a travs de informacin o sugestin -concentre su atencin en un producto o en el servicio prestado por una empresa parainducirlo a la compra del producto o servicio. Los medios y mtodos de la publicidadson muy diversos y, entre ellos, el lema comercial constituye un tradicional instrumentopublicitario.

De las formas de proteger el lema comercial, las ms amplias son las conferidas porlas leyes especiales de propiedad intelectual, ya que otorgan derechos exclusivos, es



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decir, derechos que deben ser respetados por cualquiera. Los derechos queprincipalmente resultan aplicables en este caso son el derecho de autor y el derechocomo signo distintivo.

Adicionalmente, es posible conceder una proteccin al lema comercial a travs de lasnormas de represin de la competencia desleal, siempre que se trate de unaapropiacin desleal de los resultados de una empresa ajena, para lo cual sernecesario que el resultado materia de la apropiacin tenga la capacidad de despertarimgenes concretas respecto al origen y calidad de la empresa y que existan otroselementos competitivos.

5. Proteccin del lema comercial por signos distintivos. Marco conceptual

5.1 Doctrina y jurisprudencia comparada

Como se muestra a continuacin, no se observa en la doctrina y jurisprudenciacomparada una postura definida en el tratamiento legal otorgado al lema comercial. Sinembargo, los requisitos para la proteccin de los lemas comerciales en la mayora delos pases son similares a los que se exigen para el registro de las marcas. En lageneralidad de los casos se exige que el lema comercial no constituya una expresinbanal, usual ni descriptiva, debiendo contar con la suficiente fuerza distintiva.

As, cabe mencionar que en Alemania el lema comercial es protegido como unamarca, no existiendo otra clase de registro para tales signos. La jurisprudencia hamantenido dos tesis radicalmente distintas. En una primera etapa, la Oficina Alemanade Patentes registraba como marcas todo gnero de versos y frases publicitarias,incluso aqullos que reproducan un refrn o unos versos populares que no aludan enmodo alguno a los productos del titular del lema comercial. En una segunda etapa, laOficina Alemana de Patentes adopta una actitud ms severa en cuanto a la inscripcindel lema comercial como marca. Ya no se acepta la inscripcin indiscriminada decualquier lema comercial. Por el contrario, la distintividad es lo que permite a undeterminado lema comercial acceder al registro.

La jurisprudencia alemana ms reciente1 ha establecido que los lemas comercialestendrn capacidad distintiva, ya sea porque tienen un elemento independiente quesirve para indicar su origen empresarial o porque la declaracin o forma de expresindel mismo tiene tal grado de fantasa en el trfico comercial que no slo es percibidopor el pblico consumidor como un instrumento de publicidad con cierta originalidad yfuerza diferenciadora, sino que puede ser asociado por s mismo con un determinadoorigen empresarial.

Asimismo, en reiterados fallos se ha considerado que las expresiones descriptivas enrelacin a los productos o servicios a los cuales estar destinado el lema comercial no 1 En Bundespatentgericht, Jahresbericht 1996, p. 52.



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pueden ser admitidas a registro, como ocurre con el lema DIE QUALITT MACHTS(LA CALIDAD LO HACE), ya que son expresiones que no son suficientementedistintivas.2 Por otro lado, se ha constatado que la jurisprudencia alemana no es msproclive a registrar expresiones publicitarias imperativas, siendo muy exigente ademspara el registro de expresiones publicitarias en forma de verso, admitindolas aregistro - al igual que las expresiones publicitarias largas - siempre y cuando sirvanpara indicar un origen empresarial.

Por su parte, la actual doctrina alemana adopta por lo general una posicin acorde a lajurisprudencia alemana, aunque formula algunos lineamientos crticos en torno a dichapostura. Reimer - Truestedt3 acogen la regla general elaborada por la jurisprudencia: ellema comercial slo puede registrarse como marca cuando contiene un elementodotado de fuerza distintiva. La proteccin del lema comercial se contrae por ende alelemento correspondiente dotado de fuerza distintiva, de tal forma que si un terceroreproduce los elementos no distintivos del lema comercial no se estara infringiendo elderecho del titular del lema comercial.

En la doctrina espaola, Fernndez - Novoa expresa con claridad su opinin respectoa las diferencias existentes entre el lema comercial y la marca: El slogan publicitario yla marca son, a mi juicio, figuras diferentes tanto en el plano estructural como en elfuncional. Aunque evidentemente el slogan es una figura de perfiles oscilantes, nohay inconveniente en concebir el slogan como una frase precisa empleada en lapublicidad que llama la atencin del consumidor, es fcil retenible en su memoria ytrata de incitarle a realizar un determinado acto. Y precisamente porque el slogantrata de incitar al consumidor a realizar un determinado acto (adquisicin delproducto o servicio a que se refiere) se comprende con facilidad que el slogan es unmedio publicitario y, por lo mismo, cumple una funcin publicitaria: mediante lautilizacin del slogan la empresa quiere inducir a los consumidores a comprardeterminados productos o contratar determinados servicios.4

La jurisprudencia espaola ha establecido la prohibicin de registrar una marcaconstituida por un slogan publicitario cuando el slogan, ms que distinguir un productoo servicio, se limita a difundir o propagar los mritos o virtudes de estos5 o cuando selimita a proclamar cualidades comunes a otros productos de la misma naturaleza.6

2 Cfr. Erdmann, Schutz von Werbeslogans, GRUR (agosto / sep. 1996), pp. 550 y ss.3 Citado en Fernndez - Novoa, Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Cuarta), de 22 deoctubre de 1973, Actas de Derecho Industrial (1974), 330.4 ob. cit., p. 333.5 Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Espaol de 12 de abril de 1988, en Actas de DerechoIndustrial, Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, Tomo 13, ao 1989-90, p. 341.6 ob. cit., p. 373.



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En los Estados Unidos de Amrica se ha establecido que un lema comercial y engeneral toda combinacin de palabras es susceptible de emplearse como marca, en lamedida en que sean utilizados para distinguir los bienes y servicios de los demscompetidores y no consistan simplemente en palabras comunes que expresen unmensaje corriente o usual en el giro al cual el lema est orientado.

Bajo los principios que inspiran las normas comunes sobre competencia desleal, el usoindebido del lema comercial siempre ha sido objeto de prevencin como una forma deevitar el riesgo de confusin en los consumidores. En ese sentido, se prohibe que uncompetidor pretenda ostentar un derecho de exclusiva sobre una frase de uso comnpor no ser distintiva para los consumidores, como por ejemplo en el caso de SHOPAND COMPARE (COMPRE Y COMPARE) o TWO FOR THE PRICE OF ONE (DOSPOR EL PRECIO DE UNO), criterio que ha formado parte de numerosas resoluciones,entre ellas la contenida en el U.S.P.Q. 278 (T.T.A.B. 1984).

La Junta de Apelacin (The Trademark Trial and Appeal Board) de la Oficina dePatentes y Marcas de los Estados Unidos de Amrica (USPTO) ha establecido enreiteradas ocasiones que para que el lema comercial acceda a registro debe cumplircon ser ingenioso, inteligente, atractivo y contar por lo menos con un mnimo dedistintividad y cierto grado de ingeniosidad en su fraseologa. De no ser as, seconsidera que el lema comercial no es apto para obrar como un elemento distintivo, niser indicativo de la procedencia empresarial del producto o servicio. Es as que loslemas comerciales comunes y altamente descriptivos no son susceptibles de accedera registro.

Otro factor que se toma en cuenta para el acceso de un lema comercial al registro es ladistintividad en cuanto a su estructura. Si su empleo dentro de una determinada formao presentacin no destaca, el lema comercial no funcionar como signo distintivo nipodr registrarse. Lo mismo ocurrir si ste consiste en la forma necesaria paradesignar un determinado producto o servicio, ya que tal hecho implicara interferir conla libertad de los competidores de usar designaciones descriptivas en el comercio.

En la doctrina argentina, los lemas comerciales (denominados frases publicitarias)son conceptualizados como marcas que estn constituidas por palabras con contenidoconceptual y dotadas de sentido en su conjunto. Como afirman Bertone/Cabanellas7, laley argentina exige para la inscripcin de un lema comercial que ste tengaoriginalidad, adicionalmente a los requisitos de distintividad y disponibilidad que dichadoctrina propugna.

Otro requisito que comentan los autores citados para la registrabilidad de un lemacomercial es el de la capacidad publicitaria, entendiendo que el lema comercial debetener aptitud para identificar publicitariamente un producto o servicio. Agregan que la

7 Bertone / Cabanellas, Derecho de Marcas, tomo I, Argentina, 1989, pp. 356 y 357.



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jurisprudencia de ese pas ha expresado criterios variables en cuanto a laregistrabilidad en concreto de diversos lemas comerciales. Expresan que ello nopuede ser de otro modo, por cuanto la apreciacin de la originalidad que constituye elumbral de la registrabilidad es subjetiva.

En Brasil, los lemas comerciales eran objeto de un derecho de exclusiva bajo lavigencia de la antigua Ley de Propiedad Industrial. Bajo la normatividad vigente a partirdel 15 de mayo de 19968, los lemas comerciales slo encuentran proteccin a travsde las normas sobre competencia desleal y, excepcionalmente, por las normas dederecho de autor, siempre y cuando gocen de gran creatividad y originalidad.

En Mxico, los lemas comerciales (conocidos como avisos comerciales) se protegena travs de un sistema de registro ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial(IMPI). El artculo 99 de la Ley de Propiedad Industrial9 de ese pas considera al lemacomercial como toda frase u oracin que tenga por objeto anunciar productos oservicios al pblico, establecimientos o negociaciones comerciales, para distinguirlosfcilmente de los de su especie. La regulacin mexicana del lema comercial secomplementa con las disposiciones sobre marcas en lo que sea aplicable.

5.2 Legislacin nacional aplicable

La Decisin 344 y el Decreto Legislativo 823 definen al lema comercial como todapalabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca (artculo 118segundo prrafo de la Decisin 344 y artculo 189 del Decreto Legislativo 823).

Tanto la norma comunitaria como nuestra legislacin nacional otorgan al lemacomercial una proteccin a travs de las normas de propiedad industrial,especficamente a travs de las normas vinculadas a los signos distintivos. Si bien sele ha otorgado cierta autonoma con respecto a la marca y al nombre comercial, elartculo 122 de la Decisin 344 concordado con el artculo 195 del Decreto Legislativo823 establece que al lema comercial le son aplicables sustantivamente lasdisposiciones comunes concernientes al nombre comercial y especialmente las queataen a la marca.

Dada la ambigedad en la definicin, que presentan tanto la norma comunitaria andinacomo nuestra legislacin nacional, y la disparidad de criterios establecidos en losdiferentes ordenamientos jurdicos que regulan el lema comercial, esta Sala considerapertinente esclarecer el concepto y aplicacin del mismo, a la luz de los criteriosestablecidos por la normatividad aplicable en nuestro pas, para lo cual se har uso delos mtodos de interpretacin existentes y de la clasificacin propuesta por RubioCorrea10.

8 Ley N 9279/96 de fecha 14 de mayo de 1996. Ley de Propiedad Industrial de Brasil.9 Ley de Propiedad Industrial de Mxico del ao 1991, reformada en el ao 1994.10 Rubio Correa, El Sistema Jurdico, Lima 1993, p. 288.



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5.2.1 El mtodo literal

Como la ley se expresa en palabras y stas tienen determinado sentido, estainterpretacin reside en examinar el texto normativo tal como est escrito: palabrasempleadas, vocablos tcnicos o comunes, etc. Es decir, examinar la palabra escritapara conocer el significado de la ley, lo que ella quiere decir al emplear determinadosconceptos, realizando un examen del uso lingstico de la norma.

En buena cuenta, lo que busca este mtodo es dilucidar lo que una determinada normajurdica denota, utilizando reglas lingsticas propias del lenguaje en el cual sta seencuentra escrita.

Aunque se reconoce la utilidad del mtodo literal, en cuanto constituye generalmente elinicio de todo proceso de interpretacin, dicho mtodo resulta de por s insuficientepara llegar al fondo del problema interpretativo.

En la Decisin 344 y en el Decreto Legislativo 823 se entiende por lema comercial lapalabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

As, si se interpretara literalmente lo establecido en tales normas, es decir proteger atoda palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, no selograra desentraar el contenido de la definicin del lema comercial, ya que ningunode los trminos que integran las normas mencionadas son susceptibles de indicar conclaridad ni mucho menos informar al intrprete sobre el verdadero significado del lemacomercial.

Lo nico que se desprende de las normas arriba mencionadas es que el lemacomercial est circunscrito al lenguaje hablado o escrito, a diferencia de lo que sucedecon otros signos distintivos, en los cuales se da cabida a expresiones que nonecesariamente posean un significado que deba ser expresado de acuerdo a lasreglas del lenguaje hablado o escrito.

De otro lado, el trmino complemento (que significa cosa, cualidad o circunstanciaque se aade a otra cosa para hacerla ntegra o perfecta11) alude a la forma en que ellema comercial es utilizado en relacin a una marca determinada, mas no al carcterque el lema comercial debe revestir.

Por lo expuesto, resulta necesario aplicar en forma integral y armnica los otrosmtodos de interpretacin que estn al alcance, con el objeto de arribar a un resultadointerpretativo coherente, acorde a un contexto determinado, para lo cual se utilizarn losdems mtodos de interpretacin que se detallan a continuacin.

11 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola, vigsima edicin, tomo I, Madrid, 1984, p. 347.



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5.2.2 El mtodo lgico

El mtodo lgico propone desentraar el significado de la norma buscando su razn deser intrnseca a partir de la precisin de su ratio legis o, lo que es lo mismo,comprender lo que quiere decir al regular un determinado hecho jurdico a partir de loque l connota. La connotacin implica un juicio valorativo ms profundo, en la medidaen que, a diferencia de lo que ocurre con el mtodo literal que simplemente denota,ste pretende hallar la esencia y funcionalidad de determinado trmino en relacin alpropsito de la norma jurdica interpretada.

Utilizando el mtodo lgico de interpretacin, resulta razonable concluir que el mbitode aplicacin del lema comercial se circunscribe a realzar la distintividad de la marcaque publicita, a diferencia de las funciones encomendadas a los dems signosdistintivos: el nombre comercial distingue las actividades econmicas de una personade las de otras y la marca distingue un producto o servicio de los dems competidoresque actan en el mercado. Es por ello que el lema comercial ha sido objeto de unaregulacin especial, atendiendo a su naturaleza y funcin.

La nocin del lema comercial como un elemento que caracteriza una marca en elmbito publicitario se ve reforzada por el hecho de que, a diferencia del nombrecomercial y la marca, al lema comercial se lo ha limitado al lenguaje hablado o escrito.

Al respecto, Erdmann12 entiende al lema comercial como un instrumento publicitarioper se, a diferencia de lo que ocurre con la marca, la cual recin al adquirir notoriedadasume dicho carcter.

As, lo que las normas pertinentes connotan en relacin al lema comercial es que stetiene como objeto reforzar la funcin encomendada a la marca, - cual es la de distinguiren el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una personade los productos o servicios idnticos o similares de otra persona (art. 81 de laDecisin 344) - a travs del empleo de expresiones denominativas del lenguaje yutilizando mecanismos bsicamente publicitarios.

En consecuencia, el lema comercial deber gozar de la aptitud distintiva necesariapara permitir su diferenciacin en relacin a la marca que publicita, al mismo tiempoque refuerza en la mente del consumidor su vinculacin con el signo al que se asocia.

5.2.3 El mtodo sistemtico

Este mtodo parte de la premisa que el derecho constituye un sistema estructural. Aeste tipo de interpretacin se recurre especialmente cuando la duda no recae sobre elsentido de una expresin o de una frmula de la ley, sino que versa sobre la regulacin

12 Erdmann, Schutz von Werbeslogans, GRUR (agosto / sept. 1996), pp. 550 y ss.



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jurdica del hecho o de la relacin sobre lo que se debe juzgar. Para ello se empleanlos principios generales del derecho y las reglas del derecho positivo.

Por ejemplo, cuando existe contradiccin entre una norma especial y una de derechoen general, prevalece la ley especial y, si ambas fueran normas generales, se aplicaraqulla ms vinculada a lo que es objeto de regulacin.

La interpretacin sistemtica puede realizarse de dos maneras: por comparacin conotras normas y por ubicacin de la norma.

a) Para el mtodo sistemtico por comparacin con otras normas13 el procedimientode interpretacin consiste en esclarecer qu quiere decir la norma, atribuyndole losprincipios o conceptos que quedan claros en otras normas y que no estnclaramente expresados en ella. Este sistema opera tomando un artculo bajointerpretacin y comparndolo con otro que aclara su significado.

Tal como lo establecen tanto el artculo 122 de la Decisin 344 como el artculo 195del Decreto Legislativo 823, las disposiciones sobre lemas comerciales deben serconcordadas con las normas pertinentes sobre marcas.

En consecuencia, la Sala entiende que, de una interpretacin del artculo 81 de laDecisin 344 concordado con el artculo 128 del Decreto Legislativo 823 (aplicablesen virtud del artculo 122 de la Decisin y 195 del Decreto Legislativo) se desprendeque el lema deber ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible derepresentacin grfica.

La perceptibilidad a que aluden las normas mencionadas implica que el lemacomercial debe ser apto para producir una impresin individual y para grabarse enla memoria de los consumidores.

El requisito de ser suficientemente distintivo est referido a la distintividad intrnsecaque debe poseer todo signo para poder acceder a su registro. Por esta razn, unlema comercial de carcter general no puede ser registrado, pues carece de fuerzadistintiva, as como aqullos que estn constituidos sobre la base de trminosgenricos o descriptivos. Tampoco es posible registrar como lema comercial unafrase que sin fantasa alguna se limite a alabar los productos o servicios que deseepublicitar. Estas frases carecen de carcter distintivo en el contexto publicitarioactual.

En tal sentido, la distintividad del lema no puede basarse slo en la presencia deuna marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegara a unasituacin absurda: bastara a la competencia sustituir esa marca por la propia parapoder usar el lema registrado sin cometer infraccin. Ante la disyuntiva de aceptar

13 ob. cit., pp. 261 y ss.



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que una persona se apropie de una expresin que debera ser libremente usada enel mbito publicitario, o que lo nico protegible sea una marca que ya estprotegida, slo cabe pensar que en realidad el lema comercial debe serconceptualmente distintivo, es decir, debe ser apto para poder asociar a la marca unconcepto que refuerce en la mente del consumidor la distintividad de la misma.Adems, si la distintividad slo recayera en la marca se estara desnaturalizando elpropsito encomendado por la ley al lema comercial: que acte comocomplemento de una marca.

La distintividad de un lema comercial que incluye a la marca publicitada le dar aaqul una identidad diferente a sta slo en la medida en que logre desvirtuar latendencia de los consumidores a grabar en su memoria tan solo el nombre de lamarca publicitada.

El requisito de ser susceptible de representacin grfica tiene sentido en relacin ala funcin del lema como elemento que sirve para reforzar el carcter diferenciadorde una marca (especialmente en el mbito publicitario), cuestin que se vereforzada por el hecho de que - como ya se ha sealado - a diferencia del nombrecomercial y de la marca, al lema se lo limita al lenguaje hablado o escrito.

La funcin bsica de los tres requisitos antes mencionados es la de establecer oreforzar la diferenciacin de los distintos signos que interactan en el mercado,exigindose al lema comercial como una condicin bsica de registrabilidad la deser capaz de aplicarse en la publicidad para reforzar la diferenciacin de la marca ala cual se aplica, incrementando lo que en el argot de marketing moderno se conocecomo posicionamiento de la marca.

En efecto, como afirma Ries,14 el posicionamiento no se refiere al producto sino aqu es lo que se debe hacer con la mente de los probables clientes o personas a lasque se quiere abarcar con la publicidad de determinado producto, de manera tal questa sea lo primero que venga a su mente.

Cuando el lema cumple con estos requisitos, es posible conceder un derechoexclusivo a su uso, a menos que incurra en otra de las causales de prohibicin alregistro contenidas en los artculos 120, 82 y 83 de la Decisin 344 concordadoscon los artculos 193, 129 y 130 del Decreto Legislativo 823.

b) El mtodo sistemtico por ubicacin de la norma15 establece que la interpretacindebe hacerse teniendo en cuenta el conjunto, sub-conjunto, grupo normativo, etc., enel cual se halla incorporada, a fin de que su qu quiere decir sea esclarecido por loselementos conceptuales propios de tal estructura normativa. La ubicacin de una

14 Ries, Al Trout, Jack, Posicionamiento. El concepto que ha revolucionado la comunicacin publicitaria y elmarketing. McGraw Hill / Interamericana de Espaa s.p., 1992.15 ob. cit., pp. 263 y s.



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norma en el sistema no es equivalente a decir el cuerpo normativo donde se hallaubicada. La razn de ser de este mtodo est en darle un significado a la norma apartir del medio ambiente de su conjunto, sub-conjunto o grupo normativo. En otraspalabras, del total de principios, elementos, conceptos y contenidos que forman yexplican la estructura normativa en la que est situada la norma a interpretar.

En tal sentido, la Sala advierte que si bien el lema comercial ha sido definido tantoen la Decisin 344 como en el Decreto Legislativo 823 como un complemento de lamarca y es regulado como una figura jurdica independiente a las marcas, esconsiderado tanto en la Decisin como en el Decreto Legislativo como un signodistintivo, y en general, como un elemento de la propiedad industrial (situacin por lodems prevista expresamente en el artculo 3 del Decreto Legislativo 823). Por loanterior, son aplicables al lema los requisitos y consecuencias de todo signodistintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial, en general.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que el registro de un signo otorga a sutitular un derecho de exclusiva, el cual supone - adems de la facultad de utilizarlo enel trfico econmico para designar o publicitar determinados productos o servicios yofrecerlos al pblico (dimensin positiva del derecho) - una facultad de exclusin oabstencin que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensin negativadel derecho), sustrayendo del trfico econmico el uso de los trminos, vocablos,frases o grficos que constituyen el signo en relacin a tales productos o servicios.Esto constituye en ltima instancia una dificultad para que terceros puedan accederal mercado, y por esta razn se excluye del registro a los trminos de carctergenrico y descriptivo.

En consecuencia, de acceder a registro aquellas frases o expresionesdenominativas descriptivas de los productos o servicios que se quieran publicitar oque se limiten a alabar las caractersticas de los mismos o sean banales, se estaraconcediendo un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidorsingular, prohibiendo su utilizacin por parte de terceros, lo que constituira unabarrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente alotorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios.Por ello, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas portodos los competidores que actan en un sector del mercado.

Adicionalmente, no resulta coherente asumir que la Decisin 344 y el DecretoLegislativo 823 han pretendido dejar abierta la posibilidad de que se registren (atravs de su incorporacin en lemas comerciales) denominaciones genricas odescriptivas, ya que ello implicara la transgresin de las disposicionesconcernientes al derecho de marcas.

5.2.4 El mtodo histrico



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a) Interpretacin autntica.- Toda ley tiene antecedentes: exposicin de motivos,actas de comisiones legislativas, trabajos preparatorios, etc. que sealan cul hasido el recorrido de la ley desde que fue pensada hasta convertirse en norma.

Examinando estos antecedentes, se descubre la intencin del legislador, la finalidadque persigue la ley. En muchos casos existen artculos y escritos de los autores de laley que nos descubren su pensamiento, lo que constituye un valioso antecedente.

Como apunta Rubio Correa16, la indagacin del qu quiere decir la norma jurdica sehace recurriendo a los contenidos que brindan los antecedentes jurdicosdirectamente vinculados a ella, buscando descubrir cul fue la intencin que tuvo ellegislador al momento de dictar la norma, es decir, por qu o para qu dio la norma.Las fuentes empleadas en este mtodo son los proyectos legislativos hechos por loscreadores de la norma, las fundamentaciones efectuadas por los proponentes de lanorma, las normas anteriores derogadas, entre otros antecedentes. Se fundamentaeste tipo de interpretacin en que el legislador siempre tiene una intencindeterminada al dar la norma jurdica, llamada intencin del legislador, que debecontribuir decisivamente a explicarnos su sentido, aunque debe quedar claramenteestablecido el hecho de que una vez que la norma jurdica es expedida por ellegislador, la misma cobra autonoma en relacin a su fuente creadora.

La regulacin del lema comercial en el mbito de la normatividad de la ComunidadAndina ha ido evolucionando en el tiempo a travs de la expedicin de las distintasDecisiones que han normado el rgimen jurdico del Acuerdo de Cartagena.

As, bajo la vigencia de la Decisin 85 el lema comercial no era objeto de regulacinexpresa. Posteriormente, con las Decisiones 311 y 313 el lema comercial fueregulado como complemento de una marca, pero sin dejar de reconocerle sunaturaleza de signo distintivo. 17

Por su parte, en lo que respecta a la legislacin de nuestro pas, el lema comercialfue regulado en el Reglamento de la Ley General de Industrias, aprobado porDecreto Supremo N 001-71-IC/DS, como uno de los elementos constitutivos de lapropiedad industrial.18 Posteriormente, con la dacin del Decreto Ley N 26017 -Ley de Propiedad Industrial - el lema comercial fue regulado como un derecho depropiedad industrial.19

16 ob. cit., p. 298.17 Las Decisiones 311 y 313 (artculos 108 y 107 respectivamente) sealaban que los Pases Miembrospodan registrar como marca los lemas comerciales de conformidad con sus legislaciones nacionales(idntica disposicin se encuentra contenida en el artculo 118 de la Decisin 344).18 El Decreto Supremo 001-71-IC/DS precisaba en la parte cuarta correspondiente a Definiciones Operativasque los lemas son las frases suficientemente distintivas que se usan en relacin con las marcas para lapublicidad de los productos.19 El Decreto Ley 26017 en su artculo 3 sealaba que estaban sujetos a las normas de la ley, entre otrosderechos de propiedad industrial, los relativos a los lemas comerciales.



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En el presente caso, no se cuenta con actas, exposicin de motivos u otro tipo deprecedentes referentes a las normas vigentes vinculadas al lema comercial en elmbito andino ni nacional.

b) Interpretacin jurisprudencial.- La Sala ha tenido en consideracin la opinin delTribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en relacin al Proceso N 12-IP-9520

en la parte que interpreta los artculos 72 y 73 de la Decisin 313 contenida en losmismos trminos por los artculos 82 y 83 de la Decisin 344 advirtiendo que ni en elenunciado genrico de posibilidad de registro ni en las citas especficas deirregistrabilidad se citan las frases de propaganda. Por lo tanto, seala que paradeterminar si una frase de propaganda es registrable o no deber acudirse alsentido general de la norma comunitaria a fin de establecer, con base en loselementos consignados en ella, si la frase rene o no los requisitos deregistrabilidad. As, el Tribunal Andino considera que no existe impedimento algunopara que los lemas accedan al registro, pero a condicin de que cumplan con lascondiciones de distintividad y novedad adicionadas con el elemento de originalidady la capacidad para identificar un producto o servicio. Seala que en el examen deregistrabilidad se debe determinar si la frase publicitaria contiene un vicio dedescriptividad del producto a que ella se refiere - lo cual inhabilitara a la frasepublicitaria para registrarse como marca - o si por el contrario, hay presencia deelementos de originalidad y de valor evocativo que hagan posible registrarla.

6. Sentido de la norma andina y nacional

De lo expuesto en los prrafos precedentes, se concluye que el lema comercial es lapalabra, frase o leyenda que es utilizada en el mercado para reforzar la funcinencomendada a la marca, cual es la de distinguir en el mercado los productos oservicios producidos o comercializados por una persona de los productos o serviciosidnticos o similares de otra, constituyndose en un elemento de la propiedadindustrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurdicas de todosigno distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general.

En consecuencia, la categora de signo distintivo otorgada al lema comercial implicaque ste debe ser - al igual que la marca que publicita - perceptible, suficientementedistintivo y susceptible de representacin grfica.

El lema comercial debe ser apto para identificar publicitariamente un producto oservicio, en tanto constituye un mecanismo para crear, consolidar o perpetuar la buenareputacin de la marca que publicita. En tal sentido, no se podr registrar como lemacomercial una frase que sin fantasa alguna se limite a alabar los productos o serviciosque se desee publicitar.

20 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 199 de fecha 26 de enero de 1996, pp. 14 y ss.



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No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretendatransmitir a los consumidores a travs de la conjuncin de las palabras que loconforman constituya una expresin genrica o descriptiva en relacin a los productoso servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstanciadificultara que los competidores puedan promocionar en el mercado otra marca deproducto o servicio.

As, la vinculacin entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que elprimero tiene como funcin primordial publicitar a la segunda. No en vano se le haasignado al lema comercial la nocin de complementariedad respecto de la marca, ascomo la supeditacin de su existencia a la vigencia de la marca que promociona.21

La funcin de complementariedad encomendada al lema comercial implica que stedebe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razn,debe gozar en s mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha funcin.

7. Carcter del lema comercial solicitado. Aplicacin al caso concreto

En el caso del lema comercial solicitado, ste constituye un signo descriptivo,analizado ya sea desde el punto de vista individual de los trminos que lo conforman(SABOR y COLOR), o del concepto que como expresin pretende difundir a losconsumidores al momento de promocionar la marca SIBARITA: dar sabor y color a losalimentos a travs del empleo del producto marcado con esa denominacin, hecho quepor lo dems es una cualidad esperada de los condimentos.

En efecto, la palabra SABOR en el contexto de los condimentos constituye una alusinobvia a la cualidad fundamental que el consumidor busca al adquirirlos, es decir, quesea apto para dar sabor a los alimentos, como sucede con la sal, el comino, el sillao, elorgano, entre otros.

Del mismo modo, el trmino COLOR alude directamente a otra de las cualidadescaractersticas de algunos condimentos, como es su aptitud para dar color a losalimentos, ya que es usual que en la elaboracin de las comidas se pretenda dotar adeterminada preparacin de un color caracterstico que por tradicin suele tener, comosucede por ejemplo con la preparacin del arroz con pollo, el aj de gallina o el

21 Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Aren Laln, quien al comentar la relacin entre el lemacomercial y la marca en el contexto del Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino,considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonoma frente a la marca, aunque lereconoce cierta particularidad: En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario paradistinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto especfico que la marca. De ah que enEuropa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase ovariedad de marcas con una estructura singular (subrayado nuestro). La Proteccin de los SignosDistintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Ao 1996, Nmero 5, Montevideo, Uruguay, p.12.



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estofado, para cuya elaboracin se acostumbra utilizar, respectivamente, el culantro(verde), el palillo (amarillo) y el aj colorado (rojo).

De otro lado, el lema comercial solicitado SABOR Y COLOR constituye una frasesimple, utilizada comnmente en la promocin y publicidad de los condimentos de laclase 30 de la Nomenclatura Oficial; hecho que constituye una consecuencia natural, sise tiene en cuenta que por definicin stos son destinados a sazonar la comida y darlebuen sabor22.

As, la Sala ha tenido en cuenta que las denominaciones SABOR y COLOR soncomnmente utilizadas en el mercado como complemento para publicitar marcas quedistinguen condimentos, como ha quedado acreditado en el presente caso con laforma en que la observante utiliza la marca AJINO SAZN (fs. 37). Adems, conformese ha verificado del Informe de Antecedentes, el trmino SABOR forma parte dediversas marcas registradas para distinguir productos de la clase 30 de laNomenclatura Oficial.

Por lo expuesto, esta Sala considera que el lema comercial solicitado no es losuficientemente distintivo para publicitar la marca SIBARITA, como para sersusceptible de ser registrado, adems del hecho de constituir una expresindescriptiva en relacin a la promocin de condimentos y sazonadores de la clase 30de la Nomenclatura Oficial.

En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibicinestablecida en el artculo 82 inciso d) de la Decisin 344 concordado con el artculo129 inciso d) del Decreto Legislativo 823, careciendo asimismo del requisito dedistintividad establecido - por remisin del artculo 122 de la Decisin 344 concordadocon el artculo 195 del Decreto Legislativo 823 - en el artculo 81 de la Decisin 344concordado con el artculo 128 del Decreto Legislativo 823, razn por la cual noprocede acceder a registro.

8. Publicacin de la resolucin

El artculo 43 del Decreto Legislativo 807 seala que las resoluciones de lasComisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de laPropiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso ycon carcter general el sentido de la legislacin constituirn precedente deobservancia obligatoria, mientras dicha interpretacin no sea modificada porresolucin debidamente motivada de la propia Comisin u Oficina, segn fuera elcaso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

22 Condimento.- (Del lat, condimentum.) Lo que sirve para sazonar la comida y darle buen sabor. Diccionariode la Real Academia de la Lengua Espaola, vigsima edicin, tomo I, Madrid 1984, p. 355.



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La Sala considera que la presente resolucin constituye precedente de observanciaobligatoria en cuanto a la interpretacin del alcance del artculo 118 de laDecisin 344 concordado con el artculo 189 del Decreto Legislativo 823 enrelacin a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, razn porla cual determina que se solicite al Directorio del INDECOPI su publicacin en el DiarioOficial El Peruano.

IV. RESOLUCIN DE LA SALA

Primero: Declarar NULA la Resolucin N 8179-97-INDECOPI/OSD de fecha 24 dejunio de 1997 que declar inadmisible el recurso de reconsideracin interpuesto porFbrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A.

Segundo: Por las razones expuestas, CONFIRMAR la Resolucin N 2102-96-INDECOPI/OSD de fecha 26 de febrero de 1996 en el extremo en que deneg elregistro del lema comercial solicitado, revocndola en la parte en que declarinfundada la observacin formulada por Ajinomoto del Per S.A.

Cuarto: Establecer que la presente Resolucin constituye precedente de observanciaobligatoria en cuanto a la interpretacin del alcance del artculo 118 de laDecisin 344 concordado con el artculo 189 del Decreto Legislativo 823 enrelacin a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, en elsentido que:

Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o leyenda capaz de reforzar ladistintividad de la marca que publicita. En consecuencia, el lema comercial debe teneren s mismo la aptitud distintiva necesaria para que en la mente de los consumidoresse asocie la marca con un concepto que realce su distintividad.

El carcter de complementariedad - en relacin a la marca que publicita - atribuido allema comercial, implica que su distintividad no puede basarse slo en la presencia dela marca registrada al interior del mismo.

No podr registrarse como lema comercial una frase simple, comnmente utilizada enla publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca quese publicita.

Tampoco podr registrarse como lema comercial una frase que sin fantasa alguna selimite a alabar los productos o servicios que se desea publicitar.

Para su acceso a registro, el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitira los consumidores no debe ser genrico ni descriptivo en relacin a los productos oservicios que la marca que publicita distingue. El registro del lema comercial no debe



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convertirse en una va para obtener proteccin legal de denominaciones que, por sergenricas o descriptivas, no podran ser registradas como marcas.

Cuarto: Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicacin de la presente Resolucinen el Diario Oficial El Peruano.

Con la intervencin de los vocales: Ana Mara Pacn Lung, Vctor Revilla Calvo,Isaas Flit Stern y Juan Pedro van Hasselt Dvila.

ANA MARA PACN LUNGPresidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

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Resolucion0422 98 TPI(Lema Comercial)