4. Inventoría y requisitos de patentabilidad: qué se puede -y ......Ser inventor no sólo conlleva derechos económicos, sino que es una cuestión legal. Si se comete fraude, la

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona1

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE PATENTES

4. Inventoría y requisitos de patentabilidad: qué se puede -y qué no se puede- patentar, y qué merece la pena ser patentado

Prof. Pascual SeguraLdo. en química por la Univ. de Valencia; doctor por la UB; investigador postdoctoral en la Univ. de California

Agente de la propiedad industrial de la UB. Fundador y director del Centro de Patentes de la UBVicedecano del Colegio Oficial de Químicos de Cataluña y presidente de su sección técnica Patentes

Elected member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, European Patent Office



Art. 60 CPE. Derecho a la patente europea1. El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce esa actividad principal, la legislación aplicable será la del Estado en cuyo territorio se encuentre el establecimiento del empresario del que dependa el empleado.2. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente europea pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga la fecha más antigua de presentación, siempre que esta primera solicitud haya sido publicada. 3. En el procedimiento ante la OEP se presumirá que el solicitante estálegitimado para ejercer el derecho a la patente europea.

Art. 10 LP1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce.2. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas.3. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquél cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto en el Art. 32.4. En el procedimiento ante la OEPM se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente.

TÍTULO IVINVENCIONES LABORALESArts. 15-20 LP


Propiedad (ownership) vs. 'Inventoría' (inventorship)- El derecho de la patente corresponde al inventor o a su causahabiente (Art. 10 LP). INVENCIONES LIBRES

- Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario (Art. 15 LP) INVENCIONES POR CONTRATO E INVENCIONES LABORALES

En el mundo académico son frecuentes las invenciones realizadas entre coinventores de distintos instituciones, que dan lugar a COPROPROPIEDAD.Además, los inventores tienen derechos sui generis.

Todo ha de estar acordado y firmado antes, para evitar peleas posteriores


CUESTIONES QUE HAY QUE ACLARAR AL PATENTAR- ¿Quiénes son los coinventores (a revisar tras redactar las reivinds.) y cómo se repartirán los beneficios, en su caso?- Respecto a cada coinventor, ¿quién tiene el derecho de propiedad: él como persona o su organización (universidad, OPI, empresa...?. Hay que identificar a todos los copropietarios.- ¿Cómo los propietarios se van a repartir los beneficios (los futuros e inciertos millones de euros), y cómo van a compartir los gastos (los seguros e inminentes miles de euros)?- ¿Qué copropietario va a aparecer como solicitante y seguir la tramitación? En ocasiones es aconsejable que sea uno solo; especialmente si es una universidad pública, por la exención de tasas en la OEPM.- ¿Existen derechos o compromisos anteriores: material transfers agreements, condiciones de financiación, etc?

Tratar la solicitud de patente como confidencial (hasta que se publique), enseñándola sólo mediante confidentiality agreements.


COPROPIETARIOS vs. COINVENTORES vs. COAUTORES- No hay invención sin uno o varios inventores. No se puede patentar sin declarar quién es/son el/los inventor/es. Ser coinventor y ser copropietario de los derechos son cuestiones distintas.

- No es necesario que los coinventores trabajen juntos, pero sí que tengan alguna colaboración o conexión entre ellos. Cada coinventorha de haber contribuido al menos a la concepción de una reivindicación. Los presuntos inventores pueden cambiar durante la redacción o tramitación.

- No es coinventor el que simplemente sigue instrucciones de otro (p.ej. un técnico laboral, ayudante de laboratorio, becario, etc), o el que se ha limitado a ser supervisor o empleador del verdadero inventor.

- Hay que ser mucho más estricto al poner coinventores en las patentes que cuando se ponen coautores en los artículos científicos. Ser inventor no sólo conlleva derechos económicos, sino que es una cuestión legal. Si se comete fraude, la patente podria llegar a ser nula.


Los inventores deben ser "reales"Hay que ser mucho más estricto al poner coinventores en las patentes que cuando se ponen coautores en los artículos científicos. Ser inventor no sólo conlleva derechos económicos, sino que es una cuestión legal. Si se comete fraude, la patente podria llegar a ser nula.

Invención de un único inventor de la UB, que, en el último momento, exigió incluir a diez más "por compromiso".

La solicitud española no se dejó publicar, y no se solicitó una PCT, para no divulgar innecesariamente la invención.


Quiénes son inventores

La concepción es la clave para ser inventor- Sólo los inventores

conciben

- Los demás pueden ponerlo en práctica

Elementos de laconcepción- reconocimiento del

resultado final

- desarrollo del medios para alcanzar el resultado


Sólo son inventores los que han contribuido a laconcepción

Los laborantesque hacen trabajo rutinario

El que meramentepone sus manos

Lo siento, pero(en principio) no soninventoresEl jefe de la

empresa o del laboratorio


Quién es el inventor de cada reivindicación (1)Reivindicaciones de producto (proteina X), procedimiento de preparación y uso.

“Yo he aislado y purificado la proteína X de tejidos humanos.Pero no tengo ni idea de para qué sirve".

Químico

“Yo he mejorado el método de administración de la proteína X, en relación a su farmacocinética.

Biólogo

Laborante"Yo le he dado la proteína X a las ratas y he observado un efecto nuevo e inesperado."


Nuevo uso

Producto per se y procedimiento de preparación

Método de administración preferido (best mode)

Quién es el inventor de cada reivindicación (2)


Desde septiembre de 2012 los inventores ya no han de ser solicitantes para US en las solicitudes PCT [ni en las US]

La “America Invents Act” (legislación norteamericana sobre patentes) incide en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, (PCT). En esencia, desde su próxima entrada en vigor el próximo 16 de Septiembre de 2012, cualquier persona -física o jurídica- podrá figurar como solicitante en una solicitud de patente para los Estados Unidos de América. Por esa razón, a partir de la mencionada fecha, no será necesario que los inventores figuren también como solicitantes en una solicitud PCT. Los inventores, como tales, deberán seguir siendo nombrados en una solicitud PCT [como en cualquier otra], pero ya no tendrán que figurar obligatoriamente -como así sucede en la actualidad-, en calidad de solicitantes. Ello tiene como consecuencia la simplificación de ciertos trámites asociados, como son el requerimiento de firmas en el petitorio de la solicitud o en las autorizaciones a los representantes; o la obligación de firmar la comunicación de retirada de una solicitud internacional, entre otros trámites.

Carlos García Negrete: 91 349 5517Mª. Dolores Bautista García: 91 349 5353Luis Miguel Simón Calonge: 91 349 8543.

Oficina Española de Patentes y MarcasServicio de Patente Europea y PCT


Evitar los típicos errores de inventor, como p.ej. que la invención...- no es nueva- se divulga antes de patentarla- es una solución más compleja que el problema que resuelve- no la acepta el mercado


[54] Prenda del tipo media-panty, con una pierna de recambio

¿Se habrá vendido alguna?


Foolish inventions are very common, specially among the 'backyard inventions'. Fortunately most of them are not exploited!


- Un TÍTULO indivisible, asociado a un DOCUMENTO, que, si está en vigor en un estado, confiere a su titular varios DERECHOS frente a un tercero que no cuente con su consentimiento.

- Aparte de sobre otras cosas (legitimación, pruebas, responsabilidades, etc.), los JUECES deciden si un acto de explotación del tercero infringe o no los derechos del titular.

- Ello conlleva decidir si el producto o procedimiento implicado en la actividad del tercero -LA REALIZACIÓN CUESTIONADA- cae o no dentro del ALCANCE DE LA PROTECCIÓN de alguna reivindicación que se considere válida (no se haya anulado).

- Cuando el tema tiene cierta complejidad técnica, el JUEZ precisa de técnicos (PERITOS) que le ayuden a interpretar -y comparar- la realización cuestionada y las reivindicaciones, dando su opinión sobre si la primera cae o no dentro del alcance de la protección de las reivindicaciones.

Reiv. 1

realización cuestionada (producto, procedimiento)

Acto de explotación del tercero no autorz. (Arts. 50 LP y ss.)

Reiv. 2

... ?


Prior art :

Invention embodiment: A mixture having (or including, or containing, etc.)lettuce and tomato.

+ many other isolatedvegetables or fruits

Patent claim: An edible mixture comprising lettuce and tomato [ + anything else; this is implicit ]

( This is a definition of a product )

( This is a definition of an excluding right )

Understanding the meaning of comprising in patent claims

WHY?


Patent claim: An edible product comprising lettuce and tomato.

The industrial or commercial exploitation of any of these products would bean infringing act of the claim:

Even if any of these products were patentable (new, inventive, etc.), its patent would be dependent from (i.e. potential infringement of) the first dominating claim

However the exploitation of this product would not be an infringing act of the claim, because the product does not have one of the claim elements [the tomato]


Typical drafting of claims with a dependency line/chain

Claiming areas

(protection scopes)

Military analogy: A fortress with 'fallback' positions, prior art being 'the enemy'

A non militaryanalogy: onion layers are claims


2. Product comprising A + B + C +[a]

3. Product comprisingA + B + C + D +[a]

1. Product comprising A + B + [anything else]Regla de la simultaneidad de todos los elementos (all elements rule): Una reivindicación se infringe por un acto prohibido de explotación [en ES definido en Arts. 50-51 LP] asociado a una realización cuestionadasi, y sólo si, la realización cuestionada reproduce simultáneamente [literalmente o por equivalencia] todos los elementos/limitaciones de la reivindicación.

En este ejemplo, las tres reiv. se infringen por una realización cuestionada que tenga elementos adicionales (p.ej. A + B + C + D + E). Pero no se infringe ninguna cuando falta un elemento común (como sucede p.ej. con la "subcombinación" A + C + D + E).

Regla básica de la infracción de una reivindicación Reivs. dependientes: simplificanción del análisis de nulidad/infracción

Línea de dependencia: 1 ← 2 ← 3


La razón genuina para solicitar patentes

Para disfrutar -o licenciar- el derecho a impedir la explotación de la invención de forma eficaz, lo que se presumirá si, y sólo si:- La invención es susceptible de ser imitada.- Se confía en poder detectar la eventual infracción.- Se confía en poder probar la eventual infracción.- Se confía en que la posible condena del infractor compensaría los gastos y molestias en patentar, pleitear, etc.- Se considera que la invención es patentable.- Se confía en convertir las solicitudes de patentes en patentes concedidas y válidas en los países de interés


Otras buenas razones para solicitar patentes(en circunstancias en que no importa la validez o eficacia)

- Para obtener desgravaciones fiscales por inversión en I+D+i (p.ej. en el impuesto de sociedades, mediante el patent box, etc.)- Para publicar a voluntad y precio moderado, con intención de impedir que otro lo patente (alternativa a las publicaciones defensivas, p.ej. nota en Research Disclosure). No tiene sentido si se hacen publicaciones científicas.

- Para embellecer una licencia de know how acompañándola de una licencia de patente.

- Para dar una imagen tecnológica avanzada, que impresione y pueda servir para obtener homologaciones o subvenciones.

- Por motivos de marketing: animar a empleados y vendedores, poder marcar "patent pending", etc.- Para confundir a competidores respecto a los verdaderos intereses del solicitante.

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona23 Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

When looking for a valuable patent protection, the question "Is there anything patentable among these R&D results?" is WRONGIf the results are original, one can always find something patentable; but it may be minor and worthless.

See the following example:

The RIGHT question is: "From this knowledge (R&D results, etc.) are we able to find out any invention which is worth being patented?"

WORTHYPATENT

APPLICATION


Inventors/applicants knowledge- "Positive" experiments (those that "work", preferably ordered by their activity)

- "Negative" experiments (those that "do not work". They are not part of the invention, but they may be useful to define limits (comparative examples) and/or as inventive step arguments

- Technical ideas/drawings related to de invention

- Business considerations (PATENTS ARE ABOUT MAKING MONEY!), often provide from non-inventors (e.g. managers or marketing people)

- Known prior art

- Etc.

?

Are we able to draft claims which are worth being patented? (out of inventors/applicants knowledge and our own skills)

Inventions, i.e. claims- products/entities,

- processes of making products,

- other processes/methods, including "uses"

claims which are:

... technical solutions to technical problems (have technical character and industrial applicability)

... patentable (are novel, involve inventive step, are supported by the description, etc.)

... enforceable before courts (to deter imitation or to prosecute infringers), and

... protecting against imitation of some profitable activity (to provide a competitive advantage)

This is the question!


Half page advertisements on newspapers

!! ??



Five "X" relevant to Claim 1


Examiners are neither applicant's adversaries nor applicant's advisors

In other words: If initial claim 1 is withdrawn, then claim 2, renumbered as claim 1, would be considered new and inventive, and it would be accepted in a two-part format.


La patente europea "se ha concedido"... pero ¿qué protege?


El preámbulo (antes del "caracterizada") era la Reiv. 1 de la solicitud, y estaba enteramente comprendido en el estado de la técnica. La parte caracterizadora(después del "caracterizada") se ha añadido para que la nueva Reiv. 1 se considere patentable (solo la Reiv. 2 era patentable).

Old claim 2 in Appln. ¿Cuánto vale?


Art. 78 CPE. Requisitos que debe cumplir la solicitud de patente europea1. La solicitud de patente europea deberácontener:a) una petición de concesión de una patente europea,b) una descripción de la invención;c) una o varias reivindicaciones;d) los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones;e) un resumen (abstracts) y cumplir las condiciones previstas en el Reglamento de Ejecución.

2. La solicitud de patente europea darálugar al pago de la tasa de depósito [115 EUR + 14 EUR/p>35 en 2012] y de la tasa de búsqueda [1.165 EUR]. Se consideraráretirada la solicitud si la tasa de depósito o la tasa de búsqueda no se hubieran satisfecho dentro de los plazos establecidos [aunque se retire, sirve como solicitud prioritaria, según el Convenio de París Art. 4.A(3) "... cualquiera que sea la suerte posterior de la solicitud"]

Art. 21 LP (solicitud de patente española)1. Para la obtención de una patente serápreciso presentar una solicitud, que deberácontener:a) Una instancia dirigida al Director de la OEPM.b) Una descripción del invento para el que se solicita la patente. c) Una o varias reivindicaciones. d) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones, y e) Un resumen de la invención.

3. La presentación de la solicitud dará lugar al pago de las tasas establecidas en la presente Ley [basta con la tasa de solicitud, 73 EUR/ 62 EUR electrónica, independientemente del número de páginas o de reivindicaciones].

4. Tanto la solicitud como los restantes documentos que hayan de presentarse ante la OEPM deberán estar redactados en castellano y habrán de cumplir con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.


LA REIVINDICACIÓN COMO UNIDAD DE PROTECCIÓNDado que las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección (cf. Art. 84 CPE, Art. 26 LP), con indicación de las características técnicas [o elementos, o limitaciones] de la invención (Regla 29 CPE, Art. 7 RLP), estrictamente, una patente intenta proteger tantas "invenciones" (entelequias indefinidas) como reivindicaciones tiene. Cada reivindicación por separado confiere sus propios derechos, y es susceptible de ser infringida y de ser declarada nula.

Art. 112.2 LP: "Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación." (cf. Sent. AP Bcn-15, 8.10.2004, "patines").

A las patentes del EPI no se les aplica el Art. 112.1 LP (causas de nulidad) pero sí se les aplica Art. 112.2 LP (no nulidad parcial). Además, la infracción de las patentes del EPI se juzga según el nuevo sistema de patentes (cf. Disp. Trans. 7ª LP).


Art. 64 CPE. Derechos conferidos por la patente europea

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la publicación de la nota de concesión y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida en ese Estado.

2. Si el objeto de la patente europea consiste en un procedimiento, los derechos conferidos por esa patente se extienden a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

3. Cualquier violación de una patente europea se juzgará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional.

LP - Título VI - Efectos de la patente y de la solicitud de patente

Art. 50 LP. (actos que constituyen infracción directa; cf. Art. 28 ADPIC )

Art. 51 LP. (actos que constituyen infracción indirecta)

Art. 52 LP. (actos que constituyen excepciones a la infracción)

Art. 53 LP. (privilegio del granjero)

Art. 54 LP. (derecho de uso previo y agotamiento del derecho en la venta)

Art. 55 LP. (no "cobertura" frente a la infracción de patente anterior)

Art. 56 LP. (dependencia entre patentes)

Art. 59 LP. (protección provisional conferida por la solicitud publicada)

Art. 60 LP = Art. 69 CPE (extensión de la protección y reivindicaciones)

Art. 61.2 LP (inversión de la carga de la prueba; cf. Art. 34 ADPIC)


Art. 28 ADPIC. Derechos conferidos1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia (subject matter) de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente; [no menciona la posesión]

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento [no menciona el ofrecimiento de la utilización]

y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación [no menciona posesión] para estos fines de, por lo menos [pueden ser más, p.ej. en US], el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento

Art. 50 LP1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente [de la reivindicación] o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

b) La utilización de un procedimientoobjeto de la patente [de la reivindicación]o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente [de la reivindicación] o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.


LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA REIVINDICACIÓN A SU TITULAR DEPENDEN DE SU CATEGORÍA (Art. 50 LP)

El titular tiene el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento...a) Si la reivindicación es de PRODUCTO o ENTIDAD:- su fabricación- su ofrecimiento- su introducción en el comercio- su utilización- su importación- su posesión

b) Si la reivind. es de PROCEDIMIENTO, MÉTODO o ACTIVIDAD:- la utilización del procedimiento y el ofrecimiento de esta utilización

c) Si la reivindicación es de PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO (típicamente químico o biológico, pero también electromecánico o informático):- Los mismos derechos que si la reiv. fuese de producto, pero sólo para el producto directamente obtenido por el procedimiento

Consecuencia: Cuando sea posible hay que introducir reivindicaciones de producto, intentando proteger al producto comercial


Qué se puede patentar (dos categorías de reivs.)

UN PRODUCTO O ENTIDAD- ELECTROMECÁNICO (el más general)- QUÍMICO ( material; puro o mezclado ; reserva LP/CPE )- FITOSANITARIO ( = químico para tratamiento de plantas; CCP)- FARMACÉUTICO ( = para terapia humana o animal; CCP, reserva LP/CPE)- ALIMENTARIO ( = químico para alimentación; reserva CPE, no en LP)- MICROBIOLÓGICO ( = vivo y microscópico; reserva LP, no CPE) - MATERIA BIOLÓGICA ( = autorreplicable ; Ley 10/2002)- INFORMACIÓN GENÉTICA o con este tipo de información (Ley 10/2002)

UN PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDAD- CUALQUIER ACCIÓN O CONJUNTO DE ACCIONES (a menudo secuenciales) CON PRODUCTOS O CON OTROS PROCEDIMIENTOS

Resultan singulares las actividades de:- OBTENCIÓN DE PRODUCTO QUÍMICO (Art. 50 LP)- UTILIZACIÓN DE PRODUCTO QUÍMICO CON UNA INTENCIÓN


Kinds / classes / categories of claims at EPO & USPTO

EPO (case-law based) USPTO (statutory)

----------------------------------------------------- ---------------------------------------------

product (chem, pharma, bio) composition of matter

entity apparatus (machine, system...) machine

" " (object, article...) article of manufacture

process/method to obtain process/method of making

process/method (in general) process/method of doing

activity " " (non-medical use) " " "

medical-use (purpose-limited method of treatment of a patientproduct claim)


Formato de reivindicación en generalPreámbulo/sujeto (palabras introductoria que identifican su categoría):

- Substantivo (aparato, dispositivo, sistema, composi-ción, procedimiento/método, etc.) [uno o más adjectivos] [para uno o varios propósitos]...

Frase de transición: que comprende [mejor que tiene, incluye, etc.]

Cuerpo : resto de elementos, características técnicas o limitaciones

Puntuación típica. Reivindicaciones dependientesPreámbulo/sujeto [, coma] frase de transición:[dos puntos] elemento 1;[punto y coma] elemento 2,[coma] y elemento 3.

1. Dispositivo que comprende: un lápiz [,] y una luz unida al lápiz.

2. Dispositivo según [mejor que "de acuerdo con"] la reivindicación 1, - donde la luz se puede separar del lápiz.

- que [además] comprende un borrador unido a un extremo del lápiz.


Formato de reiv. en dos-partes (Jepson in US)Preámbulo: Sujeto y elementos que preferiblemente forman una única realización del estado de la técnica. Se admite implícitamente que su conjunto forma parte del estado de la técnica (lo que puede ser indeseable)

Frase de transición: characterizado por/porque

Parte caracterizadora : elementos, características técnicas o limitaciones que se añaden a los del Preámbulo. La protección viene determinada por todos los elementos juntos de ambas partes ("Regla de la simultaneidad de todos los elementos").

Un/Una/Unos/Unas .... el/la/los/lasLa primera vez que se introduce un elemento, se usa el artículo indefinido "un/una". Después para referirse a ese elemento se una el artículo definido "el/la" o bien "dicho/dicha". Actualmente se considera que "dicho/dicha" es una jerga pasada de moda, mientras "el/la" hace que el lenguaje de las reivs. sea más accesible a los no-profesionales (cf. p.ej. "WIPO Patent Drafting Manual", 2009)


Reivindicación con Grupo de MarkushAunque se pueden usar en electromecánica, son más frecuentes en química. Se caracteriza por tener al menos un "grupo de Markush", es decir, un grupo "cerrado" de alternativas que se introduce con un "consisting of". En US se admiten grupos "menos cerrados" introducidos con un "consisting essentially of".

Es muy típica la redacción: "... wherein said A is selected from the group consisting of A1, A2, A3 and A4".

¡CUIDADO! ¡No dejarse ninguna alternativa viable fuera del grupo!

Evidentemente se puede reivindicar como cuatro reivs. separadas, pero resultaría más caro.

Es típico para definir productos químicos mediante fórmulas generales (también llamadas fórmulas de Markush) cuyas variables se seleccionan de grupos formados por un número cerrado de posibilidades. Es un estilo que ayuda mucho a dar apariencia de unidad de invención.


= reiv. independiente

comprende (no: incluye, tiene, está compuesto por...)

dependencia simple dependencia múltiple

grupo Markush


Art. 69 CPE. Alcance de la protección

1. El alcance (extent) de la protecciónque otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.

2. Para el período que va hasta la concesión de la patente europea, el alcance de la protección conferida por la solicitud de patente europea estarádeterminado por las reivindicaciones contenidas en la solicitud tal como haya sido publicada. Sin embargo, la patente europea, tal como se haya concedido omodificado en el curso del procedimiento de oposición, de limitación o de nulidad, determinará esta protección con efectos retroactivos en tanto que no haya sido ampliada.

cf. Art. 84 EPC. Claims

Art. 60 LP

1. La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones.

2. Para el período anterior a la concesión de la patente, la extensión de la protección se determina por las reivindicaciones de la solicitud, tal como ésta hubiera sido hecha pública. Esto no obstante, la patente, tal como hubiere sido concedida [no hay oposición ni limitación; la única modificación que se considera de una reivindicación es su declaración de nulidad, cf. Art. 112 LP], determinará con carácter retroactivo la protección mencionada, siempre que ésta no hubiere resultado ampliada.

cf. Art. 26 LP


Protocolo interpretativo del Artículo 69 CPE (no está en la LP, pero se considera aplicable a patentes españolas por la vía nacional)

Art. 1. Principios generales.

El Art. 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones [posible interpretación no literal o por equivalencia] y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El Art. 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante [equidad] de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros [seguridad jurídica].

Art. 2. Equivalentes [introducido en la revisión de 2000]

Para determinar la extensión de la protección otorgada por la patente europea, deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones. [Análisis elemento-por-elemento, element-by-element analysis]


Art. 84 CPE. Reivindicaciones

Las reivindicaciones definen el objeto(the matter) para (for) el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

[La reiv. no define "la invención", sino "la materia/el objeto" que se quiere proteger]

Art. 82 CPE. Unidad de invención

La solicitud de patente europea no podrácomprender más que una sola invención oun grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

Art. 83 CPE. Descripción de la invención

La invención [la materia] debe ser descrita en la solicitud de patente europea de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda aplicarla.

Art. 26 LP

Las reivindicaciones definen el objeto por [para] el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.

Art. 24 LP

1. La solicitud de patente no podrácomprender más que una sola invención oun grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.2. Las solicitudes que no cumplan con lo dispuesto en el apartado anterior habrán de ser divididas [ !!??] ...

Art. 25 LP

1. La invención [la materia] debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.

2. (descripción de materia biológica)


Art. 52 CPE. Invenciones patentables1. Las patentes europeas se concederán para cualquier invención en todos los ámbitos tecnológicos, a condición de que sea nueva, que suponga una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial.

EPC Rule 27. Patentable biotechnological inventions

Biotechnological inventions shall also be patentable if they concern:(a) biological material which is isolated from its natural environment or produced by means of a technical process even if it previously occurred in nature;

(b) plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety;

(c) a microbiological or other technical process, or a product obtained by means of such a process other than a plant or animal variety.

Art. 4 LP.1. Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial aún cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

2. La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.

3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por "materia biológica" la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por "procedimiento microbiológico", cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.


Implementing Regulations to Part II of the EPC (no official translation of EPC IRs Chapter V. Biotechnological inventions into Spanish is available)

EPC Rule 26. General and definitions

(1) For European patent applications and patents concerning biotechnological inventions, the relevant provisions of the Convention shall be applied and interpreted in accordance with the provisions of this Chapter. Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions shall be used as a supplementary means of interpretation.(2) "Biotechnological inventions" are inventions which concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used.(3) "Biological material" means any material containing genetic information and capable of reproducing itself or being reproduced in a biological system.(4) "Plant variety" means any plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a plant variety right are fully met, can be:(a) defined by the expression of the characteristics that results from a given genotype or combination of genotypes, (b) distinguished from any other plant grouping by the expression of at least one of the said characteristics, and(c) considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged.(5) A process for the production of plants or animals is essentially biological if it consists entirely of natural phenomena such as crossing or selection.(6) "Microbiological process" means any process involving or performed upon or resulting in microbiological material.


Art. 52 CPE. Invenciones patentables(cont.)

2. No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;b) las creaciones estéticas;c) los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los programas de ordenador;d) las presentaciones de informaciones.

3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos enumerados en el mismo solamente en la medida de que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerado como tal.

Art. 4 LP.

4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apdos. anteriores, en part.:a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores. d) Las formas de presentar informaciones.

5. Lo dispuesto en el apartado. anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.

Diferente texto entre CPE y LP -> diferente práctica entre EPO y OEPM


EP 767419 B1 (T 935/97)

En algunas circunstancias (métodos con carácter técnico) los programas de ordenador no están excluidos de patentabilidad en la EPO


Art. 53 CPE. Excepciones a la patentabilidad. No se concederán las patentes europeas para:a) las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que estéprohibida en todos los Estados Contratantes o en varios de ellos por una disposición legal o reglamentaria;b) las variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, no aplicándose esta disposición a los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos;c) los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, no aplicándose esta disposición a los productos, en particular las sustancias o composiciones, para la aplicación de uno de estos métodos.

Art. 4 LP (cont.)

6. No se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial en el sentido del apdo. 1, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

Art. 5 LPNo podrán ser objeto de patente:1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que estéprohibida por una disposición legal o reglamentaria. En particular, no se considerarán patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior: (cont.)


Art. 5 LP (cont.) no se considerarán patentables:

a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinariasustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.

3. Los procedimientos esencialmente biológicosde obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección. (cont.)

EPC Rule 28. Exceptions to patentability

Under Art. 53(a), European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which, in particular, concern the following:

(a) processes for cloning human beings;

(b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings;

(c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes;

(d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes.


Un animal transgénico no se considera una raza/variedad. Y, aunque se le haga daño, no va contra la moral si es con fines médicos.

NON PATENTABLE

PATENTABLE


Rule 29 EPC. The human body and its elements

(1) The human body, at the various stages of its formation and development, and the simple discovery of one of its elements, including the sequence or partial sequence of a gene, cannot constitute patentable inventions.

(2) An element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, including the sequence or partial sequence of a gene, may constitute a patentable invention, even if the structure of that element is identical to that of a natural element.

(3) The industrial application of a sequence or a partial sequence of a gene must be disclosed in the patent application.

Art. 5 LP (cont.)

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.4. El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen. Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aún en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.


Art. 54 CPE. Novedad (novelty / Neuheit / nouveauté)

1. Se considera que una invención es nuevacuando no está comprendida en el estado actual(?) de la técnica (state of the art).

2. El estado actual de la técnica estáconstituido por todo lo que antes de la fecha de depósito de la solicitud de patente europea se haya hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, una utilización o por cualquier otro medio.

3. Se entiende también comprendido en el estado actual de la técnica el contenido de solicitudes de patente europea tal como hayan sido presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el párrafo 2 y que sólo hayan sido objeto de publicación en dicha fecha o en una fecha posterior.

Continúa con (4) y (5), sin equivalente en LP

Art. 6 LP

1. Se considera que una invención es nuevacuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

3. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior.


La novedad como requisito de patentabilidad

El Art. 54 CPE define el concepto de novedad en función del concepto “estado de la técnica” y define “estado de la técnica” mediante las tres frases siguientes que se comentarán en detalle:

a) todo lo que se ha hecho accesible al público

b) mediante una descripción escrita u oral, mediante uso o cualquier otro medio

c) antes de la fecha de presentación


Art. 54 CPE. Novedad (cont.)

4. Lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier sustancia o composición comprendida en el estado actual de la técnica para la utilización en uno de los métodos indicados en el Art. 53 (c) [cirugía, terapia, diagnosis], a condición de que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado actual de la técnica. [reiv. de primer uso médico, al estilo producto-limitado-por-su- propósito]

5. Los párrafos 2 y 3 no excluirán ya la patentabilidad de una sustancia o un compuesto de los señalados en el párrafo 4 para toda utilización específica en todo método de los señalados en el Art. 53 (c), a condición de que esta utilización no estécomprendida en el estado actual de la técnica. [reiv. de segundo/subsiguiente uso médico, con el mismo estilo].

En la LP no hay artículos con contenido comparable a los 54(4) y 54(5) del CPE. Ello ha servido para justificar la no aceptación en la OEPM de las purpose-limited product claims, ni para el primer uso médico, ni para el segundo/subsiguiente uso médico.

No obstante, en la OEPM se aceptan reivs. de segundo uso médico redactadas al estilo suizo: "Uso para la preparación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad".

Las reivs. al estilo suizo ya no se aceptan en la EPO desde comienzos de 2011 (tres meses tras la publicación de la decisión G 2/08 Dosage Regime/Abbot Respiratory en el OJ, el 28.10.2010)


Art. 55 CPE. Divulgaciones inocuas1. No se tomará en consideración para la aplicación del Art. 54 una divulgación de la invención si ha tenido lugar dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de patente europea y haya sido consecuencia directa o indirectamente:a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante, ob) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención enexposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio relativo a Exposiciones Internacionales firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.2. En el supuesto previsto en la letra b) del párrafo 1, este último sólo será aplicable cuando el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y presente en apoyo de su declaración una certificación dentro del plazo y en las condiciones previstas por el Reglamento de ejecución.

Art. 7 LP No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud en la OEPM haya sido consecuencia directa o indirecta:a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas.En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración, aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.c) De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento


Art. 56 CPE. Actividad inventiva(inventive step / Erfinderische Tätigkeit / activité inventive)

Se considera que una invención entraña una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el Art. 54, párrafo 3, no serán tomados en consideración para apreciar la actividad inventiva.

Art. 57 CPE. Aplicación industrial(industrial application / Gewerbliche Anwendbarkeit / application industrielle)

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrialcuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

Art. 8 LP

1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el Art. 6, apdo. 3, no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

Art. 9 LP

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial[i.e. tiene aplicabilidad industrial] cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.


Actividad inventiva Art. 56 CPE (art. 8 LP)

Se considera que una invención implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, aquélla no resulta obvia para un experto en la materia.

Para determinar la actividad inventiva es esencial determinar: ¿Quién es el experto en la materia? ¿Qué habría hecho el experto en la materia?

Si el estado de la técnica también incluye documentos según el artículo 54(3) (solicitudes no publicadas), éstos no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.


INDICIOS POSITIVOS DE ACTIVIDAD INVENTIVA(Sólo esgrimibles para apoyar algo que no es claramente obvio)Problema planteado desde hace mucho tiempo, sin encontrar ninguna

solución.Intentos fallidos de terceros para resolver cierto problema del estado

de la técnica.Superación de un prejuicio en el estado de la técnica (libros de texto).Sinergia.Efecto sorprendente.Nueva dirección en un desarrollo técnico (alejándose de un estado de

la técnica que points away).Éxito comercial (basado en razones técnicas y no de márketing)

INDICIOS NEGATIVOS DE ACTIVIDAD INVENTIVAUso de un producto conocido en un área diferente del estado de la

técnica (uso análogo).Uso de un material recientemente conocido, cuando sus propiedades lo

hacían previsiblemente útil (substitución análoga).


Planteamiento problema-solución

Base legal: La solicitud debe describir la invención de tal manera que el problema técnico y su solución puedan ser comprendidos.

La utilización del planteamiento problema-solución no es una condición sine qua non.

CONSTA DE TRES PASOS:Paso 1: Determinar el estado de la técnica más próximo a la invención, y las características que diferencian a ésta de aquél.

Paso 2: Determinar el problema técnico (objetivo) que pretende resolver la solicitud.

Paso 3: Evaluar si la invención reivindicada (solución al problema) era o no obvia para el experto en la materia en vista del estado de la técnicamás próximo.


Art. 100 CPE. Motivos de oposición

La oposición sólo podrá basarse en los siguientes motivos:

a) El objeto de la patente europea no sea patentable con arreglo a los Artículos 52 al 57;

b) La patente europea no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda explotarla;

c) El objeto de la patente europea exceda del contenido de la solicitud tal como fue presentada, o, si la patente hubiere sido concedida sobre la base de una solicitud divisionaria o de una nueva solicitud presentada en virtud del Art. 61 exceda del contenido de la solicitud inicial tal como fue presentada. (cf. Art. 123.2 CPE. Modificaciones)

Art. 112 LP

1. Se declarará la nulidad de la patente:

a) Cuando se justifique que no concurre, respecto del objeto de la patente, alguno de los requisitos de patentabilidadcontenidos en el Título II de la presente Ley.

b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completapara que pueda ejecutarla un experto sobre la materia.

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida como consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una solicitud presentada en base a lo dispuesto en el Art. 11, cuando el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud inicial tal como ésta fue presentada. (cf. Art. 41.3 LP)


Art. 138 CPE. Causas de nulidad

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 139, la patente europea sólo podrá ser declarada nula, con efectos para un Estado Contratante, en los siguientes casos:...e) cuando el titular de la patente europea no tuviera derecho a obtenerlaen virtud del párrafo 1 del Art. 60.

2. Si las causas de nulidad sólo afectan parcialmente a la patente europea, ésta quedará limitada en forma de la modificación correspondiente de las reivindicaciones y se declararáparcialmente nula.

3. En los procedimientos ante el tribunalo la administración competente relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente estará autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones. La patente así limitada servirá de base al procedimiento.

Art. 112 LP (cont.)

d) Cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla conforme a lo dispuesto en el Art. 10, apdo. 1.

2. Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación.

3. Cuando la nulidad sea parcial, la patente seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que pueda constituir el objeto de una patente independiente. [la última frase está vacía de contenido]

[Es controvertida la manera de ejercer el derecho del Art. 138.3 CPE en España, con las vigentes LP y LEC]


Acción de nulidadArt. 113 LP1. Podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se consideren perjudicados, así como la Administración Pública. Esto no obstante, en el caso previsto en el apartado 1, letra d), delartículo anterior sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente.2. La acción de nulidad podrá ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta. [3]4. No podrá demandarse ante la jurisdicción civil la nulidad de una patente, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa.

Art. 114 LP1. La declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida, considerándose que ni la patente ni la solicitud que la originó han tenido nunca los efectos previstos en el título VI de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.2. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la patente, hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:a) A las resoluciones sobre violación de la patente que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas con anterioridad a la declaración de nulidad.b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.3. Una vez firme, la declaración de nulidad de la patente tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos.


Art. 123 CPE. Modificaciones

1. La solicitud de patente europea o la patente europea podrá modificarse en los procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes de conformidad con el Reglamento de Ejecución. En todo caso, el solicitante, a iniciativa propia, podrámodificar la solicitud una vez al menos.

2. La solicitud de patente europea [doc. A1/A2] o la patente europea [doc. B1] no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado.

3. La patente europea [doc. B1] no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere.

Posible trampa mortal, p.ej. cuando en B1 se añadió materia sin fundamento respecto a la A1, limitando las reivs. contra el Art. 123(2). Ya no se puede eliminar esa materia, pues ensancharía las reivs. violando Art. 123(3). La patente es necesariamente nula.

Art. 41 LP

1. Salvo en los casos en que se trate de subsanar errores manifiestos, el solicitante sólo podrá modificar las reivindicaciones de su solicitud en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así se permita expresamente por la presente Ley.

2. El solicitante podrá modificar las reivindicaciones conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre su solicitud en el Registro de patentes.

3. La modificación de las reivindicaciones no podrá suponer una ampliación del contenido de la solicitud.

[No hay un artículo correspondiente al Art. 123(3) CPE, pues en el procedimiento general español no hay oposición, y la que así se llama en el procedimiento con examen previo, no es tal ]


'ENVIAGRADOS Los efectos colaterales de la pastilla azul a los diez años de su nacimiento."VIAGRA ® nació para ayudar a los afectados de disfunción eréctil y se ha convertido en moda para muchos. A sus casi diez años de vida, los efectos colaterales de las pastillas sexuales son ya asunto social: uso abusivo, disgustos de pareja y malestar por hacer del acto competición y negocio." (EL PAÍS SEMANAL 14.10.2007)

Otro "efecto colateral" de sus diez años en el mercado será la aparición de genéricos de sildenafilo en España en 2008, si las patentes no lo pueden retrasar (al menos hasta 2013, como donde hay reivindicación de producto sobre el principio activo).


EP 463.756 B1 (1/4): de la primera familia de patentes de Pfizer sobre sildenafilo


Validación en España de la EP 463.756 B1: primera familia de patentes de Pfizer sobre sildenafilo



sildenafil


producto químico intermedio (no farmacéutico)

reivindicación de segundo uso terapéutico a la suiza

reivindicación al estilo primer uso terapéutico

Estos tipos de reivindicaciones no eran patentables en España hasta el 7.10.1992. Pero está sub-judice una interpretación contraria, basada en el ADPIC




¡Hasta el 7.10.1992 ESPAÑA Y GRECIA FUERON DIFERENTES!

producto químico intermedio

(no farmacéutico)


Certificado Complementario de Protección (CCP) de sildenafilo en España, que extende la protección relativa al mismo de la patente ES 2.071.919 (validación en España de EP 463.756 B1) hasta el 14.09.2013

(BOPI 1.03.2002)


Supuestas erecciones inesperadas en los ensayos de Fase 1 con sildenafilo

CENSURADO

Reivindicaciones de uso terapéutico (Method of treatment claims in USA)


EP 702.555 B1 (1/2): de la segunda familia de patentes de Pfizer sobre sildenafilo

Anulada en GB y luego en la EPO


EP 702.555 B1: segunda familia de patentes de Pfizer sobre sildenafilo - ANULADA

profético (sin pruebas)

¡No patentables! (equivaldrían a proteger el mecanismo de acción)



Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3 (Contencioso-Administrativo) de 2010.11.04. Pfizer vs OEPM.

"Fundamento de Derecho 6º...(cont) "... debe prevalecer sobre el CPE el reconocimiento expreso por parte del ADPIC de la posibilidad, no ya de admitir las reivindicaciones de productos farmacéuticos, sino de hacerlo para aquéllos supuestos en que no había sido posible con anterioridad como consecuencia de decisiones nacionales -como el caso de las reservas-.

En el caso de autos [traducción de EP 463.756 B1, sildenafilo] la solicitud de la patente es de 7.06.1991, mientras que la publicación de la misma [no de la solicitud, sino de la patente concedida] es de 19.04.1995, fecha en la que si bien estaba ya publicado el ADPIC, todavía no era vinculante para el Estado español...

Nada puede objetarse a que en un momento posterior a las fechas citadas, en concreto el 31.03.2006, el titular de una patente farmacéutica haya presentado, como es el caso de Pfizer una revisión de la traducción inicial para ampliar la protección a los productos cuyas reivindicaciones no fueron incluidas en la misma como consecuencia de la reserva formulada por España al CPE.

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona77 pp. 164-6

STS3 2010.11.04 has been published by the EPO in a collection of Case Law from Contracting States (without comments, but quoting the most 'surprising' statements)


Duración del conflicto contencioso-administrativo: de julio de 2006 a agosto 2011

sildenafilo


No se incluye la traducción de las reivs. de EP 463.756 B1 "for Spain", sino únicamente la traducción de las 8 reivs. "for the contracting states other than ES and GR"

.../...


AJM Bcn-7, 2012-02-21, Pfizer vs 13 empresas: se acuerdan medidas cautelares paralizando el sildenafilo

EFG (comercializado o aprobado para comercializar)

FALLO. DECIDO: estimar la petición de medida cautelar ... y , previa prestación de caución por importe de 500.000 euros:

1. Se ordena cautelarmente a [13 empresas] ... cesar y abstenerse de fabricar, importar a España, adquirir de terceros, ofrecer, poseer, introducir en el comercioy utilizar, directa o indirectamente, por si mismas o a través de terceros; Sildenafilo, o una sal famacéuticamente aceptable de Sildenafilo...

2. Se ordene cautelarmente a [...] retirar del tráfico económico y de sus locales, incluso si ello exige la recompra a sus poseedores u otro negocio jurídico, todas las unidades de los medicamentos...

4. Se prohíbe cautelarmente a las demandadas transferir y/o ceder a terceros autorizaciones de comercialización de medicamentos que incorporen Sildenafilo como principio activo ...

Contra esta resolución solamente cabe imponer recurso de apelación ante este Juzgado para que conozca del mismo la Audiencia Provincial de Barcelona.


A market authorization of a medicine inSwitzerland (as in this case), this is also considered as anauthorization in Liechtenstein, an EEA member state (as Iceland and Norway, but not Switzerland).

And the current SPC Regulation (469/2009) has EEA relevance.


El CCP de la EP 463.756 B1 caducó el 21.06.3013 (a los 15 años de su autorización en Suiza, equivalente a su autorización en LI, i.e. en la UE)

1.07.2013


Pueden patentarse distintas formas cristalinas de una sustancia o de sus derivados inmediatos (sales,

solvatos, cocristales...)


Polimorfos de principios activos farmacéuticos




generic drugs appeared soon

patents on delivery systems can 'retard' generic competition



EP 967.214 A1 sildenafil intranasal

formulation

(1/2)


EP 967.214 A1 sildenafil intranasal

formulation

(2/2)

Nueva formulación, nueva sal (selección) y método (uso)




EP 812.845 B1 (1/2): Nuevo procedimiento de preparaciónde sildenafilo patentado por Pfizer


EP 812.845 B1 (2/2): Nuevo procedimiento de preparación de sildenafilo de Pfizer. Los intermedios nuevos y consecutivosson patentables como tales, con unidad de invención

"comprising" permite que el paso reivindicado esté en cualquier orden o posición del proc. industrial




EPC Article 54: Novelty (cont.)

(4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a [any] method referred to in Article 53(c) [surgery, therapy or diagnosis], provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art [i.e. is new].

[allows patentability of "first medical use" claims]

(5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

[allows claims of "subsequent (second or further) medical uses"]

This articles provide an exception from the general principle that product claims can only be obtained for (absolutely) novel products ["purpose-limited product claims]


Claiming first and second medical uses at the EPO (1)A Swiss-type claim (G 5/83, abolished in 2010 by G 2/08):

“Use of X for the preparation [manufacture] of a medicament [pharmaceutical composition] to treat disease Y."

grants similar protection to a claim worded e.g. as follows (T 958/94):

“Process [or method] for the preparation of a medicament to treat disease Y characterized in that it uses X.”

This protection includes all the rights afforded by a claim of process for the preparation, for which reason it extends to the product directly obtained by the process, which in this case is a medicament to treat Y containing X.

It would be a protection similar to that provided by what, in EPO case law, is known as purpose-limited-product claim. According to the current version of the EPC (i.e. EPC 2000), the same protection of the two previous claims would be granted by a claim worded:

"Product X for use in the treatment of disease Y."


Claiming first and second medical uses at the EPO (2)EPC 2000 allows purpose-limited-product claims, not only for the "first medical use" (Art. 54.4 = Art. 54.5 EPC 1973), but also for "second and subsequent medical uses" (Art. 54.5 EPC 2000). Art. 54 EPC reads:

(4) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art [i.e. known], for use in a method referred to in Art. 53(c) [i.e. methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practiced on the human or animal body], provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art." [i.e. it is the first medical use].

"Product X for use as a medicament""Product X for use as an active pharmaceutical ingredient"

"(5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific usein a method referred to in Art. 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art." [i.e. it is a second or subsequent medical use, different from the first medical use of paragraph (4)]

"Product X for use in the treatment of disease Y."




Nombre del PONENTE - Centre de Patents de la Universitat de BarcelonaPascual Segura -Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

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COL.LEGI DE QUÍMICS DE CATALUNYASecció Tècnica PATENTS

Curs PATENTS QUÍMIQUES AL COL.LEGI

Sesión 6. Barcelona, 5 y 6 de marzo de 2008_____________________________________________

Qué se puede patentar en biotecnología y biomedicina

Lídia CasasBioquímica colegiada

Técnico de patentes y tutora del Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

La documentación de todo el curso está

disponible para descarga en la web

del Centre de Patents


ISBN 978-0-19-957523-7

2010, 537 pp. , aprox. 140 EUR

Documents

4. Inventoría y requisitos de patentabilidad: qué se puede -y ......Ser inventor no sólo conlleva derechos económicos, sino que es una cuestión legal. Si se comete fraude, la