SOLICITANTE : FINLANDIA VODKA WORLDWIDE LTD. I. …

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0605-2007/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 237489-2005

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SOLICITANTE : FINLANDIA VODKA WORLDWIDE LTD. Solicitud de marca de producto – Registro de un término geográfico como marca - Signos engañosos – Signos descriptivos – Distintividad del signo solicitado Lima, veintisiete de marzo del dos mil siete. I. ANTECEDENTES Con fecha 1 de abril del 2005, Finlandia Vodka Worldwide Ltd (Finlandia) solicitó el registro de la marca de producto FINLANDIA, para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), que incluyen espirituosos destilados, de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N° 15812-2006/OSD-INDECOPI de fecha 27 de setiembre del 2006, la Oficina de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente: (I) Del examen de registrabilidad se desprende que el signo solicitado

FINLANDIA resulta descriptivo de la procedencia geográfica del vodka, uno de los productos que pretende distinguir dicho signo.

(II) El signo solicitado está conformado por la denominación FINLANDIA que es el nombre de un país de Europa y que además es percibido por los consumidores de bebidas alcohólicas como un término que indica procedencia geográfica.

(III) Se debe tener en consideración la relación entre el país europeo Finlandia y la bebida alcohólica vodka, que radica en que el vodka proveniente de Finlandia es reconocido a nivel mundial por su buena calidad, siendo este país uno de los principales productores de dicho producto; lo que determina que al momento de adquirir vodka sea relevante para el consumidor el hecho de que el mismo sea de Finlandia.

(IV) Asimismo, el signo solicitado FINLANDIA no presenta en su estructura algún otro elemento denominativo o figurativo que le aporte aptitud distintiva.

Con fecha 25 de octubre del 2006, Finlandia Vodka Worldwide Ltd interpuso recurso de apelación. Manifestó lo siguiente:

(i) El signo FINLANDIA no es descriptivo de las características y/o finalidad de los productos comprendidos en la clase 33 de la Nomenclatura Oficial; ya que dicha expresión no describe entre el público consumidor peruano el origen geográfico ni la naturaleza, función o cualidades de alguno o de


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todos los productos de la clase 33 que se identificarán con el signo solicitado FINLANDIA.

(ii) El signo Finlandia no es descriptivo de los productos que pretende distinguir ya que no describe exclusivamente el único origen geográfico, naturaleza, función, cualidades u otras características de los mismos.

(iii) La marca FINLANDIA ha sido registrada a favor de Finlandia Vodka Worldwide Ltd en la clase 33 de la Nomenclatura Oficial en diversos países del mundo; lo cual demuestra que las autoridades marcarias de otros países han reconocido el carácter distintivo de dicho signo, sin haber sido objetado en base a una supuesta naturaleza descriptiva.

(iv) Su empresa obtuvo el registro, en el Perú de dos signos que incluyen la denominación FINLANDIA en la clase 33 de la Nomenclatura Oficial (FINLANDIA y diseño con certificado Nº 24146; y, FINLANDIA y diseño con certificado Nº 10711), por lo que tiene mejores derechos para registrar dicho signo. Al constituir el signo solicitado una ligera variación de dichos registros, es claro que el consumidor al encontrarse frente a alguno de los productos elaborados por Finlandia Vodka Worldwide Ltd tendrá la certeza de que se encuentra ante alguno de los productos de la misma.

(v) El término FINLANDIA es una palabra inventada con relación a las bebidas alcohólicas y ha ganado un distintividad sobrevenida para el producto vodka a través de un largo y amplio uso por parte de su empresa mundialmente. Asimismo, aunque el signo se haya calificado como desprovisto de distintividad en algún momento, al ser éste plenamente asociado con la actividad de Finlandia Vodka Worldwide Ltd, actualmente goza de absoluto carácter distintivo adquirido por su uso a nivel mundial (secondary meaning).

(vi) El vodka de marca FINLANDIA fue comercializado por primera vez en 1970, siendo uno de los más puros en el mundo por ser producido con ingredientes naturales, entre ellos, cebada de alta calidad y agua naturalmente filtrada. Asimismo, utiliza un proceso novedoso de destilación, lo que genera que esté considerado como patrón de referencia para la obtención de vodka limpio y neutral. Finlandia Vodka Worldwide Ltd también elabora vodkas saborizados. Es por ello que el vodka FINLANDIA ha recibido numerosos premios durante los años.

(vii) A nivel mundial, las ventas del vodka FINLANDIA desde el año 2000 han superado los US$ 678 millones. (seiscientos setenta y ocho millones de dólares americanos). Como ejemplo del nivel de ventas de este producto, se tiene que en Estados Unidos de América las ventas han superado los US$ 173.8 desde dicho año.

(viii) El vodka FINLANDIA fue publicitado por primera vez en 1970, siendo promocionado continuamente desde entonces. Desde el año 2000, se han gastado más de US$ 190.7 millones de dólares a nivel mundial en dicho


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rubro. En Estados Unidos, país donde se inició la publicidad del vodka FINLANDIA en agosto del año 1971, se han gastado más de US$ 61.8 millones de dólares desde el año 2000. Para ello, la publicidad de este producto se da de varias maneras: publicidad impresa, carteles publicitarios, anuncios en medios electrónicos, colocación del producto en películas y series de televisión; promoción vía Internet, correo directo, auspicio de eventos, entre otros.

(ix) El vodka FINLANDIA ha sido otorgado en licencia internacionalmente durante muchos años para uso en chocolates rellenos de licor.

(x) El vodka FINLANDIA cuenta con un sitio web para vendedores mayoristas y minoristas desde agosto de 1995 y con otro para consumidores desde octubre de 1997.

(xi) En el año 2006, el vodka FINLANDIA ocupó el puesto 49 entre las primeras cien marcas de vinos y bebidas alcohólicas más poderosas del mundo en la encuesta Las 100 Poderosas realizada por Intangible Business. Asimismo, de acuerdo a la publicación de industrias Impact, el vodka FINLANDIA ocupó el puesto 42 entre las primeras 100 marcas de bebidas premium en el mundo, así como el puesto 94 entre las primeras 100 marcas de bebidas alcohólicas en el mundo. Por último, dicho producto ocupó el puesto 14 entre las primeras 15 marcas de crecimiento dentro de las primeras 100 bebidas alcohólicas en el mundo.

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso y acompañó copia de varias páginas web referidas al vodka. Con fecha 22 de diciembre del 2006, Finlandia Vodka Worldwide Ltd. presentó la declaración jurada del primer vicepresidente y gerente general global de su empresa junto a diversos anexos que buscan respaldar las afirmaciones allí expresadas. Para ello, adjuntó copia de:

- Material publicitario del vodka FINLANDIA. - Certificados de los registros de marca vigentes en el Perú de la marca

FINLANDIA. - Certificados de los registros de marca en diversos países del mundo,

tales como: Afganistán, Aruba, Bermuda, Bolivia, Colombia, Croacia, Cuba, República Checa, Ecuador, El Salvador, Unión Europea, Finlandia, Guatemala, Hong Kong, Islandia, Japón, Malasia, México, Noruega, Paraguay, Puerto Rico, Rumania, Corea del Sur, Taiwán, Suecia, Taiwán, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos de América, entre otros.

- Detalle de ventas netas correspondientes a los periodos fiscales 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 en todo el mundo y en Estados Unidos de América.


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- Detalle de ventas netas correspondientes a los periodos fiscales 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 en el Perú.

- Detalle de gastos publicitarios en los periodos fiscales 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 en todo el mundo.

- Detalle de gastos publicitarios en los periodos fiscales 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 en Estados Unidos de América.

- Detalle de gastos publicitarios en los periodos fiscales 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 en Perú.

- Copias de volantes donde figura la marca FINLANDIA, así como fotos de eventos donde se promociona dicho producto.

- Lista de Premios y Méritos obtenidos por Finlandia Vodka Worldwide Ltd con su marca FINLANDIA, junto a los resultados de la encuesta Las 100 Bebidas más Poderosas del Mundo.

- El artículo de la publicación Impact, en inglés, donde se aprecia que el vodka FINLANDIA ocupa el puesto 42 entre las 100 primeras bebidas en el mundo.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el signo solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley y si no se encuentra incurso dentro de alguna de las prohibiciones de registro. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Finlandia Vodka Worldwide Ltd es titular de los siguientes registros de marca que incluyen la denominación FINLANDIA en la clase 33:

SIGNO LOGOTIPO CERT. VIGENCIA PRODUCTOS FINLANDIA y etiqueta

94846 30.12.2016 Vodka.


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FINLANDIA y etiqueta

43739 24.03.2012 Bebidas alcohólicas

especialmente vodka.

FINLANDIA y logotipo

108774 09.09.2015 Bebidas alcohólicas que

incluyen espirituosos destilados.

2. Registro de un nombre geográfico como marca La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486: i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir

en el comercio para describir… (entre otros)… la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e). Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro.

ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público… (entre

otros)… sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i).


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Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión1 y éstos no provienen de dicha zona.

iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen

protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j)2.

iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y

bebidas espirituosas (inciso k)3. v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera

susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l).

En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro.

Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca. Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres geográficos, tales como: FLORIDA4 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE5 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES6 o BREMEN7 para distinguir cerveza o ALASKA8 para helados, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican.

1 El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la

OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16.

2 En el presente caso, no se pasará a analizar este inciso por cuanto no es aplicable a la situación controvertida.

3 En el presente caso, no se analizará este inciso por cuanto no se trata de una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

4 Certificados N°s 4162, 16688, 8337, 3236, 26720. 5 Certificado N° 39267. 6 Certificado N° 28519. 7 Certificado N° 30054. 8 Certificados N°s 12009, 25619.


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En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 4869 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 82310). Hechas estas precisiones, se pasará a analizar si el signo solicitado se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones al registro contenidas en el artículo 135 incisos e), i) y l) de la Decisión 486. 3. Signos engañosos 3.1 Contenido de la prohibición El artículo 135 inciso i) de la Decisión 48611, concordado en lo pertinente con el artículo 129 inciso h) del Decreto Legislativo 82312, establece como una prohibición absoluta para constituirse como marca el caso de los signos engañosos. Así, determina que no podrán registrarse como marcas los signos

9 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el

mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (…).

10Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (….).

11 Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…)”.

12 Artículo 129.- “No podrán registrarse como marcas los signos que (…): h)Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.


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que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en particular, sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. Cabe referirse a la interpretación prejudicial de esta norma, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 12-IP-9613, en la cual señala que "esta causal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor, frente al engaño que puede sufrir por el registro de una marca, sea sobre la calidad, característica o aptitud del producto, o sobre la fabricación del mismo." Precisa que, conforme lo indica la norma mencionada, se encuentran dentro de esta prohibición las denominaciones capaces de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto o servicio que ofrece determinadas características, calidad, utilidad, finalidad o cualquier otro factor que no corresponde a la realidad del producto o servicio, como ocurre por ejemplo con el signo IRROMPIBLE para distinguir vajillas de porcelana o ALGOCAM para distinguir camisas fabricadas con material sintético. Esta circunstancia determina que estos signos no deben ser admitidos, dado que el signo engañoso proporciona una información equivocada o incorrecta de los productos o servicios, la misma que puede determinar la decisión de compra de los consumidores14. Asimismo, en el Proceso N° 33-IP-9915, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que "el engaño para el público radica en la inconformidad, desfiguración o alteración de las características, actitudes o composición del producto frente a lo que el signo refleja o pretende reflejar". En tal sentido, no sólo se requiere que el signo o la indicación que contiene sea errónea, sino que el signo o la indicación sea capaz de influenciar a los círculos de consumidores correspondientes en su decisión de compra. Por ejemplo, no sería engañosa la denominación ORO para chocolates, en la medida que nadie podría pensar que un chocolate es de metal.

13Si bien dicha interpretación se realizó cuando se encontraba vigente la Decisión 344, resulta relevante

referirse a ella, debido a que el artículo 82 inciso h) de la Decisión 344, al cual interpreta, es muy similar al artículo 135 inciso i) de la Decisión 486.

14Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 40 del 16 de mayo de 1997, p. 39. 15Sobre la interpretación del artículo 82 inciso h) de la Decisión 344, la cual es relevante, ya que el

contenido de dicha norma es muy similar al del artículo 135 inciso i) de la Decisión 486. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 416 del 15 de marzo de 1999, p. 24.


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En este punto, es importante tener en cuenta dos aspectos: − Cuantitativo: En relación con el porcentaje del público que se va a ver

engañado. Esto varía en cada caso según se considere que el público es poco atento, no crítico o si es un consumidor cuidadoso, crítico, que está en condiciones de tomar decisiones libres en el mercado.

− Cualitativo: Con relación a si la indicación es importante económicamente, es decir, relevante para tomar una decisión de compra. Por ejemplo, será determinante en la decisión de compra de un rallador de queso que éste no se oxide y se caerá en engaño si se distingue un rallador de latón con la marca INOXIDAL.

De lo anterior se colige que los signos engañosos atentan contra la veracidad y honestidad que exige la leal competencia, en la cual las marcas cumplen una función determinante, en tanto elementos que permiten la identificación y diferenciación de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Así, lejos de contribuir a la transparencia en el mercado, una indicación engañosa puede producir descontento y desorientación entre los consumidores al procurar información equivocada de los productos o servicios que se ofrecen. 3.2 Irrelevancia de la intención del solicitante Es irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya producido. Basta que exista una falta de veracidad en la información y que exista el riesgo o la aptitud de engaño. Por lo tanto, al hablar de engaño, se debe tener en cuenta dos aspectos: a) La no veracidad de la información. b) La aptitud de engaño. Cabe precisar que analizar si un signo es engañoso no es una cuestión de hecho sino de derecho, es decir, el análisis deberá realizarse conforme el signo es solicitado a registro con relación a los productos o servicios que pretende distinguir y no como será utilizado en el mercado. En tal sentido, la forma como se comercialicen los productos o como se preste el servicio no es relevante a efectos de determinar el engaño. Por lo anterior, no se exige la prueba que realmente se haya producido el engaño, ya que basta con el riesgo abstracto de engaño, con independencia de los efectos que la utilización de la marca haya surtido en un determinado grupo de consumidores. Para que pueda considerarse que la utilización de una marca puede inducir a engaño a las personas a las que va destinada, debe demostrarse – respecto de la forma de pensar o hábitos de los consumidores considerados – la existencia de un riesgo real de que el comportamiento económico de éstos resulte afectado.


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3.3 El engaño debe provenir de la marca misma El peligro de engaño de una marca debe provenir de la marca misma, esto es, el contenido o expresión de la marca debe ser engañoso. No son relevantes las modalidades en que la marca va a ser usada o es usada. Por tanto, no se está ante un signo engañoso si el engaño radica en que del uso del mismo se pueda esperar un engaño. Por ejemplo, la denominación OROBEL sería engañosa si se solicita para distinguir bisutería, pero no para productos fabricados de metal, aun cuando pueda suponerse que al utilizarse la marca en el mercado los productos serían fabricados con cobre y no con oro. Por lo anterior, debe diferenciarse entre los signos que por esencia son engañosos y los que al ser usados pueden provocar un engaño. 3.4 Relación del signo engañoso con los productos o servicios para los que se

solicita En todos los casos, el carácter engañoso de un signo se juzgará con relación a los productos o servicios que distingue y por la opinión que tendrían los consumidores correspondientes (compradores de los productos o usuarios de los servicios). Una denominación puede ser engañosa para determinados productos o servicios y arbitraria en relación con otros productos o servicios. Por ejemplo, la denominación INOXIDAL sería engañosa para distinguir artículos de latón y arbitraria para distinguir café; la denominación MAIZOL sería engañosa para distinguir aceite compuesto elaborado en base a una mezcla de aceite vegetal y aceite semi-refinado de pescado y arbitraria para distinguir aparatos de reproducción de sonido. Ahora bien, sólo será engañoso el signo si en cualquier caso imaginable de uso contiene una indicación incorrecta acerca de los productos o servicios a que se refiere. "El carácter engañoso de una denominación no puede, en efecto, determinarse in vacuum: la denominación deberá considerarse engañosa tan sólo cuando proporcione información errónea con respecto al origen geográfico o la naturaleza y características del correspondiente producto o servicio"16. 16Fernández-Novoa, El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p. 145.


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3.5 Evidencia del engaño Para que una indicación constituya un signo engañoso, el engaño debe ser evidente. No en el sentido de que no sea necesario un examen o una investigación sino que para la Autoridad con experiencia, ayudada de sus conocimientos técnicos, material de investigación e informaciones de otras fuentes usuales de información, sea evidente. No se requiere de investigaciones extensas y costosas en tiempo (por ejemplo encuestas de opinión del público). 3.6 Momento en que se determina el engaño Para determinar si un signo es engañoso es importante el momento del registro – no el de la solicitud – ya que si durante el procedimiento del registro se subsana el engaño, el signo no debe ser rechazado. 3.7 Indicaciones susceptibles de producir engaño La Sala considera que por excelencia son susceptibles de constituir signos engañosos los que dan la impresión de indicar características concretas o la procedencia geográfica del producto o del servicio al cual se aplican. En el primer caso, el signo será engañoso cuando las verdaderas características del producto o servicio no correspondan con la imagen. A este respecto, debe determinarse primero – como ya se señaló – si las falsas características de los productos son capaces de llevar al engaño. En el segundo caso, la denominación será engañosa si hace creer que los productos o servicios provienen de un origen geográfico que no corresponde. Así, la denominación será engañosa si hace creer que los productos o servicios provienen de un origen geográfico que no corresponde. En consecuencia, no entran en la prohibición que se analiza aquellas indicaciones que son entendidas por el público como denominaciones de fantasía, ya sea porque no son reconocidas como indicaciones geográficas o porque en relación con los productos o servicios no se cree que provienen de ese lugar geográfico. Así como se dejó establecido en el punto 2 de la presente resolución, en el Perú, existen registradas diversas marcas constituidas por nombres de lugares geográficos que el público no identifica como lugares típicos de producción de los productos que distinguen, tales como: FLORIDA17 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE18 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES19 para

17 Certificados N°s 4162, 16688, 8337, 3236, 26720. 18 Certificado N° 39267.


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distinguir cerveza o ALASKA20 para helados. Dichas marcas no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican, constituyendo típicos casos de denominaciones geográficas aparentes. De otro lado, indicaciones que no son geográficas pero son percibidas por el público como tales también caen bajo esta prohibición (por ejemplo expresiones que dan a entender que los productos provienen de un viñedo determinado, y éste en realidad no existe). En cambio, no hay engaño cuando las indicaciones geográficas se han convertido en denominaciones genéricas o descriptivas. 3.8 Aplicación al caso concreto Conforme se ha señalado en el punto 3.3, el engaño opera en la medida en que de las propias características del signo y del propio contenido de la solicitud – no de una forma o posibilidad de uso del signo - aflore una indicación susceptible de inducir a engaño al consumidor, al punto de ser inducido a error al creer que está adquiriendo un producto o servicio que ofrece determinadas características que en realidad no tiene, sin que se requiera de una mayor demostración ni investigación. Tal sería el caso de pretender registrar como marca un término que aluda al algodón, tal como ALGODIN, para distinguir medias de nylon, ya que el propio signo estría proporcionando una característica que no corresponde a la realidad del producto que se pretende distinguir, produciéndose un engaño21. Tal circunstancia no se verifica en el presente caso, ya que la propia solicitud de la denominación FINLANDIA no contiene en sí misma ninguna información errónea, ni aflora del propio signo una indicación incorrecta acerca de los servicios que pretende distinguir. Por las consideraciones anteriores, no existen motivos que permitan asumir a la Sala que el consumidor va a adquirir los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la creencia que provienen de Finlandia, sino en la creencia

19 Certificado N° 28519. 20 Certificados N°s 12009, 25619. 21Cabe citar el caso de la solicitud de registro del signo TUDOR,…LA BATERÍA POR EXCELENCIA y

logotipo el cual fue denegado mediante Resolución N° 1534-2000/TPI-INDECOPI, toda vez que el signo pretendía distinguir productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, dentro de los cuales no se encuentran las baterías, las cuales corresponden a la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. La Sala determinó que en dicho caso se verificaba una modalidad de engaño, en la medida que del contenido del propio signo solicitado aparecía una indicación que difería de la realidad, por cuanto sería entendida por los consumidores como una marca que distingue baterías, las cuales no correspondían a los productos a los que se aplicaría en la práctica.


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que pertenecen a una empresa cuyos productos le ofrecen alguna característica especial de una calidad determinada que la hacen acreedora a su confianza; veracidad que no necesita probanza en un procedimiento de registro. Es por ello que la Sala considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486. 4. Indicaciones geográficas susceptibles de causar confusión 4.1 Marco conceptual La denominación geográfica es el nombre con el que se designa a cualquier lugar del planeta, trátese de un continente, como Asia; de un país, como Francia; de una región, como Centroamérica; o de una ciudad, como Tokio. La denominación geográfica puede referirse a un fenómeno de la orografía, como el volcán Popocatépetl; un río, como el Amazonas; o un valle, como el de Loire. Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a factores locales específicos como el clima y el terreno. El hecho de que un signo desempeñe la función de indicación geográfica depende de la legislación nacional y de la percepción que tengan de ese signo los consumidores. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una amplia gama de productos agrícolas como, por ejemplo, "Toscana" para el aceite de oliva producido en esa región italiana (indicación geográfica protegida, por ejemplo, en Italia, en virtud de la Ley N° 169 de 5 de febrero de 1992), o "Roquefort" para el queso producido en Francia (indicación protegida, por ejemplo, en la Unión Europea, en virtud del Reglamento CE N° 2081/92, y en los Estados Unidos, en virtud del registro de la marca de certificación US N° 571.798). La utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Pueden asimismo servir para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como unos conocimientos y tradiciones de fabricación concretos. El lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, una región o un país. Un ejemplo es el término "Switzerland" (Suiza) o "Swiss" (suizo), considerado como indicación geográfica en numerosos países para productos fabricados en Suiza y, en particular, para relojes.


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Una indicación geográfica hace referencia al lugar o región de producción que determina las cualidades específicas del producto originario de dicho lugar o región. Es importante que las cualidades y la reputación del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que dichas cualidades dependen del lugar de producción, cabe hablar de "vínculo" específico entre los productos y su lugar de producción original. Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del origen y de la calidad de los productos. Muchas indicaciones geográficas han adquirido una reputación que, de no ser adecuadamente protegidas, podrían ser desvirtuadas por empresas deshonestas. La utilización deshonesta de indicaciones geográficas por terceros no autorizados es perjudicial para los consumidores y los productores legítimos. Induce a engaño a los consumidores, que creen estar comprando un producto genuino con cualidades y características específicas, cuando en realidad se trata de una imitación sin valor. Perjudica asimismo a los productores, que pierden una parte importante de sus ganancias y ven mermada la reputación de sus productos. Un término geográfico que se utiliza para designar un tipo de producto en lugar de utilizarse para indicar el lugar de procedencia del mismo deja de desempeñar la función de indicación geográfica. Cuando esta situación perdura durante un período considerable en un país determinado, los consumidores pueden llegar a identificar un término geográfico que designaba anteriormente el origen del producto (por ejemplo "Mostaza de Dijon" para designar un tipo de mostaza procedente de la ciudad francesa de Dijon) con un cierto tipo de mostaza, independientemente de su lugar de producción. 4.2. Contenido de la prohibición

Conforme se ha señalado en el punto 2. v), el artículo 135 inciso l) de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos que consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique. Las indicaciones geográficas se clasifican en denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, las cuales se encuentran reguladas en el Título XII (De las indicaciones Geográficas) de la Decisión 486. Se entiende como denominación de origen a la indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una


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región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos, y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce incluidos los factores naturales y humanos. La denominación de origen es una indicación de procedencia y, por tanto, una denominación geográfica, que se aplica solamente a un tipo de producto de calidad y características determinadas tanto por la zona donde se produce como por quienes lo producen. Se entiende por indicación de procedencia al nombre, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, región, localidad o lugar determinado. La indicación de procedencia es el uso de una denominación geográfica sobre un producto, indicando, sin más, el lugar de producción. Es la indicación del lugar geográfico de residencia del fabricante que se utiliza como complemento de la marca para dar a conocer dicha procedencia. De acuerdo a lo expuesto por el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial N° 35-IP-98, las indicaciones de procedencia consisten en signos o símbolos que, si bien no aluden de modo inmediato a una localidad o zona, suscitan en la mente del consumidor un proceso de asociación con una determinada localidad o zona geográfica. En cambio, las denominaciones de origen están constituidas por el nombre de un país, una región, localidad o sitio específico, que sirve para designar el origen de un bien, sus características y cualidades que se deben exclusiva o esencialmente al ambiente geográfico, o dicho de otro modo, a los factores naturales o humanos de esa región. En este sentido, y siguiendo lo expuesto por el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial N° 35-IP-98, para que se configure la confusión a la que se refiere la norma bajo análisis, es necesario que concurran los siguientes presupuestos: • Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que

indirectamente designe un lugar geográfico determinado. • Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice

por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos.

• Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.

De no darse alguno de los presupuestos anteriores, no podrá denegarse el registro del signo solicitado, ya que desaparecería o se enervaría el objeto que la norma pretende tutelar.


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4.3 Aplicación al caso concreto El signo FINLANDIA pretende distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), que incluyen espirituosos destilados, de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial. El término FINLANDIA - que constituye el nombre de la República de Finlandia - sí es susceptible, en principio, de ser registrado como parte de un signo distintivo, ya que, como se ha señalado en el punto 2, no existe prohibición para el registro de los nombres de Estados. Cabe precisar que Finlandia es un país escandinavo reconocido por sus paisajes y su clima frío y es considerado por los conocedores como uno de los principales productores de vodka en el mundo. En efecto, los principales productores de vodka en el mundo son:

- Rusia, considerado el país con mayor producción de este aguardiente y donde su consumo es muy popular.

- Polonia. - Los países escandinavos y, entre ellos, Finlandia y Suecia.

No obstante que el vodka sea la bebida nacional de Rusia y Polonia (zonas en las que se cree que tuvo su origen), se produce actualmente en todo el mundo, ya que existen diversos productores de dicho producto en Estados Unidos de América, Alemania e inclusive en Japón (donde se encuentra la empresa Suntory, dedicada a la elaboración de bebidas alcohólicas)22. De lo anterior se advierte que:

- Finlandia no es el único ni el principal productor de vodka en al mundo. - El signo solicitado no pretende distinguir exclusivamente vodka.

Por otra parte, la Sala considera que para el consumidor promedio peruano la denominación FINLANDIA no alude necesariamente a un país productor de vodka.

Por lo tanto, el signo solicitado no es susceptible de causar confusión respecto a la procedencia del producto.

22 http://www.mailxmail.com/curso/vida/licorescocina/capitulo7.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Vodka


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En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso l) de la Decisión 486. 5. Denominaciones descriptivas Los signos descriptivos informan directamente a los consumidores acerca de las características del producto o servicio al que pretenden aplicarse, por lo tanto, no deben ser registrados como marcas, porque su papel no consiste en indicar el origen empresarial de un producto o servicio. El artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. De lo establecido en los párrafos precedentes y según lo establecido por el Tribunal Andino en los Procesos 23-IP-200023 y 49-IP-200024 - interpretación seguida por la Sala, debido a que el contenido del artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 ha sido recogido casi en los mismos términos en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, en cuanto a los signos descriptivos se refiere – y reiterado en el Proceso 79-IP-200525, no debe inferirse que toda indicación descriptiva de por sí es irregistrable. Antes bien, el carácter descriptivo de un signo se determinará en relación con los productos o servicios a distinguirse. Por ello, puede suceder que un signo por constituir una indicación descriptiva de determinados productos o servicios no sea registrable con relación a ellos, pero sí lo sea con respecto a otros productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. Debido a que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o con un grado de semejanza que induzca a confusión, en relación con productos o servicios idénticos o similares, los signos descriptivos no deben ser

23 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 551 del 3 de abril de 2000, p. 12. 24 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 602 del 21 de setiembre de 2000, p. 6. 25 Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235 del 23 de agosto del 2005.


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apropiados por una persona, ya que si se permitiera el registro de dichas denominaciones, se concedería un derecho exclusivo sobre las mismas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. En consecuencia, es mejor dejar que estas denominaciones sean libremente utilizadas por todos los competidores que actúan en un sector del mercado. 5.1 Aplicación al caso concreto En el caso del signo FINLANDIA, cabe precisar que, tal como se ha analizado en el punto 4.3 de la presente resolución, si bien es cierto que Finlandia es uno de los países productores de vodka a nivel mundial, no es el único, ya que existen muchos otros, tales como: Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia y Suecia. Como se ha señalado anteriormente, la Sala considera que el público consumidor promedio peruano desconoce tal información, por lo que no resulta razonable afirmar que la denominación FINLANDIA aluda a un país productor de vodka. Es por ello que no se puede concluir que los consumidores asumirán que el vodka de marca FINLANDIA proviene necesariamente de dicho país. Por otra parte, el signo FINLANDIA pretende distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), que incluyen espirituosos destilados; y no únicamente vodka; y no se podría afirmar que todos estos productos provienen necesariamente de FINLANDIA. En tal sentido, se considera que la denominación FINLANDIA constituye un signo arbitrario, en la medida que vincula el nombre de un país europeo con un concepto distinto: bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), que incluyen espirituosos destilados. En conclusión, el signo solicitado no constituye un signo descriptivo, por lo que no se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486. 6. Distintividad del signo solicitado 6.1 Marco legal y conceptual De conformidad con el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.


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La función esencial de una marca es identificar los productos o servicios de una persona natural o jurídica respecto de los productos o servicios idénticos o similares de otra en el mercado, posibilitando la elección por parte del público consumidor. Sobre el particular, la Sala ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 22-IP-9626 -durante la vigencia de la Decisión 34427-, en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca, como un signo externo de diferenciación, y los productos, como objeto de protección marcaria. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 132-IP-200528, ha señalado que: “Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL)”.

26 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 256 del 16 de mayo de 1997, p. 17. 27 Lo expresado por el Tribunal en dicha sentencia mantiene su vigencia, por cuanto los artículos 134 y

135 inciso b) de la Decisión 486 concuerdan con lo señalado por los artículos 81 y 82 inciso a) de la Decisión 344.

28 Publicada en la Gaceta Oficial No. 1273 del 7 de diciembre de 2005


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Respecto a la distintividad, en el proceso antes citado, el Tribunal Andino ha señalado que: “En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo – refiriéndose al artículo 134 de la Decisión 486 – con relación a lo que disponía el articulo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo exige que el signo sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, con relación a productos o servicios producidos o comercializados por otra persona. Prevé, asimismo, que la inexistencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme dispone el literal b) del artículo 135 de la misma Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos”. La capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Un signo distintivo debe ser apto para distinguir por sí mismo productos o servicios según su origen empresarial, no según sus características o destino. En tal sentido, la Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen empresarial determinado. No se puede afirmar que un signo sea distintivo por el solo hecho de que no exista ninguna otra indicación con la cual se pueda designar el producto o servicio. Por ejemplo, si en una envoltura determinada sólo figura un nombre (o un signo cualquiera sin otro tipo de denominación o figura) que por ser banal29 u otras razones30 tiene una dudosa capacidad distintiva, viéndose el público obligado - a falta de la presencia de un signo distintivo - a identificar al producto con este nombre o indicación, ello no significa que este signo tenga capacidad distintiva. Tampoco será distintivo un signo por el solo hecho de que exprese un nuevo concepto. Así, el público se ha acostumbrado a que en la publicidad aparezcan constantemente nuevas palabras acuñadas que transmiten información sobre los correspondientes productos o servicios en forma singular. Estas expresiones

29 Un dígito o una letra escritos en forma ordinaria, un punto o una línea o un color aislado y no delimitado

en una forma determinada. 30 Un paquete de galletas en el que figure únicamente la denominación GALLETAS, la cual resultaría

genérica en relación al producto que distingue.


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transmiten una información determinada y son reconocidas como tales, no como indicadores de un origen empresarial, por lo que no son distintivas. Para determinar la distintividad de un signo, debe tomarse en cuenta el modo usual de utilizar los signos distintivos en el correspondiente campo de productos o servicios. El sector pertinente lo conforman los fabricantes y productores de los correspondientes productos o los prestadores de los servicios, así como los consumidores de los productos o servicios. Por lo tanto, la distintividad no se determina igualmente para todos los productos y servicios. Así, un signo puede ser distintivo en relación con determinados productos o servicios y no con relación a otros. Para este efecto, resulta relevante el público consumidor nacional pertinente. 6.2 Análisis del caso en concreto El signo FINLANDIA ha sido solicitado para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), que incluyen espirituosos destilados, de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial. La Sala considera, contrariamente a lo señalado por la Oficina de Signos Distintivos, que el signo solicitado, al ser un término arbitrario respecto a los productos que pretende distinguir, sí posee distintividad, en la medida que es susceptible de indicar un determinado origen empresarial. Además, la solicitante, Finlandia Vodka Worldwide Ltd., es titular de diversos registros que incluyen en su conformación la denominación FINLANDIA, por lo que el público consumidor asociará el signo solicitado con el mismo origen empresarial que las demás marcas registradas a su favor. Cabe mencionar que, del informe de la búsqueda de antecedentes, se ha verificado que no existe otro titular de alguna marca en la misma clase 33 que contenga dicho término en su conformación. En consecuencia, el signo solicitado es distintivo, por lo que no se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486 y no se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por lo que corresponde su acceso a registro.


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7. Consideración final Habiéndose determinado que el signo FINLANDIA es distintivo, carece de objeto analizar si se ha producido la figura del secondary meaning invocada por la apelante. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA REVOCAR la Resolución Nº 15812-2006/OSD-INDECOPI de fecha 27 de setiembre del 2006 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto FINLANDIA, solicitado por Finlandia Vodka Worldwide Ltd (Finlandia), para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), que incluyen espirituosos destilados de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial . Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, María Soledad Ferreyros Castañeda, Teresa Mera Gómez y Tomás Unger Golsztyn

BEGOÑA VENERO AGUIRRE Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/vr.

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SOLICITANTE : FINLANDIA VODKA WORLDWIDE LTD. I. …