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Resolución Nº 000064-2013/CIN-INDECOPI. Tribunal: Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías Presidente : Bruno Mérchor Valderrama.

Lima, 28 de mayo de 2013

Modalidad: infracción a derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal. Patente de modelo de utilidad Reclamante: LIMA RACK PERÚ S.A.C. Reclamada: SÚPER RACK PERÚ E.I.R.L. Sumilla: RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. DENUNCIA INFUNDADA

Mediante expediente Nº 002450-2012/DIN es tramitado el procedimiento iniciado ante esta instancia el 18 de diciembre de 2012 en atención a la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena que formulara LIMA RACK PERÚ S.A.C., de Perú, contra SÚPER RACK PERÚ E.I.R.L., también de Perú, al amparo de la patente de modelo de utilidad para “DISPOSITIVO DE SUJECIÓN PARA MONITORES Y TELEVISORES DE LOS TIPOS LCD, LED Y PLASMA” inscrito con título Nº 0531.

1. ANTECEDENTES

1.1. Argumentos de la reclamante

La reclamante sostiene que, sin la autorización debida, la empresa reclamada viene fabricando y comercializando el dispositivo de sujeción para monitores y televisores amparado por la patente de modelo de utilidad que sustenta la denuncia, en afectación a sus derechos de propiedad industrial.

Afirma que el dispositivo registrado a su favor fue diseñado bajo una forma y disposición de elementos nuevos, los que le confieren una ventaja respecto de los demás dispositivos comercializados en el mercado por otras empresas, entre las que se halla la reclamada. Sostiene al respecto que la reclamada nunca había fabricado y comercializado antes que ella el dispositivo de sujeción en cuestión, lo que se desprende de medios publicitarios como el programa “Vida y Hogar”, en el que difundía sus productos.

Manifiesta que la reclamada ha copiado burdamente la placa base del dispositivo amparado, la que se caracteriza por tener dos perforaciones en ojo chino vertical con una silueta alrededor que es separada por dos centímetros en promedio, con un precorte y doblez hacia afuera en un ángulo de 90º, formando ganchos que permiten colgar la placa al tubo del eje de inclinación. Acota que lo acusado es demostrado a través de las fotografías enseñadas en los volantes de la reclamada, así como a partir de su página Web, denominada superrackperu.com, por medio de la cual oferta los modelos cuya forma de producción es igual a la suya, que implica extraer la placa de anclaje de la placa base, además de contar con la placa base en forma de mariposa, en donde se asienta o entornilla el monitor o televisor, tal como el modelo patentado.

Refiere que otro hecho que demuestra la actitud deliberada de vulnerar sus derechos de propiedad industrial viene dado por la propaganda comercial a través de la cual la

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empresa reclamada oferta sus productos, medios en los que figuran todos los modelos copiados mas no se señala las características especiales y novedosas que tiene el modelo patentado, lo que, en su opinión, se debe a que la reclamada tiene conocimiento del derecho existente sobre el modelo de dispositivo de sujeción patentado.

Agrega que los dispositivos materia de denuncia incluyen el modelo Euro Rack con código EDAG2632, que tiene dos piezas casi idénticas al modelo protegido; el modelo Súper Rack con código RCR-2642, cuya placa es casi idéntica al modelo protegido; el modelo Súper Rack giratorio de doble articulación, cuya placa base es casi idéntica al modelo protegido; y el modelo Súper Rack giratorio de triple articulación con código GTA 2632.

Aduce que, conforme a lo consignado en la propaganda que realiza la reclamada a través de su página Web, se puede verificar que ésta no solo comercializa los dispositivos de sujeción cuestionados, sino que también los fabrica en cantidades considerables, dado que cuenta con hasta cinco tiendas según lo referido en dicha página, ello a pesar de la complejidad tecnológica requerida para la fabricación de este dispositivo, que atañe una matriz de corte y repujado en tres tiempos, es decir, que es necesario o tres matrices o una matriz progresiva de dos pasos y una de precorte y doblez, cuyo costo unitario asciende aproximadamente a US$ 8,000.00, lo que permite a la reclamada tener una capacidad de producción de cien mil piezas por mes y producir otros productos con el modelo de la placa base protegida, situación que no solo le genera a ella graves perjuicios económicos, sino que además produce confusión en el público consumidor, que adquiere un producto que no guarda las especificaciones técnicas que tiene el original.

Señala que al fabricar y comercializar ilegalmente el producto en cuestión, la empresa reclamada demuestra una actitud que pretende sacarla del mercado en un acto de competencia desleal, en tanto aquel comprende la parte principal del dispositivo de sujeción amparado y que lo hace novedoso frente al resto conforme es detallado en el informe técnico Nº RVM 32-2012/A. Acota que la reclamada tenía conocimiento de que ella era la única que comercializaba dicho modelo de sujeción de monitores y televisores, quedando claro que la verdadera intención que tiene dicha empresa es beneficiarse copiando parte de su dispositivo de sujeción, vulnerando además la reputación de marca que ella tiene, tratando de dar a los productos cuestionados el prestigio que ella ha sabido ganarse en el mercado de forma honesta y emprendedora.

1.2. Admisión de la denuncia Mediante Resolución Nº 01 de fecha 27 de diciembre de 2012, la Secretaría Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso admitir a trámite la acción por infracción formulada, a cuyo efecto precisó cuáles son los cargos imputados.

Asimismo, a efectos de verificar el real alcance de los hechos materia de denuncia se ordenó a ambas partes que cumplieran con proporcionar la información comercial relacionada a los productos en conflicto1.

1 Con fecha 10 de enero de 2013, la empresa reclamante cumplió con atender el requerimiento de información efectuado, además de presentar medios de prueba adicionales.

1 Con fecha 10 de enero de 2013, la empresa reclamante cumplió con atender el requerimiento de

información efectuado, además de presentar medios de prueba adicionales.

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1.3. Contestación de la denuncia

Con fecha 14 de enero de 2013, la emplazada absolvió el traslado de la denuncia, solicitando que en la oportunidad debida ésta sea declarada infundada.

A mayor abundamiento, sostiene que la acción interpuesta en su contra la ha sorprendido sobremanera, en tanto la reclamante ha sido su cliente por varios años.

Manifiesta que ninguno de los modelos objeto de denuncia son similares o confundibles con los de la reclamante, dado que a simple vista ambos productos difieren sustancialmente en cuanto a su presentación. Acota que las reivindicaciones sobre la placa en forma de mariposa son totalmente antojadizas e inconsistentes, dado que resulta una pieza usual en el mercado de racks, siendo que la forma y los agujeros están por demás, no brindando una mejor utilidad.

Considera relevante referir que la forma de mariposa responde al carácter estético de esta pieza, pero que no ha variado su función primordial, la cual es sostener al televisor. En esta línea, asevera que es tan intrascendente la forma de la pieza, que además puede ser cuadrada, rectangular o de otras formas, lo cual no resulta perceptible ni notable por el público consumidor. Afirma asimismo que los agujeros contenidos en la placa tampoco le dan un mayor uso o beneficio, en tanto ya están predispuestos al artefacto, siendo estándar en todos los aparatos, los cuales se acoplan perfectamente al rack.

Así también, sostiene que los cortes y dobleces en nada ayudan a brindar al producto un mayor beneficio a favor del público consumidor, y que, más bien, responden también a un carácter estético, ya que todos los racks tienen la misma función de traslación del artefacto.

Bajo las consideraciones expuestas, reafirma que no ha incurrido en infracción alguna, dado que no está copiando el modelo de utilidad registrado por la reclamante, siendo que ésta incurre en una exageración al pretender reivindicar una pieza en forma de mariposa, que es parte de un todo, de uso común en el rubro de los racks. Agrega que tampoco incurre en competencia desleal, dado que la reclamante no tiene tiendas a la vista del público consumidor y que más bien realiza sus ventas de manera directa y por teléfono.

Por último, refiere que en respeto a los derechos de la reclamante se compromete a suspender la fabricación y comercialización de la pieza materia de cuestionamiento, que forma parte integral de un rack y que tratará de culminar con los saldos existentes en sus tiendas en el breve plazo, hasta que sea resuelto el conflicto visto en autos.

1.4. Audiencia de conciliación De conformidad con las facultades conferidas por el artículo 95, literal e), del Decreto Legislativo Nº 1075, la Secretaría Técnica emitió la Resolución Nº 05 de fecha 30 de enero de 2013 citando a las partes a audiencia de conciliación, la cual fue programada para ser realizada el día 14 de febrero de 2013 a las 15:30 h. en las instalaciones del INDECOPI.

Mediante acta de fecha 14 de febrero de 2013, se dejó constancia que, efectuadas las deliberaciones correspondientes, las partes no llegaron a acuerdo conciliatorio alguno, motivo por el cual se dio por finalizada la audiencia.

1.5. Informe de antecedentes

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Luego de efectuar una búsqueda de antecedentes en el registro de patentes de modelo de utilidad que administra la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, se ha podido verificar que LIMA RACK PERÚ S.A.C., de Perú, es titular de la patente de modelo de utilidad para “DISPOSITIVO DE SUJECIÓN PARA MONITORES Y TELEVISORES DE LOS TIPOS LCD, LED Y PLASMA” inscrita con título Nº 0531, vigente hasta el 10 de diciembre de 2020. Conforme a la dispuesto por la Resolución Nº 000812-2012/DIN-INDECOPI de fecha 27 de junio de 2012, por medio de la cual se otorgó la patente citada precedentemente, el pliego reivindicatorio aprobado a favor de LIMA RACK PERÚ S.A.C. consta de dos reivindicaciones, las que corren a fojas 72 y 73 del expediente Nº 000516-2010/DIN, en el que se tramitó la solicitud respectiva, y que a continuación se transcribe: 1. Un dispositivo de sujeción para monitores y televisores de los tipos LCD, LED y plasma, que comprende:

a.- una placa de anclaje (1) que se sujeta a la pared, formada a partir de una plancha elíptica de acero doblada en C, con agujeros para la entrada de pernos. b.- un brazo giratorio (2) compuesta por cuatro tubos dispuestos en forma de rectángulo que se acopla por medio de la introducción de pernos (5A y 5B) a dos de los agujeros de la placa de anclaje, de manera que se permite el movimiento de dicho brazo en sentido horizontal. c.- un eje de inclinación (3) formado por tubo horizontal con dos tuercas introducidas en las puntas y una platina vertical, estas dos unidas en forma de cruz, el tubo colocado en forma perpendicular a los tubos largos del brazo giratorio (2); se sujeta por medio de la platina doblada en C que encaja por fuera del brazo, agujeros en los extremos doblados por donde se introduce los pernos para que se sujeten al brazo giratorio (2). d.- una placa base (4), formada por una plancha de acero con forma de mariposa de una sola pieza con agujeros mediante los cuales se emperna el televisor o monitor, caracterizado por tener dos perforaciones en ojo chino vertical para entrada de pernos (5C y 5D) que están en el tubo del eje de inclinación (3), estos ojos chinos con una silueta alrededor separada por 2 cm. en promedio con un pre-corte y doblez hacia afuera en un ángulo de 90º formando ganchos que permiten colgar esta placa base (4) al tubo del eje de inclinación (3)m formando la inclinación por gravedad del televisor regulado por un perno que cumple la función de tope que se encuentra en la platina del eje de inclinación (3) regulando la inclinación del televisor o monitor.

2. Un dispositivo de sujeción para monitores de los tipos LCD, LED y plasma, de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizado porque dicha platina comprende un agujero para la introducción de una tuerca (8) que sirve como tope para las regulaciones de la inclinación del televisor.

2. ANÁLISIS DE LO ACTUADO

2.1. Ejercicio legítimo de la acción por infracción . Base legal

De acuerdo a lo establecido por el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá

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entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el titular de un derecho protegido en virtud de lo regido por este cuerpo normativo tiene la facultad de entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho, pudiendo actuar también contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Según dispone el artículo 52 de la Decisión 486, aplicable al caso en virtud de lo establecido por el artículo 85 de este cuerpo normativo, la patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines.

Se verifica así que, en el marco de lo establecido por la Comisión de la Comunidad Andina respecto al sistema de patentes, la Decisión 486 consagra un régimen basado en el derecho de exclusión (ius prohibendi), el cual es materializado en la facultad atribuida al titular de una patente para impedir a terceros la realización no consentida de los actos de explotación comprendidos en el artículo 52 del cuerpo normativo referido.

Conforme al artículo 42.2, literal b), del Decreto Legislativo Nº 1033, que sanciona la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías es el órgano competente para pronunciarse sobre las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual iniciadas al amparo de los registros inscritos por la Dirección a la que pertenece.

De otro lado, el artículo 98 del Decreto Legislativo Nº 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486, regula que las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad industrial inscrito, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho.

La disposición señalada en el párrafo anterior es concordante con lo regulado por la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1044, que aprueba la Ley de Represión de Competencia Desleal, norma que dispone que la competencia administrativa para la aplicación de dicha Ley en la determinación y sanción de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual se encuentra asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la legislación especial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el titular del derecho o por quien éste hubiera facultado para ello.

Sobre el particular, el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044 prevé que los actos de confusión consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial

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distinto al que realmente les corresponde. Se prevé asimismo que los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

Por su parte, el artículo 10 del cuerpo normativo enunciado en el párrafo precedente contempla que los actos de explotación indebida de la reputación ajena consisten en la realización de actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluido los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero. Además, se prevé que los actos de explotación indebida de la reputación ajena pueden materializarse mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

2.2. Alcance de protección de la patente que susten ta el reclamo

A efectos de analizar si en el presente caso se configura algún supuesto de infracción, se requiere previamente delimitar el alcance de los derechos de exclusividad de la empresa reclamante.

2.2.1. Base legal del derecho de exclusión derivado de una patente de modelo de utilidad

El artículo 51 de la Decisión 486 dispone que el alcance de la protección conferida por una patente viene a estar determinado por el tenor de las reivindicaciones y que la descripción y dibujos servirán para interpretarlas.

Así, se observa que la regla técnica divulgada por la nota reivindicatoria constituye el elemento fundamental que sirve al propósito de delimitar el ámbito de protección de una patente, delimitación que además puede ser definida por el texto de la memoria descriptiva y los propios dibujos que forman parte de la solicitud.

En atención a lo expuesto, es posible afirmar que existirá infracción a una patente si la definición prevista por una reivindicación es reproducida o incorporada por la realización objeto de cuestionamiento. Es relevante aclarar que para determinar la ocurrencia de este escenario es necesario que la realización cuestionada presente todo el espectro limitante recogido por la reivindicación, lo que afirma el principio de la simultaneidad de todos los elementos2.

Cabe acotar que el principio de simultaneidad aludido versará tanto sobre la definición efectuada en el preámbulo como sobre la realizada en la parte caracterizante en caso la reivindicación defendida sea bipartita. Sobre el particular, es de indicar que la página 36 del Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina (2004) prevé,

2 Al respecto Pascual Segura afirma que a efectos de infracción, en los sistemas modernos de patentes está

ampliamente aceptada lo que se puede llamar la regla de simultaneidad de todos los elementos (en inglés all elements rule), según la cual la realización cuestionada está comprendida dentro del alcance de la protección de una reivindicación dada si -y sólo si- todos los elementos de la reivindicación se encuentran literalmente en la realización cuestionada [Segura, P. (2002). Directrices para la determinación del alcance de protección de las patentes y modelos de utilidad en España. En Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXII (p. 474). Madrid: Universidad de Santiago de Compostela y Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.]. En la misma línea Nelson sostiene: « This aspect of the All Elements Rule comes from the word “all” in the rule (…) each of the requirements set forth by a claim must be met either literally or by an equivalent in order for infringement to be found. In other words, a patentee will not succeed in an infringement action if the accused product lacks one of the claimed elements completely (…)» [Nelson, P. (2003). Definition for “limitation “ in the Context of Prosecution History Estoppel and the All Elements Rule: A Proposed Solution to the Troubling Dictum in Kustom Signals v. Applied Concepts. En Brigham Young University Law Review. Vol.2003. Issue 1 (p. 361). Texas: Applied Concepts Inc.].

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en arreglo a lo recogido por el artículo 51 en mención, que la parte caracterizante define las características que en combinación con el preámbulo se desea proteger3.

Sin perjuicio de lo antes señalado, debe mencionarse que una patente no ve limitado su ámbito de protección a la literalidad de los elementos que constituyen la reivindicación o reivindicaciones que ampara, toda vez que, al momento de ,determinar su alcance, también puede considerarse como elemento protegido aquel que resulte equivalente a un elemento especificado en la reivindicación. Dicho enunciado constituye la esencia de la interpretación por equivalencia, o no literal, de las reivindicaciones, según la cual los productos que incorporan variaciones técnicamente equivalentes a los elementos de la regla técnica amparada por una patente, representan una vulneración al ámbito de protección de la misma. Como respaldo contemporáneo de dicha doctrina, se asevera que el hecho de limitar el ámbito de protección de una patente al contenido literal de sus reivindicaciones desnaturalizaría el sistema de protección concedido a las patentes, ya que, en dicho entendido, bastaría efectuar cambios insustanciales para evitar la acción persecutoria regida por ley.

Cabe indicar que son equivalentes aquellas formas de ejecución que ponen en práctica la invención mediante la aplicación de elementos distintos pero que desempeñan sustancialmente la misma función, del mismo modo y con idénticos efectos a los referidos en las reivindicaciones y que, con el conocimiento del estado de la técnica, resulta obvio para el experto en la materia que su empleo implicará todo ello. En cualquier caso, la interpretación por equivalencia de las reivindicaciones debe ser tal que, por un lado, asegure al titular de la patente una tutela adecuada y que, por otro, brinde a todo tercero suficiente seguridad jurídica.

De conformidad con lo consignado en el párrafo precedente, el análisis comparativo entre el producto objeto de cuestionamiento y los elementos de la reivindicación presuntamente vulnerada debe efectuarse siempre elemento por elemento, debiéndose considerar para la determinación de la existencia de una infracción que el elemento equivalente debe proporcionar prácticamente el mismo resultado que el elemento reivindicado, en aplicación sustancial de la misma función y del mismo modo que este elemento, además de ser obvio para el experto en la materia que el mismo resultado que produce el elemento reivindicado puede ser alcanzado por medio del elemento equivalente4.

3 Pascual Segura manifiesta en este sentido que no hay duda de que es la combinación de todas las características técnicas del preámbulo y todas las características técnicas de la parte caracterizante lo que define el objeto que se desea proteger con la reivindicación, como claramente se indica en varias resoluciones de las Cámaras de Recurso de la OEP. Indica además que cuando se ha de determinar el alcance de protección de una reivindicación, en principio no tiene sentido distinguir entre elementos esenciales y elementos no esenciales, pues todos los elementos o características técnicas, tomados en combinación, definen el objeto de la protección. Si la reivindicación es en dos partes, tan «esenciales» son los elementos del preámbulo como los de la aparte caracterizadora (Ibíd., pp. 466-467). En esta línea de ideas Carmen Salvador ha sostenido lo siguiente: «(…) en relación con la redacción “bipartita” de las reivindicaciones se plantea la cuestión de qué sucede si el solicitante se equivoca al valorar el estado de la técnica y presenta en la parte general una característica que no pertenece al estado de la técnica. Ello no debe ocasionar que se le deniegue su protección ni suponer una renuncia a la misma. Son las “reivindicaciones”, las que definen el objeto y determinan el alcance de protección» [Salvador, C. (2002).El ámbito de protección de la patente (pp. 161-162). Valencia: Tirant lo Blanch]. 4 Estas consideraciones han sido ya previstas en la Resolución Nº 000724-2008/OIN-INDECOPI de fecha

24 de junio de 2008, emitida en el expediente Nº 000087-2008/OIN, y la Resolución Nº 000023-2008/CIN-INDECOPI de fecha 03 de noviembre de 2008, emitida en el expediente Nº 000838-2008/OIN.

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En atención a lo antes señalado, se concluye que se identificará la comisión de una infracción a una patente si cada uno de los elementos de una reivindicación está incluido en la realización cuestionada, ya sea en forma literal o por equivalencia. 2.2.2. Materia reivindicada por la patente de model o de utilidad inscrita con título Nº 0531 Se debe tener en consideración que la patente de modelo de utilidad inscrita con título Nº 0531 ampara un pliego de dos reivindicaciones. La reivindicación 1 es independiente, en tanto la reivindicación 2 depende de la primera. Sobre el particular, se debe indicar que ambas reivindicaciones definen un dispositivo de sujeción del tipo que sostiene monitores y televisores. Cabe destacar, en atención a lo expresamente previsto en la memoria descriptiva, que el modelo de utilidad sustento de la acción viene a estar constituido por una estructura cuya producción involucra menores recursos en relación a las estructuras existentes, permitiendo el ahorro de material, energía y mano de obra, lo cual es acorde a lo dispuesto por el artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El dispositivo reivindicado define la concurrencia de cuatro elementos básicos en su estructura; estos son, (a) una placa de anclaje, (b) un brazo giratorio, (c) un eje de inclinación y (d) una placa base. Es de señalar que la reivindicación 1 define la placa base como un elemento cuya configuración presenta dos ganchos, los mismos que tienen origen en el pre-corte y doblez en ángulo de 90º de dos secciones de su superficie, y que cuentan, cada uno, con una perforación en ojo chino vertical que permite la entrada de los pernos del tubo horizontal que conforma el eje de inclinación. Es relevante acotar que esta configuración concreta permite emplear la misma placa base para construir los elementos de sujeción al eje de inclinación, lo que significa el ahorro de material, de acuerdo a lo indicado en el expediente de registro. La reivindicación 1 describe asimismo una forma específica para la placa base aludida, la cual encuentra correlato en la forma definida para la placa de anclaje. Al respecto, es importante advertir que las especificaciones efectuadas sobre la forma de mariposa de la placa base y la forma elíptica que presenta la placa de anclaje no responden a criterios arbitrarios o aislados, sino más bien a la preestablecida construcción de dos piezas a partir de una única plancha sometida a una matriz. Así pues, se observa que la particular forma cóncava que define a la placa base y la forma convexa de la placa de anclaje son producto del mismo corte ejecutado sobre una plancha, lo cual responde a la ventaja esencial del modelo de utilidad amparado, asociada al ahorro de material y energía. Cabe mencionar que la placa de anclaje se somete a un moldeado posterior para adquirir la forma de «C» definida en la reivindicación 1, con el propósito de asir el brazo giratorio. Lo mencionado precedentemente encuentra sustento en las figuras obrantes en la solicitud de registro a fojas 17 y 19, así como en las siguientes manifestaciones de la empresa reclamante en el curso de la tramitación de la misma, hechas con el propósito de justificar la patentabilidad del modelo en cuestión:

«Nosotros somos conscientes de que existen soporte [sic] en otros países del mundo, los cuales son más complicados de fabricar ya que tendrían que hacer una matriz para cada pieza.

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Nuestro rack permite elaborar una segunda y tercera pieza desde la pieza base , lo cual minimiza costos y energía.

(…)

Ahorro costo de material y mano de obra con el complemento de las dos planchas en etapa metálica.

Ahorro de merma en un 2% aprox. Ya que de la placa base nace la placa de anclaje .

(…)

«Los ganchos de anclaje son extraídos de la placa ba se ahorrando material disminuyendo merma y permite un fácil montaje de la TV con la placa empernada.»

(foja 71 del expediente de registro, lo resaltado es propio)

Figura obrante a foja 19 del expediente Nº 000516-2010/DIN


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De acuerdo a la reivindicación 1, la configuración del eje de inclinación permite que la platina vertical que forma parte de éste disponga de un perno capaz de regular la inclinación del televisor o monitor que el dispositivo fuera a sostener, ejerciendo la función de tope. Se describe además que la platina vertical aludida, que se une al tubo horizontal bajo una disposición en forma de cruz, presenta forma de “C”, la cual permite asir el otro extremo del brazo giratorio, función que es asegurada por medio de pernos.

Por lo demás, el brazo giratorio tiene una estructura tubular, configurada de modo tal que permite el acoplamiento de la placa de anclaje y el eje de inclinación.

Finalmente, se tiene que la reivindicación 2 define un dispositivo del tipo descrito en la reivindicación 1, caracterizado por la presencia de un agujero en la platina vertical del eje de inclinación, el cual permite el ingreso de la tuerca que servirá de tope.

En atención a lo antes señalado, se determina que existirá infracción a los derechos correspondientes a la patente de modelo de utilidad que sustenta la denuncia solo en la medida que cada uno de los elementos definidos en el pliego reivindicatorio amparado esté comprendido en alguna de las realizaciones cuestionadas o, dicho de otra manera, podrán coexistir en el mercado otros dispositivos de sujeción de televisores y monitores que presenten una estructura distinta a la amparada por esta patente.

2.3. Marco general sobre la limitación de iniciativ as empresariales

Conforme ha establecido la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI en reiterados pronunciamientos5

y en los Lineamientos sobre Competencia

5 A manera de ejemplo, podemos señalar las siguientes resoluciones: (i) Resolución Nº 060-2000/CCD-

INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 032-2000/CCD y Nº 039-2000/CCD, seguidos por S.C. Johnson & Son del Perú S.A. contra Interamerican Trade Development Company S.A.; (ii) Resolución Nº 057-2000/CCD-INDECOPI, emitida en los expedientes acumulados Nº 035-2000/CCD y Nº 059-2000/CCD, seguidos por Valvosanitaria Industrial S.A. contra Fábrica de Grifería S.A. y Dersa S.A., respectivamente; y, (iii) Resolución Nº 073-2000/CCD-INDECOPI, emitida en el expediente Nº 089-2000/CCD, seguido por Clorox del Pacífico S.A. contra Intradevco S.A.

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Desleal6, en una economía social de mercado la imitación de iniciativas empresariales es una conducta permitida. En este contexto, el llamado “derecho a imitar” constituye una de las manifestaciones de la libertad de iniciativa privada en materia económica, consagrada en la Constitución Política del Perú7, la cual a su vez es uno de los principios que rigen el modelo de economía social de mercado.

Sin embargo, este derecho no tiene un carácter absoluto, sino que se encuentra limitado por los derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado.

El primer límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por los derechos de propiedad intelectual que, a través de la protección de signos distintivos bajo el registro de marcas, la protección de la apariencia particular de productos bajo el registro de diseño industrial, la protección de invenciones bajo patentes y de obras conforme a la legislación de derechos de autor, entre otros, permite al titular de una creación protegerse de la imitación de sus competidores y excluirlos del uso de elementos que, pudiendo ser imitados en principio, son de uso y disposición exclusivos del titular del derecho de propiedad intelectual.

El segundo límite al denominado “derecho a imitar” está constituido por el “deber de diferenciación” que se exige a los proveedores que emplean presentaciones, diseños o formas de productos, así como establecimientos en el mercado. Este límite se refiere a que si bien los concurrentes en el mercado tienen derecho a imitar, tienen, sin embargo, el deber jurídico de evitar, en observancia de la buena fe empresarial, que alguna imitación que desarrollen pueda generar confusión respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que éstos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde. Esta conducta es considerada contraria a la buena fe empresarial y es ejemplificada como tal, en el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

2.4. Elementos utilizados por la reclamada

A partir de los elementos probatorios aportados por ambas partes y los argumentos sostenidos por éstas, este colegiado ha podido corroborar que, bajo las denominaciones comerciales «Euro Racks» y «Súper Racks», la empresa Súper Rack Perú E.I.R.L. comercializa tres de los cuatro racks que son materia de reclamo, los que, a saber, están constituidos por (i) un dispositivo móvil con doble articulación, identificado con la denominación «Euro Racks» y el código EDAG 2632; (ii) un dispositivo giratorio con doble articulación, identificado con la denominación «Súper Racks», aunque sin código; y (iii) un dispositivo giratorio con triple articulación, identificado con la denominación «Súper Racks» y el código GTA 2632. Lo enunciado encuentra soporte en los instrumentos que se cita seguidamente:

(a) Las muestras impresas correspondientes a la página Web http://superrackperu.com (documentación obrante de fojas 36 a 38 del expediente),

(b) La factura 003 - Nº 000750 expedida en diciembre de 2012 por la reclamada, en atención a la venta del rack con código EDAG 2632 (documento obrante a foja 33 del expediente),

6 Aprobados por Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI de fecha 5 de julio de 2001. 7 Constitución Política del Perú Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

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(c) Las muestras fotográficas tomadas en un local comercial de la empresa reclamada (documentación obrante a fojas 34 y 35 del expediente).

(d) Las muestras fotográficas de las presentaciones correspondientes al rack de soporte giratorio con doble articulación, identificado con la denominación «Súper Racks»; y el rack de soporte giratorio genérico, identificado con la denominación «Euro Racks» (documentación obrante de fojas 39 a 41 y 95 a 97 del expediente), así como la muestra física correspondiente a este último.

(e) El catálogo de la empresa reclamada, que muestra entre los productos ofrecidos el rack giratorio con triple articulación identificado con el código GTA 2632 y el rack giratorio con doble articulación identificado con el código EDAG 2632 (documento obrante a fojas 124 y 125 del expediente).

Según lo declarado en el escrito de contestación, la empresa reclamada también se encarga de fabricar los productos precitados.

De otro lado, se debe señalar que no ha sido aportada ninguna evidencia que permita establecer que la empresa reclamada viene fabricando y/o comercializando un rack identificado con el código RCR-2642, tal como es sostenido en el escrito de denuncia, motivo por el que corresponde desestimar la denuncia en este extremo.

Así, bajo las consideraciones expuestas, se ha determinado fehacientemente que la empresa reclamada, Súper Rack Perú E.I.R.L., ha introducido en el comercio tres de los racks que son materia de reclamo, por lo que queda por determinar si éstos se hallan dentro del alcance de protección reivindicado por la patente de modelo de utilidad para «DISPOSITIVO DE SUJECIÓN PARA MONITORES Y TELEVISORES DE LOS TIPOS LCD, LED Y PLASMA» inscrita a nombre de Lima Rack Perú S.A.C. con título Nº 0531, de modo tal que su explotación constituya un supuesto de vulneración a los derechos derivados de este elemento de propiedad intelectual. Asimismo, en tanto estén vinculados al registro en cuestión, se deberá establecer si el acto de explotación aludido representa un acto de competencia desleal en las modalidades de confusión o explotación de reputación ajena.

Sin perjuicio de lo anterior, es de tener en consideración que la empresa reclamada ha manifestado en su descargo que viene fabricando y comercializando los productos objeto de cuestionamiento desde aproximadamente el año 2006, lo que es anterior a aquella en que se depositó válidamente la solicitud que dio origen al registro que sustenta la denuncia (13 de agosto de 2010). En este sentido, se estima que en el presente caso podría configurar la excepción a la acción persecutoria prevista por el artículo 55 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que consagra el derecho de uso anterior o preuso, por lo que se advierte que de verificar que los modelos materia de denuncia se encuentran dentro del alcance de protección de la patente de modelo de utilidad de la reclamante, se pasará a corroborar, en consideración a las pruebas presentadas por la reclamada, si, en efecto, tales objetos fueron materia de explotación con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro8. 8 El derecho de uso anterior, también llamado derecho de explotación anterior, restringe la acción persecutoria del

titular de una patente respecto de aquellos actos de explotación efectuados por alguien que de buena fe y de manera independiente ha desarrollado o adquirido la invención protegida por tal patente con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de ser el caso, la fecha de prioridad, habiendo, además, iniciado su explotación o realizado preparativos efectivos o serios para explotarla. Dicho de otra manera, aquel que, en virtud a las circunstancias enunciadas líneas arriba, ostente el derecho de uso anterior puede continuar con la explotación de la invención protegida a favor de otro, o de iniciar su explotación, de haber efectuado preparativos serios para su explotación, sin que dicha conducta represente una infracción a los derechos de la patente referida a dicha invención, privilegiándose así la situación de hecho existente con anterioridad a la presentación de la solicitud de protección de patente depositada por otro.

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2.5. Análisis de los hechos imputados. Evaluación d e los medios probatorios Vistos los actuados se constata que las partes han ejercido los medios legales suficientes para sustentar la defensa de sus posiciones, estimándose en consecuencia que resulta procedente efectuar el análisis de la cuestión controvertida. 2.5.1. Sobre la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial Es de referir que mediante Resolución Nº 08 de fecha 27 de marzo de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso la emisión del informe técnico correspondiente, labor que en el caso concreto fue asignada a una examinadora para que, en el ámbito de su especialización, someta a evaluación las características del objeto de reclamo, de modo tal que dicha consideración coadyuve a que, conforme a ley, la autoridad efectúe la valoración del caso. Así, de conformidad con lo dispuesto mediante la resolución citada, fue evacuado el informe técnico SMS N° 14-2013 (en adelante el info rme técnico). A efectos de realizar la comparación del caso, el informe técnico individualizó la materia de evaluación del siguiente modo: D1: Reivindicación independiente de la patente de modelo de utilidad para «DISPOSITIVO DE SUJECIÓN PARA MONITORES Y TELEVISORES DE LOS TIPOS LCD, LED Y PLASMA» inscrito a nombre de Lima Rack Perú S.A.C. con título Nº 0531. D2: Fotografías correspondientes al rack giratorio con doble articulación para TV de 26’’ a 32’’ identificado con el código EDAG2632, las cuales obran a fojas 35, 125 y 126 del expediente. D3: Fotografías correspondientes al rack giratorio/Doble articulación TV, LED, LCD DE 26’ A 32’ obrantes a foja 36 del expediente. D4: Fotografías correspondientes al rack giratorio/Triple articulación LED, LCD DE 26’ A 32’ identificado con el código GTA2632, las cuales obran a fojas 34 y 125 del expediente. Una vez efectuada la individualización citada, el informe técnico en mención procedió a realizar el análisis comparativo del modo que se detalla a continuación: CUADRO COMPARATIVO Nº 1 D1

D2

La figura en análisis surge como un derecho que atenúa la rigidez del sistema de patentes recogido por la Comisión de la Comunidad Andina, el cual atribuye el derecho de patente a quien haya sido el primero en presentar la solicitud respectiva o al que invoque la prioridad más antigua (first to file), evitando, así, que aquel sistema menoscabe las inversiones realizadas para obtener un producto o alcanzar un procedimiento cuya explotación procura una ventaja económica para su inventor y que constituye una situación consolidada con anterioridad.

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Un dispositivo de sujeción para monitores y televisores de los tipos LCD, LED y plasma, que comprende: - una placa de anclaje (1) que se sujeta a la pared, formada a partir de una plancha elíptica de acero doblada en C , con agujeros, - un brazo giratorio (2), compuesto por cuatro tubos dispuestos en forma de rectángulo, el cual se acopla a unos agujeros de la placa de anclaje, - un eje de inclinación (3) formado por un tubo horizontal con dos tuercas introducidas en las puntas y una platina vertical, siendo que el tubo horizontal y la platina están unidas en forma de cruz, - una placa base (4) formada por una plancha de acero en forma de mariposa de una sola pieza con agujeros (en los cuales se emperna el televisor o monitor), caracterizado por: tener dos perforaciones en forma de “ojo chino” vertical , en los dobleces de la placa base (4), para la entrada de los pernos del tubo del eje de inclinación (3), donde dichos “ojos chinos” tienen una silueta alrededor separada por 2 cm en promedio con un pre-corte y doblez hacia afuera en un ángulo de 90º, formando ganchos que permiten colgar la placa base (4) al tubo del eje de inclinación (3); y, un perno (8), que funciona como tope , el cual se encuentra en la platina del eje de inclinación (3), regulando la inclinación por gravedad del televisor o monitor.

Un dispositivo de sujeción para televisores, que comprende: - una placa de anclaje (1) que se sujeta a la pared, formada a partir de una plancha elíptica doblada en C , con agujeros, - un brazo giratorio (2), compuesto por un brazo en forma de un prisma rectangular, articulado por dos ejes móviles de forma cilíndrica, acoplándose dicho brazo a la placa de anclaje (1) - una pieza de inclinación (3) formado por una porción en forma de “C”, cuyo lado vertical es curvo con una perforación central en toda su extensión longitudinal, y cuyos extremos están acoplados en un ángulo de 90º a dos platinas rectangulares, donde cada una de ellas tiene un orificio en sus extremos, - una placa base (4) formada por una plancha en forma de mariposa, cuya parte más angosta tiene acoplada una pieza rectangular curvada (5) con un orificio en su parte central, siendo que los lados rectos de la pieza son paralelos a la parte curva de la placa base, siendo que la perforación central del lado curvo de la pieza de inclinación , se acopla al orificio de la pieza rectangular curvada de la placa base, mediante un perno , el cual se podrá desplazar en toda la extensión longitudinal de dicha perforación central; y, a su vez funcionar como tope.

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Figura 1 que corre a foja 17 del expediente Nº 000516-2010/DIN

Fotografía obrante a foja 126 del expediente N° 002 450-2012/DIN

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Fotografía obrante a foja 126 del expediente N° 002 450-2012/DIN


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Rack del catálogo identificado con código EDAG2632

Rack de la página Web (anexo 1H) Realizado el juicio comparativo del caso, el informe técnico determinó que aun cuando D1 y D2 presentan características similares en relación a la placa de sujeción elíptica doblada en forma de C (1), el producto D2 presenta características que lo hacen diferente frente a D1, tales como:

- El brazo giratorio es de forma prismática rectangular, articulado por dos ejes cilíndricos,

- La pieza de inclinación está formada por una porción en forma de «C» cuyo lado vertical curvo tiene una perforación central en toda su extensión longitudinal, la cual permite que un perno se mueva en toda la longitud de la perforación, y

- Si bien la placa base tiene forma de mariposa, no cuenta con los orificios desde los cuales se proyectan los dobleces con perforaciones en forma de “ojo chino” vertical, sino más bien una pieza rectangular curvada, mediante la cual se acopla a la pieza de inclinación.

Se estimó así que D2 presenta diferencias que atañen al brazo giratorio, el eje de inclinación y la placa base; ello en tanto (i) el brazo giratorio no está formado por cuatro tubos dispuestos en forma de rectángulo, (ii) no cuenta con un eje de inclinación formado por un tubo horizontal y una platina vertical con un perno de regulación que funciona como tope de inclinación y (iii) la placa base no tiene dos perforaciones en forma de «ojo chino», lo que redunda en que el artículo analizado no incorpore las ventajas técnicas que implica D1.

En complemento de lo señalado por el informe técnico, es de indicar que las características que definen al producto D2 repercuten en que prescinda del ahorro de material y energía propuesto por el modelo D1, en tanto la configuración de la placa base evidencia que los elementos de sujeción a la pieza de inclinación no surgen de la primera, tal como define D1, en donde los elementos de sujeción, denominados «ganchos», corresponden a dobleces realizados sobre la misma placa base, lo que persigue el ahorro de materia prima.

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Así, se considera que aunque la pieza de inclinación y la placa base que componen la estructura de D2 cumplen con la misma función que los elementos correlativos definidos en D1, lo hacen de un modo diferente al expresamente propuesto por éste, lo que permite concluir que D2 no se halla dentro del ámbito de protección de D1, ni literalmente ni por equivalencia.

CUADRO COMPARATIVO Nº 2

D1 D3 Un dispositivo de sujeción para monitores y televisores de los tipos LCD, LED y plasma, que comprende: - una placa de anclaje (1) que se sujeta a la pared, formada a partir de una plancha elíptica de acero doblada en C , con agujeros, - un brazo giratorio (2), compuesto por cuatro tubos dispuestos en forma de rectángulo, el cual se acopla a unos agujeros de la placa de anclaje, - un eje de inclinación (3) formado por un tubo horizontal con dos tuercas introducidas en las puntas y una platina vertical, siendo que el tubo horizontal y la platina están unidas en forma de cruz, - una placa base (4) formada por una plancha de acero en forma de mariposa de una sola pieza con agujeros (en los cuales se emperna el televisor o monitor), caracterizado por: tener dos perforaciones en forma de “ojo chino” vertical , en los dobleces de la placa base (4), para la entrada de los pernos del tubo del eje de inclinación (3), donde dichos “ojos chinos” tienen una silueta alrededor separada por 2 cm en promedio con un pre-corte y doblez hacia afuera en un ángulo de 90º, formando ganchos que permiten colgar la placa base (4) al tubo del eje de inclinación (3); y, un perno (8), que funciona como tope , el cual se encuentra en la platina del eje de inclinación (3), regulando la inclinación por gravedad del televisor o monitor.

Un dispositivo de sujeción de televisores, LED y LCD que comprende: - una placa de anclaje (1) que se sujeta a la pared, formada a partir de una plancha rectangular , con agujeros, - un brazo giratorio (2), compuesto por un brazo en forma de un prisma rectangular, articulado por dos ejes móviles, el cual se acopla a la placa de anclaje, - una pieza de inclinación (3) que tiene una forma geométrica tal como se aprecia en la figura, es decir una pieza cuadrada, cuyos lados verticales se prolongan hasta formar unas lengüetas con orificios (5) para pernos, donde dicha pieza de inclinación se acopla al brazo giratorio por el eje móvil que no está unido a la placa de anclaje; y, - una placa base (4) formada por una plancha en forma de mariposa, en cuya parte central tiene acoplada una pieza cuadrada, cuyos lados verticales se prolongan hasta formar unas lengüetas con unos orificios transversales (6) para pernos, los cuales sirven para que la placa base se acople a la pieza de inclinación, en donde: las lengüetas con orificios (5) , se acoplan a las lengüetas con orificios transversales (6), de modo que ingresan los 4 pernos por dichos orificios (uno en cada extremo), y así unir la placa base y la pieza de inclinación.

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Rack giratorio de la página Web (anexo 1H) Rack giratorio

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Rack giratorio de la página Web (anexo 1H)


En la misma línea, el informe técnico determinó que D3 presenta características que la hacen diferente frente a D1, tales como:

- La placa de anclaje es rectangular,

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- El brazo giratorio está constituido por un brazo rectangular, articulado por dos ejes móviles,

- La pieza de inclinación tiene forma cuadrada, cuyos lados verticales se prolongan hasta formar unas lengüetas con orificios; y,

- Si bien la placa base presenta forma de mariposa con agujeros para pernos, no tiene los orificios desde los cuales se proyectan los dobleces con perforaciones en forma de “ojo chino” vertical. Por el contrario, dicha placa base tiene acoplada en su parte central una pieza cuadrada cuyos lados verticales se prolongan hasta formar unas lengüetas con un orificio transversal, formándose una especie de ganchos en sus cuatro extremos, los cuales sirven para unir la placa base a la pieza de inclinación, mediante pernos en los cuatro extremos de ambas piezas. Se estimó así que D3 presenta diferencias que atañen a todos los elementos de la estructura definida en D1; ello en tanto (i) la placa de anclaje de D3 no está formada por una plancha elíptica doblada en C, (ii) el brazo giratorio no está formado por cuatro tubos dispuestos en forma de rectángulo, (iii) el eje de inclinación no está formado por un tubo horizontal y una platina vertical con un perno de regulación que funciona como tope de inclinación y (iv) la placa base no tiene dos perforaciones en forma de «ojo chino», lo que redunda en que el artículo analizado no incorpore las ventajas técnicas que implica D1.

En complemento de lo señalado por el informe técnico, es de indicar que las características que definen al producto D2 repercuten en que prescinda del ahorro de material y energía propuesto por el modelo D1, en tanto la configuración de la placa de anclaje no evidencia que ésta y la placa base hayan sido construidas a partir de única plancha sometida a la misma matriz, además que la configuración de la placa base evidencia que los elementos de sujeción a la pieza de inclinación no surgen de la primera, tal como define D1, en donde los elementos de sujeción, denominados «ganchos», corresponden a dobleces realizados sobre la misma placa base, lo que persigue el ahorro de materia prima.

Así, se considera que aunque la placa de anclaje y la placa base que componen la estructura de D3 cumplen con la misma función que los elementos correlativos definidos en D1, lo hacen de un modo diferente al expresamente propuesto por éste, lo que permite concluir que D2 no se halla dentro del ámbito de protección de D1, ni literalmente ni por equivalencia.

CUADRO COMPARATIVO Nº 3 D1

D4

Un dispositivo de sujeción para monitores y televisores de los tipos LCD, LED y plasma, que comprende:

Un dispositivo de sujeción para televisores del tipo LED y LCD, que comprende:

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- una placa de anclaje (1) que se sujeta a la pared, formada a partir de una plancha elíptica de acero doblada en C , con agujeros, - un brazo giratorio (2), compuesto por cuatro tubos dispuestos en forma de rectángulo, el cual se acopla a unos agujeros de la placa de anclaje, - un eje de inclinación (3) formado por un tubo horizontal con dos tuercas introducidas en las puntas y una platina vertical, siendo que el tubo horizontal y la platina están unidas en forma de cruz, - una placa base (4) formada por una plancha de acero en forma de mariposa de una sola pieza con agujeros (en los cuales se emperna el televisor o monitor), caracterizado por: tener dos perforaciones en forma de “ojo chino” vertical , en los dobleces de la placa base (4), para la entrada de los pernos del tubo del eje de inclinación (3), donde dichos “ojos chinos” tienen una silueta alrededor separada por 2 cm en promedio con un pre-corte y doblez hacia afuera en un ángulo de 90º, formando ganchos que permiten colgar la placa base (4) al tubo del eje de inclinación (3); y, un perno (8), que funciona como tope , el cual se encuentra en la platina del eje de inclinación (3), regulando la inclinación por gravedad del televisor o monitor.

- una placa de anclaje (1) que se sujeta a la pared, formada a partir de una plancha rectangular , con agujeros, - un brazo giratorio (2), compuesto por dos brazos rectangulares, articulados por tres ejes móviles, - una pieza de inclinación (3) que tiene una forma geométrica tal como se aprecia en la figura, es decir una pieza cuadrada, cuyos lados verticales se prolongan hasta formar unas lengüetas con orificios (5) para pernos, donde dicha pieza de inclinación se acopla al brazo giratorio por uno de los ejes móviles, - una placa base (4) formada por una plancha en forma de mariposa, en cuya parte central tiene acoplada una pieza cuadrada, cuyos lados verticales se prolongan hasta formar unas lengüetas con unos orificios transversales (6) para pernos, los cuales sirven para que la placa base se acople a la pieza de inclinación, en donde: las lengüetas con orificios (5) , se acoplan a las lengüetas con orificios transversales (6), de modo que ingresan los 4 pernos por dichos orificios (uno en cada extremo), y de ese modo unir a la placa base y la pieza de inclinación.

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Rack giratorio de la página Web (anexo 1H) Rack giratorio

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Rack giratorio de la página Web (anexo 1H)


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Rack del catálogo identificado con código GTA 2632, obrante a foja 126 del expediente N° 002450-2012/DIN

Por último, se determinó que D4 presenta características que la hacen diferente frente a D1, tales como:

- La placa de anclaje es rectangular,

- El brazo giratorio está conformado por dos brazos rectangulares, articulados por tres ejes móviles,

- La pieza de inclinación tiene forma cuadrada y sus lados verticales se prolongan hasta formar unas lengüetas con orificios; y,

- Si bien la placa base tiene forma de mariposa, no tiene los orificios desde los cuales se proyectan los dobleces con perforaciones en forma de “ojo chino” vertical, sino más bien tiene acoplada en su parte central una pieza cuadrada cuyos lados verticales se prolongan hasta formar unas lengüetas con orificios transversales, formándose una especie de ganchos en sus cuatro extremos, los cuales se unirán a las lengüetas de la pieza de inclinación, uniendo a esta última a la placa base, mediante pernos en los cuatro extremos de ambas piezas.

Se estimó así que D4 presenta diferencias que atañen a todos los elementos de la estructura definida en D1; ello en tanto (i) la placa de anclaje de D4 no está formada por una plancha elíptica doblada en C, (ii) el brazo giratorio no está formado por cuatro tubos dispuestos en forma de rectángulo, (iii) el eje de inclinación no está formado por un tubo horizontal y una platina vertical con un perno de regulación que funciona como tope de inclinación y (iv) la placa base no tiene dos perforaciones en forma de «ojo chino», lo que redunda en que el artículo analizado no incorpore las ventajas técnicas que implica D1. En complemento de lo señalado por el informe técnico, es de indicar que las características que definen al producto D4 repercuten en que prescinda del ahorro de material y energía propuesto por el modelo D1, en tanto la configuración de la placa de anclaje no evidencia que ésta y la placa base hayan sido construidas a partir de única plancha sometida a la misma matriz, además que la configuración de la placa base evidencia que los elementos de sujeción a la pieza de inclinación no surgen de la primera, tal como define D1, en donde los elementos de sujeción, denominados «ganchos», corresponden a dobleces realizados sobre la misma placa base, lo que persigue el ahorro de materia prima.

Así, se considera que aunque la placa de anclaje y la placa base que componen la estructura de D4 cumplen con la misma función que los elementos correlativos definidos en D1, lo hacen de un modo diferente al expresamente propuesto por éste,

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lo que permite concluir que D2 no se halla dentro del ámbito de protección de D1, ni literalmente ni por equivalencia.

Considerando que los productos D2 a D4 presentan diferencias frente a D1, se determinó asimismo que las características descritas en la reivindicación dependiente 2 también son diferentes respecto a dichos productos.

En atención a las consideraciones expuestas, se determina que los productos objeto de reclamo no incorporan ni reproducen las características reivindicadas por la patente de modelo de utilidad para «DISPOSITIVO DE SUJECIÓN PARA MONITORES Y TELEVISORES DE LOS TIPOS LCD, LED Y PLASMA» inscrita con título Nº 0531.

Este colegiado estima que el juicio contenido en el informe técnico SMS N° 14-2013 se basa en una apreciación clara y objetiva que determina que el análisis sea adecuado, razón por la que se muestra plena conformidad con dicho documento, el mismo que, de acuerdo con lo normado por el artículo 6.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, sancionado mediante Ley Nº 274449, motiva las conclusiones de la presente resolución.

Cabe indicar en este apartado que en tanto se ha establecido que los artículos denunciados no se encuentran incluidos dentro del ámbito de protección de la patente de modelo de utilidad de la reclamante, no corresponde realizar análisis adicional alguno a efectos de determinar la existencia del derecho de uso anterior previsto por el artículo 55 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.5.2. Sobre la presunta comisión de actos de compe tencia desleal en la modalidad de confusión De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1044, una conducta de confusión será un acto contrario a la buena fe empresarial y, en consecuencia, un acto de competencia desleal cuando tenga como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que éstos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.

Conforme ha sido señalado por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal en diversos pronunciamientos y recogido en los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, para determinar la existencia de actos de confusión, debe analizarse, entre otros:

1. La forma como se distribuyen los bienes, productos o se proveen los servicios confrontados en el análisis, así como las características generales de los establecimientos. En este punto se analiza, por ejemplo, si los bienes, servicios o establecimientos concurren en una misma plaza, en un mismo segmento del mercado o empleando similares canales de distribución.

2. El nivel de experiencia de los consumidores que adquieren tales bienes o servicios, o acuden a tales establecimientos.

9 Ley Nº 27444 Artículo 6°. - Motivación del acto administrativo (…) 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto.

27

3. El grado de distintividad de los signos, presentación o apariencia general de los bienes, de la prestación del servicio, del establecimiento, o de sus medios de identificación que cumplan una función indicadora de procedencia empresarial.

4. El grado de similitud existente entre los elementos (signos, presentación o apariencia general) que corresponden a los bienes, servicios o establecimientos objeto de confrontación.

Finalmente, el riesgo de confusión debe evaluarse atendiendo a la capacidad de diferenciación de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes y teniendo en cuenta la presentación o

el aspecto general de los productos o de las prestaciones materia de evaluación100.

En el presente caso, la reclamante alega que los productos fabricados por la parte emplazada producen confusión en el público usuario o consumidor, el cual finalmente adquiere un producto que no guarda las especificaciones técnicas del original.

Al respecto, cabe precisar que la libre iniciativa privada constituye la regla general en el marco de la actuación de los agentes económicos, la cual se encuentra limitada por los derechos de propiedad intelectual y por el deber de diferenciación que se exige a los proveedores que emplean formas de productos o establecimientos en el mercado. En este punto, la Comisión advierte que el derecho a imitar que tienen los concurrentes en el mercado no debe generar confusión respecto del origen empresarial de las prestaciones que brinda un agente determinado, de manera tal que se considere que ésta posee un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.

Es relevante señalar que a diferencia de la evaluación que se conduce en casos de supuestos de infracción a derechos de propiedad industrial, en donde, dado el carácter registral del sistema, el juicio de valor para determinar la vulneración del objeto de protección se realiza únicamente en base a la confrontación de la manifestación escrita o gráfica expresamente aprobada por la autoridad competente y la realización materia de denuncia; la evaluación a efectuar en un supuesto que atañe una conducta que atenta contra la buena fe empresarial en base a una posible inducción a error sobre el origen empresarial de productos propios ha de tomar en cuenta además la valoración de los objetos concurrentes en el mercado, esto es, la realización materia de denuncia y la realización que introduce al mercado la propia parte reclamante, ello a efectos de corroborar si, en efecto, el elemento cuestionado induce a error a los agentes en el mercado.

Revisados los actuados, se observa que la reclamante ha cumplido con presentar medios que acreditan las características del producto que ella comercializa, tal como consta en la representación gráfica que corre a foja 77, siendo oportuno indicar que las características del mismo corresponden a las que son objeto del registro de su propiedad.

A continuación se muestra las características de la realización aludida.

10

Criterio discutido por la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI en la Resolución Nº 005-97-TDC de fecha 03 de enero de 1997, a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 065-95-CCD, mediante la que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal declaró infundada la denuncia presentada por Bijoutería B&C S.R.L. contra Belcro S.R.L., por presuntas infracciones al Decreto Ley Nº 26122 cometidas con ocasión de la fabricación y comercialización de artículos de bisutería cuya presentación era similar a la de la denunciante. En dicha oportunidad se señaló que el diseño de la bisutería no era un elemento que permitía identificar el origen empresarial de ésta, al tratarse de diseños comunes, precisándose que debía atenderse a que, tanto la denunciante como la denunciada, comercializaban sus productos a través de catálogos que perfectamente permitían a un consumidor diferenciar la procedencia empresarial de dichos productos, debido principalmente a que los nombres comerciales de las empresas aparecían claramente en la carátula de sus respectivos catálogos.

28

Imagen de una muestra física del objeto comercializado por la reclamante, que forma parte de los documentos contenidos en el dispositivo USB aportado por Lima Rack Perú S.A.C. el 10 de enero de 20131/3

29

Imagen de una muestra de la parte frontal de la presentación correspondiente al objeto comercializado por la reclamante, que forma parte de los documentos contenidos en el dispositivo USB aportado por Lima Rack Perú S.A.C. el 10 de enero de 2013

Imagen de una muestra de la parte posterior de la presentación correspondiente al objeto comercializado por la reclamante, que forma parte de los documentos contenidos en el dispositivo USB aportado por Lima Rack Perú S.A.C. el 10 de enero de 2013

30

Imagen de la presentación correspondiente a un rack comercializado por la empresa reclamada bajo la marca Euro Racks, modelo EDAG 2632, aportado por Lima Rack Perú S.A.C. el 10 de enero de 2013 Así pues, en análisis del caso, se debe mencionar ante todo que, tal como denotan las conclusiones previstas en el apartado anterior, los modelos de rack objeto de denuncia presentan características que difieren del modelo de utilidad del reclamante, y por tanto de la realización que ésta introduce en el mercado11. Aun cuando la reclamante ha sostenido que la apariencia de la placa base de los modelos de rack denunciados puede causar confusión en el público usuario, se estima que esta forma no reviste suficientes características que, por sí solas, permitan colegir un origen empresarial determinado. Cabe acotar que si bien existe la posibilidad de que una forma que carece inherentemente de una capacidad indicadora de procedencia empresarial pueda adquirir sobrevenidamente esta capacidad como consecuencia de su uso en el mercado, la reclamante no ha presentado medios que conduzcan a establecer la existencia de esta circunstancia. Sin perjuicio de lo anterior, se estima, a partir de las pruebas aportadas, que un consumidor que actúe con mínima diligencia puede advertir que el producto que comercializa la reclamada procede de un origen empresarial distinto al correspondiente a la reclamante, en tanto, tal como consta en la muestra aportada por esta última, es identificado con una denominación comercial distinta (EURO RACKS frente a LIMA RACK PERÚ, respectivamente), verificándose que este medio de identificación guarda el debido deber de diferenciación.

11

Cabe señalar al respecto que en tanto la ventaja técnica del modelo de la reclamante radica en aspectos favorables a ésta (ahorro de materia prima y energía) y no propiamente a favor del consumidor, no existiría una razón propia del elemento de propiedad industrial protegido y, así, de la realización de la reclamante, para que el consumidor identifique éste como procedente de un origen empresarial determinado.

31

A mayor abundamiento, cabe indicar que el empaque correspondiente al producto materia de reclamo consigna en todas sus caras la denominación comercial EURO RACKS y en sus caras frontal y posterior la razón social de la empresa reclamada, Super Rack Perú E.I.R.L., debiéndose señalar por lo demás que los diseños gráficos de los empaques de ambas partes guardan características diferentes.

Asimismo, se verifica que las páginas Web empleadas por ambas partes permiten que los consumidores perciban que sus productos provienen de orígenes empresariales diferentes, en tanto los nombres de dominio que utilizan sus páginas Web y los nombres comerciales en cada caso son claramente diferenciables. A mayor abundamiento, se observa que la página Web del reclamante, www.limarackperu.com, consigna el nombre comercial LIMA RACK PERU, en tanto la página Web de la reclamada, www.superrackperu.com, consigna el nombre SUPER RACK.

De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, esta Comisión no advierte la existencia de un riesgo de confusión directo o indirecto, ni una posible confusión en la modalidad de riesgo de asociación entre la presentación del reclamante y aquella que comercializó el reclamado, correspondiendo declarar infundado el presente extremo de la denuncia.

2.5.3. Sobre la presunta comisión de actos de compe tencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena

Conviene señalar que en los casos de explotación indebida de la reputación ajena, un agente económico busca aprovecharse de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico. Sin embargo, corresponde indicar que la infracción se configurará siempre que se trate de un acto distinto a aquel que sea capaz de generar confusión en el mercado.

Al respecto, este colegiado observa que la reclamante no ha planteado argumentos distintos o presentado medios probatorios adicionales a los utilizados para atribuir a la parte reclamada la comisión de actos de confusión, a efectos de acreditar la comisión de actos de explotación indebida de la reputación ajena en perjuicio suyo.

Resulta necesario para la configuración de actos de explotación indebida de la reputación ajena, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la realización de actos destinados al aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los capaces de generar riesgo de asociación con un tercero, sin que dichos actos configuren actos de confusión. Así, no habiéndose planteado argumentos distintos o presentado medios probatorios adicionales que acrediten que el emplazado cometió la referida conducta en contra suya, la Comisión considera que no puede atribuirse a la parte reclamada la comisión de los actos de competencia desleal imputados.

Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia.

2.6. Conclusión del análisis

Revisados los actuados y atendiendo al análisis efectuado, este colegiado determina lo siguiente:

- La explotación comercial de los racks objeto de reclamo no implica afectación a los derechos derivados de la patente de modelo de utilidad para «DISPOSITIVO DE

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SUJECIÓN PARA MONITORES Y TELEVISORES DE LOS TIPOS LCD, LED Y PLASMA» inscrita con título Nº 0531, motivo por el que corresponde desestimar la denuncia en el extremo que atañe la violación a este elemento de propiedad industrial.

- Se determina que la concurrencia de la emplazada en el mercado, comercializando los modelos de rack que son objeto de reclamo, no involucra riesgo de confusión alguno para los consumidores, motivo por el que corresponde desestimar la acción en el extremo que atañe la imputación de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión.

- No habiéndose planteado argumentos distintos o presentado medios probatorios adicionales a los utilizados para atribuir a la parte reclamada la comisión de actos de confusión, se estima que no pueden atribuirse a ésta la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, por lo que también corresponde desestimar la acción iniciada en este extremo.

Se emite la presente resolución en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en uso de las facultades conferidas por el artículo 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionada por Decreto Legislativo Nº 1033.

3. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE INVENCIONES Y NUEVA S TECNOLOGÍAS

Declarar INFUNDADA la denuncia interpuesta por LIMA RACK PERÚ S.A.C. contra ESPACIOS INNOVACIONES S.A.C.

Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Franklin Bruno Mérchor Valderrama, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Patricia Aparicio Zúñiga y Miguel Domingo González Álvarez.

BRUNO MÉRCHOR VALDERRAMA Presidente de la Comisión de Invenciones y Nuevas

Tecnologías-INDECOPI

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Resolución Nº 000064-2013/CIN-INDECOPI. Tribunal ... · amparado por la patente de modelo de utilidad que sustenta la ... que adquiere un producto que no ... que es parte de un