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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANAFACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
TESIS DE 1999INDICE POR AUTORES
• ALVAREZ MOLINA FERNANDO• APARICIO YAÑEZ CLAUDIA LILIANA• ARANGO ARANGO MARÍA SOFIA• ARAÚJO ANGULO FELIPE SANTIAGO• ARIZA FORTICH ALMA ROCÍO• BERNAL RODRÍGUEZ PAOLA• BERNAL SALAZAR DANIEL ANDRÉS• BORDA RIDAO ROBERTO• BOTERO CABRERA ADRIANA• CALDERÓN CUELLO CLAUDIA• CASTILLO GARCIA JUAN DAVID• CASTRO MUÑOZ MARÍA ALEJANDRA• CATAÑO CATAÑO JAIME• CHARRIA SERRANO JUAN MANUEL• CUBIDES PINTO BENJAMIN• CUELLO HERMIDA ADRIANA ESPERANZA• DÁVILA VINUEZA GERMÁN• DELGADO PERDOMO PAOLA• DÍAZ ROMERO GINNA MARÍA• DUARTE CASTRO MARIO BERNARDO• DUQUE MARTÍNEZ MAGDA XIMENA• ELJACH MANRIQUE ALFONSO• FLÓREZ VÁSQUEZ CATALINA• FORERO BECERRA MARÍA DEL ROSARIO• GIRALDO SUAREZ JULIÁN JAVIER• GÓMEZ TAMARA ADRIANA LUCÍA• GONZÁLEZ AYERBE LUISA FERNANDA• GUTIÉRREZ JULIANA• HUERTAS BONILLA ADRIANA DEL ROCÍO• JAIMES TABOADA GERMAN• JOYA LIZARAZO JUAN MAURICIO• LAMK GUTIERREZ NAYIBE MARÍA• LIZCANO BUSTILLO BEATRIZ ELVIRA• LLORENTE CARREÑO MARGARITA• LÓPEZ LEÓN JUAN MANUEL• MANTILLA GÓMEZ CARLOS GERARDO• MEDINA MATALLANA MARLENE• MEJÍA GONZÁLEZ ANA MARÍA• MIRANDA CORRALES JUAN ARMANDO• MORALES LOURIDO DIANA PATRICIA• MUÑOZ CALDERÓN BEATRIZ• MURCIA CELEDÓN ERIKA• MURCIA VARGAS ANDRES CAMILO• NADER DANIES ANA MARIA• NAVAS QUINTERO MARÍA CAROLINA• NOVOA SERRANO PEDRO ELIAS• OLARTE RUSSY ALEXANDRA• OSORIO TORRES AURA XIMENA
• POVEDA CASTILLO PAOLA• RAMÍREZ ACUÑA LUZ NANCY• RAMOS AITKEN MARÍA DEL ROSARIO• RINCON CUELLAR LUIS FERNANDO• RIZO PALLAIS ERNESTO• RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ HERNÁN• RODRÍGUEZ LÓPEZ MARIA DEL PILAR• SÁNCHEZ CONTRERAS MARÍA FERNANDA• SANDOVAL ÁVILA ANGÉLICA ALEXANDRA• SARMIENTO CRIALES FERNANDO• SARQUIS MATTA ERIKA PATRICIA• SUAREZ DUQUE GLORIA LUCÍA• SUAREZ PARADA ALEJANDRO• SUELT COCK VANESSA ANDREA• TELLEZ NUÑEZ ALVARO ANDRÉS• TORRES IBARRA JUAN CARLOS• TOVAR LUNA ANA LUCÍA• TURBAY QUINTERO JULIO CESAR• URBINA GALIANO LIZA ANTONIETA• VERGARA DE MACÍA MARÍA CRISTINA
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TESIS DE 1999INDICE POR TÍTULOS
1. ADOPCIÓN COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA Y MEDIDA DE PROTECCIÓN POREXCELENCIA, LA
2. ANALISIS JURISPRUDENCIAL DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO3. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA4. BANCA ACTUAL A PARTIR DE LA CRISIS FINANCIERA DE 1982, LA5. CONNOTACIONES DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO SOCIAL DE
DERECHO6. CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDIGENAS, LA7. CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES8. CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACION Y EL GRAVAMEN A LA PLUSVALÍA, LA9. CORRECCIÓN MONETARIA EN LA ACCIÓN SUBROGATORIA DERIVADA DEL
CONTRATO DE SEGURO, LA10. CUPOS INDIVIDUALES DE ENDEUDAMIENTO, CONCENTRACIÓN DE RIESGO Y
GARANTÍAS ADMISIBLES EN EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO11. DE LOS FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS EN GENERAL Y DEL RECURSO DE
QUEJA12. DEL DELINCUENTE POLÍTICO AL TERRORISTA13. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL CASO COLOMBIANO14. DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD CONCEDIDOS POR LAS NUEVAS CREACIONES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA15. DESARROLLO LEGISLATIVO DE LAS DIVERSIDADES ÉTNICAS EN EL DERECHO
COLOMBIANO16. EFECTOS SOCIOECONOMICOS DE LA REFORMA PENSIONAL EN COLOMBIA:
MANTENER EL SISTEMA DUAL O VOLVER AL ESTABLECIMIENTO DE UNSISTEMA PENSIONAL ÚNICO, LOS
17. EXPROPIACIÓN EN EL DERECHO COLOMBIANO, LA18. EXTRADICIÓN EN COLOMBIA. UN PROBLEMA PROCESAL, LA19. FUNCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
SUPERINTENDENCIAS, SU ESTRUCTURA Y FUNCIONES, LAS20. INTRODUCCION AL DERECHO ECONÓMICO21. JURADO HACIA LA RECONCILIACIÓN, EL22. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DEL
CONSUMO MÍNIMO DE DROGAS Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO AL LIBREDESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, LA
23. KNOW HOW, EL24. MODULACIÓN DE EFECTOS EN EL TIEMPO DE LAS SENTENCIAS DE
CONSTITUCIONALIDAD POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL25. PACTO DE CABALLEROS EN BOLSAS DE VALORES26. PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD EN EL DERECHO LABORAL, EL27. PRIVATIZACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS: CASO BANCO DE COLOMBIA28. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS JUDICIALES29. PROPUESTA JURÍDICA PARA LA INDUSTRIALI ZACIÓN DE LA MINERÍA30. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TELEVISION EN COLOMBIA, EL31. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES
FINANCIERAS DEL EXTERIOR EN COLOMBIA32. RESCATE DE LA VERDAD: REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO A LA
RECTIFICACION, EL
33. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES EN CASOS DECONFLICTOS DE INTERESES
34. RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA, LA35. SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA36. SECTOR DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR Y EL RÉGIMEN DE LIBRE
COMPETENCIA EN COLOMBIA, EL37. SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN EL
CONTEXTO DE LA LEY 100 DE 199738. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS –PRINCIPIOS, AGENTES Y MERCADO-,
LOS39. SOBERANÍA Y NUEVO DERECHO INTERNACIONAL DEL ESPACIO
ULTRATERRESTRE40. SOCIEDADES GESTORAS EN COLOMBIA-ENFOQUE PRÁCTICO-41. UNA VISIÓN VICTIMOLÓGICA DEL SECUESTRO42. VISIÓN JURÍDICA DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES
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TESIS DE 1999INDICE POR MATERIAS
DERECHO CIVIL Y COMERCIAL
1. ADOPCIÓN COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA Y MEDIDA DE PROTECCIÓN POREXCELENCIA, LAMIRANDA CORRALES JUAN ARMANDO
2. ANALISIS JURISPRUDENCIAL DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHOCUELLO HERMIDA ADRIANA ESPERANZA
3. CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACION Y EL GRAVAMEN A LA PLUSVALÍA, LACUBIDES PINTO BENJAMINARAÚJO ANGULO FELIPE SANTIAGO
4. DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD CONCEDIDOS POR LAS NUEVAS CREACIONESDE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIARINCON CUELLAR LUIS FERNANDO
5. FUNCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LASSUPERINTENDENCIAS, SU ESTRUCTURA Y FUNCIONES, LASOLARTE RUSSY ALEXANDRAURBINA GALIANO LIZA ANTONIETA
6. KNOW HOW, ELCASTRO MUÑOZ MARÍA ALEJANDRATORRES IBARRA JUAN CARLOS
7. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TELEVISION EN COLOMBIA, ELBERNAL RODRÍGUEZ PAOLADÁVILA VINUEZA GERMÁN
8. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES EN CASOS DECONFLICTOS DE INTERESESAPARICIO YAÑEZ CLAUDIA LILIANABOTERO CABRERA ADRIANA
9. RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA, LAALVAREZ MOLINA FERNANDO
10. SECTOR DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR Y EL RÉGIMEN DE LIBRECOMPETENCIA EN COLOMBIA, ELDELGADO PERDOMO PAOLAMURCIA CELEDÓN ERIKA MARIA
11. SOCIEDADES GESTORAS EN COLOMBIA-ENFOQUE PRÁCTICO-ARIZA FORTICH ALMA ROCÍODUQUE MARTÍNEZ MAGDA XIMENA
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TESIS DE 1999INDICE POR MATERIAS
DERECHO ECONOMICO
1. BANCA ACTUAL A PARTIR DE LA CRISIS FINANCIERA DE 1982, LALAMK GUTIERREZ NAYIBE MARÍA
2. CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONESRIZO PALLAIS ERNESTOSUAREZ PARADA ALEJANDRO
3. CORRECCIÓN MONETARIA EN LA ACCIÓN SUBROGATORIA DERIVADA DELCONTRATO DE SEGURO, LASARMIENTO CRIALES FERNANDOTOVAR LUNA ANA LUCÍA
4. CUPOS INDIVIDUALES DE ENDEUDAMIENTO, CONCENTRACIÓN DE RIESGO YGARANTÍAS ADMISIBLES EN EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANOBERNAL SALAZAR DANIEL ANDRÉS
5. EFECTOS SOCIOECONOMICOS DE LA REFORMA PENSIONAL EN COLOMBIA:MANTENER EL SISTEMA DUAL O VOLVER AL ESTABLECIMIENTO DE UNSISTEMA PENSIONAL ÚNICO, LOSLIZCANO BUSTILLO BEATRIZ ELVIRAHUERTAS BONILLA ADRIANA DEL ROCÍO
6. INTRODUCCION AL DERECHO ECONÓMICOBORDA RIDAO ROBERTO
7. PACTO DE CABALLEROS EN BOLSAS DE VALORESLÓPEZ LEÓN JUAN MANUEL
8. PRIVATIZACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS: CASO BANCO DE COLOMBIAMUÑOZ CALDERÓN BEATRIZSARQUIS MATTA ERIKA PATRICIA
9. PROPUESTA JURÍDICA PARA LA INDUSTRIALI ZACIÓN DE LA MINERÍAPOVEDA CASTILLO PAOLA
10. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE ENTIDADESFINANCIERAS DEL EXTERIOR EN COLOMBIARAMÍREZ ACUÑA LUZ NANCYSÁNCHEZ CONTRERAS MARÍA FERNANDA
11. SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN ELCONTEXTO DE LA LEY 100 DE 1997FLÓREZ VÁSQUEZ CATALINARAMOS AITKEN MARÍA DEL ROSARIO
12. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS –PRINCIPIOS, AGENTES Y MERCADO-,LOSLLORENTE CARREÑO MARGARITASUAREZ DUQUE GLORIA LUCÍA
13. VISIÓN JURÍDICA DE LOS GRUPOS EMPRESARIALESNADER DANIES ANA MARIA
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TESIS DE 1999INDICE POR MATERIAS
DERECHO LABORAL
1. PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD EN EL DERECHO LABORAL, ELCHARRIA SERRANO JUAN MANUELMURCIA VARGAS ANDRES CAMILO
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TESIS DE 1999INDICE POR MATERIAS
DERECHO PENAL
1. DEL DELINCUENTE POLÍTICO AL TERRORISTASANDOVAL ÁVILA ANGÉLICA ALEXANDRASUELT COCK VANESSA ANDREA
2. UNA VISIÓN VICTIMOLÓGICA DEL SECUESTROMANTILLA GÓMEZ CARLOS GERARDONOVOA SERRANO PEDRO ELIAS
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TESIS DE 1999INDICE POR MATERIAS
DERECHO PROCESAL
1. DE LOS FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS EN GENERAL Y DEL RECURSODE QUEJAJAIMES TABOADA GERMAN
2. JURADO HACIA LA RECONCILIACIÓN, ELFORERO BECERRA MARÍA DEL ROSARIOARANGO ARANGO MARÍA SOFIA
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TESIS DE 1999INDICE POR MATERIAS
DERECHO PUBLICO
1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIACATAÑO CATAÑO JAIME
2. CONNOTACIONES DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO SOCIAL DEDERECHODUARTE CASTRO MARIO BERNARDOOSORIO TORRES AURA XIMENA
3. CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDIGENAS, LAMEJÍA GONZÁLEZ ANA MARÍACALDERÓN CUELLO CLAUDIA
4. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL CASO COLOMBIANONAVAS QUINTERO MARÍA CAROLINAGONZÁLEZ AYERBE LUISA FERNANDARODRÍGUEZ LÓPEZ MARIA DEL PILAR
5. DESARROLLO LEGISLATIVO DE LAS DIVERSIDADES ÉTNICAS EN ELDERECHO COLOMBIANODÍAZ ROMERO GINNA MARÍAMORALES LOURIDO DIANA PATRICIA
6. EXPROPIACIÓN EN EL DERECHO COLOMBIANO, LATURBAY QUINTERO JULIO CESAR
7. EXTRADICIÓN EN COLOMBIA. UN PROBLEMA PROCESAL, LAGÓMEZ TAMARA ADRIANA LUCÍA
8. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DELCONSUMO MÍNIMO DE DROGAS Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO AL LIBREDESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, LARODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ HERNÁNGUTIÉRREZ RUIZ JULIANA
9. MODULACIÓN DE EFECTOS EN EL TIEMPO DE LAS SENTENCIAS DECONSTITUCIONALIDAD POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONALELJACH MANRIQUE ALFONSOCASTILLO GARCIA JUAN DAVID
10. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS JUDICIALESJOYA LIZARAZO JUAN MAURICIO
11. SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURAMEDINA MATALLANA MARLENEVERGARA DE MACÍA MARÍA CRISTINA
12. SOBERANÍA Y NUEVO DERECHO INTERNACIONAL DEL ESPACIOULTRATERRESTRETELLEZ NUÑEZ ALVARO ANDRÉS
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TESIS DE 1999INDICE POR MATERIAS
FILOSOFIA E HISTORIA DEL DERECHO
1. RESCATE DE LA VERDAD: REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO A LARECTIFICACION, ELGIRALDO SUAREZ JULIÁN JAVIER
EL KNOW HOW
JUAN CARLOS TORRES IBARRA
MARIA ALEJANDRA CASTRO MUÑOZ
PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL
SANTA FE DE BOGOTA D.C.
1999
EL KNOW-HOW
JUAN CARLOS TORRES IBARRA
MARIA ALEJANDRA CASTRO MUÑOZ
Tesis de grado para optar por el titulo de Abogado
DIRECTOR
MARCO MATIAS ALEMAN BADEL
Abogado- Pontificia Universidad Javeriana
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL
SANTAFE DE BOGOTA
21 de Julio de 1999
CONTENIDO
Pág
INTRODUCCION
CAPITULO I
MARCO GENERAL DEL SIGNIFICADO DE LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÌA Y LA IMPORTANCIA DEL KNOW HOW DENTRO DE
ESTE PROCESO 4
1.1 LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DENTRO DEL
DESARROLLO DE LOS PAÍSES 4
1.2 EL KNOW HOW COMO OBJETO DE LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA 8
1.3 EL KNOW HOW FRENTE A OTRAS FIGURAS QUE PUEDEN SER
OBJETO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 11
CAPITULOII
CONCEPTUALIZACION Y DELIMITACION DE LA FIGURA DEL KNOW
HOW 17
2.1 PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA LA DEFINICIÓN DE LA FIGURA
DEL KNOW HOW
17
2.2 CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL
KNOW HOW
21
2.2.1 Conceptualización que ha tenido la doctrina, la jurisprudencia, la
legislación y la costumbre sobre el tema.
22
2.2.1.1 Conceptos que trae la doctrina sobre el tema. 22
2.2.1.2 Concepto que tiene la jurisprudencia sobre el Know How. 26
2.2.1.3 Conceptos que trae la legislación sobre el Know How. 28
2.2.1.4 Conceptualizaciòn que tiene la costumbre mercantil sobre el
tema.
29
2.2.2 Elementos constitutivos de la figura del Know How. 36
2.3 CARÁCTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL KNOW HOW 39
2.4 CARÁCTER SECRETO DEL KNOW HOW 41
2.5 IDENTIDAD ENTRE EL KNOW HOW Y EL SECRETO INDUSTRIAL 46
2.6 DELIMITACION DEL CONCEPTO DE KNOW HOW AL
DESARROLLO DE LA TESIS
48
CAPITULO III
DETERMINACIÒN DE LA NATURALEZA JURIDICA DEL KNOW HOW
50
3.1 PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA LA DETERMINACIÓN JURÍDICA
DEL KNOW HOW
50
3.2 DETERMINACIÓN DE LA FIGURA DEL KNOW HOW COMO BIEN
JURÍDICO
53
3.2.1 Determinación de los derechos que se confieren sobre los
denominados bienes inmateriales.
56
3.2.2 Derechos que se conceden a los bienes inmateriales con relación al
Know How.
60
3.3 CONFIGURACIÓN DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL KNOW
HOW
65
CAPITULO IV
REGIMEN LEGAL COLOMBIANO 68
4.1 LEGISLACIÓN COLOMBIANA 68
4.1.1 Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. 69
4.1.2. Requisitos que trae la Decisión 344 para la existencia del Secreto
Industrial (Secreto Empresarial).
70
4.1.3 Análisis de los requisitos que trae la decisión 344 frente al concepto
del Know How. 73
4.2 DOCTRINA COLOMBIANA SOBRE EL TEMA 76
4.2.1 Manuel Pachón. 77
4.2.2 Jorge Rodrigo Tobòn Montoya. 79
4.2.3 Luz María Restrepo Mejía. 81
4.3 JURISPRUDENCIA SOBRE EL TEMA 83
4.3.1 Tribunal Superior de Distrito Judicial. 83
4.3.2 Corte Suprema de Justicia. 84
4.3.3 Consideraciones de la Corte Constitucional. 86
4.4 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 88
4.4.1 Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).
88
CAPITULO V
CONTRATO SOBRE EL KNOW HOW 97
5.1 UBICACIÓN DEL CONTRATO DE KNOW HOW DENTRO DE LOS
CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
97
5.1.1 Planteamiento del problema. 97
5.1.2 Identificación del contrato sobre el Know How. 98
5.2 CONTRATO DE LICENCIA Y DE CESIÓN DE KNOW HOW 102
5.2.1 Contrato de Licencia sobre el Know How. 103
5.2.1.1 Obligaciones de las partes en el contrato de Licencia sobre el
Know How.
105
5.2.1.1.1 Obligaciones del licenciatario del Know How. 105
5.2.1.1.2 Obligaciones del licenciante del Know How. 115
5.2.2 Contratos de Cesión de Know How. 118
5.3 EL CONTRATO DE LICENCIA DE KNOW HOW FRENTE A OTROS
CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
120
5.3.1 El contrato de Engineering y el contrato de Licencia de Know How. 120
5.3.2 Contratos de asistencia técnica y licencia del Know How. 120
5.3.3 Contrato de Franchising y el contrato de licencia de Know How. 122
CAPITULO VI
PROTECCION LEGAL DEL KNOW HOW 123
6.1 FUNDAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL KNOW HOW 123
6.2 FORMAS DE PROTECCIÓN DEL KNOW HOW 124
6.2.1 Protección del Know How dentro del contrato de Licencia de Know
How.
128
6.2.2 Protección del Know How frente a terceros. 128
6.2.3 Protección del Know How frente al empleado que tuvo conocimiento
de el por su labor. 130
6.2.4 Protección penal del Know How. 132
6.3 PROCEDIMIENTO PARA HACER VALER LOS DERECHOS SOBRE
EL KNOW HOW
134
6.3.1 Acciones derivadas de la competencia desleal dirigidas a proteger
la información reservada.
135
CAPITULO VII
LEGISLACION VIGENTE SOBRE LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA 138
7.1 EVOLUCIÓN 138
7.2 LEGISLACION VIGENTE SOBRE LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA
139
7.2.1 Registro de los contratos de trasferencia de tecnología. 139
7.3 REQUISITOS PARA EL REGISTRO. 143
7.3.1 Requisitos positivos. 144
7.3.2 Requisitos negativos. 144
7.4 VIGENCIA DEL REGISTRO 147
7.5 TRATAMIENTO TRIBUTARIO 148
CONCLUSIONES 151
BIBLIOGRAFIA 156
1
INTRODUCCION
Aunque este tema ya fue tratado por una tesis de grado en el año de1986 por los
alumnos Talia Costaín Casas y Jaime Trujillo García; el hecho de que desde
entonces se hayan dado acontecimientos como la apertura económica, la
integración y nueva promulgación de legislación en materia de propiedad
industrial, hace necesario el desarrollo del tema desde estas nuevas perspectivas
y alcances, situación que de hecho nos llevó a un punto de vista diferente al de los
autores anteriormente mencionados.
Hoy día la transmisión de tecnología dentro de los nuevos esquemas de
organización mundial de la economía se ha vuelto más flexible y variada, la actual
transferencia de tecnología no solo implica el traspaso de conocimientos
protegidos por un derecho de exclusiva como son las marcas y las patentes, que
permiten a su titular accionar contra todos aquellos terceros que intenten utilizar
sus conocimientos o ideas. Existen también conocimientos de gran valor comercial
y técnico que aunque no están amparados por un derecho de exclusiva son de
mucha importancia para el desarrollo comercial y tecnológico de la empresa.
Dentro de estos conocimientos se encuentra el Know How, figura que en principio
fue utilizada exclusivamente por los industriales, pero que actualmente es utilizada
indistintamente por otros sectores como el comercial, financiero, contable,
administrativo, etc, para referirse a todos aquellos conocimientos reservados
producto de la experiencia, que tienen valor económico y que no son protegidos
por un derecho de exclusiva.
2
Cuando comenzamos a realizar esta tesis nuestra idea era delimitar el concepto
de la figura del Know How basándonos en la idea que la legislación y la doctrina
traen sobre el tema, pero no encontramos un concepto unánime sobre lo que se
debe entender por Know How, y ello se debe a que no existe una definición legal
en los tratados, ni en las leyes.
En algunos países como el nuestro la jurisprudencia lo menciona muy poco, y en
otros todavía no se hace alusión alguna al tema; esto quizá se deba al mayor o
menor grado de desarrollo industrial en los países y a los intereses económicos
vinculados a la transmisión de tecnología industrial y comercial, lo que hace que
existan diferentes posiciones que varían de país a país.
El Know How es en la mayoría de los casos identificado con la figura del Secreto
Industrial y en otras ocasiones es visto como una figura independiente. Debido a
este problema decidimos buscar el concepto que la ley, la jurisprudencia y doctrina
tanto nacional como internacional traen sobre el tema, para determinar cuales son
los elementos comunes en las diferentes posiciones para llegar así a un consenso
entre ellas, para lo cual fue fundamental el uso que la costumbre mercantil
colombiana le da a esta figura.
Del análisis de la anterior investigación concluimos que la figura del Know How
aunque no se identifica con el Secreto Industrial, no son conceptos excluyentes,
además diferenciamos lo que constituye Know how con lo que se ha dado llamar
por algunos autores como Secreto Empresarial.
En últimas lo que se quiere hacer en esta tesis es determinar una idea clara y
precisa de lo que para nosotros constituye el know How, de tal manera que al
3
realizar una transferencia de tecnología el empresario tenga claro que
conocimientos pueden ser objeto de la protección que otorga esta figura, su
alcance y delimitación.
En el entendido en que buscamos delimitar los elementos constitutivos del Know
How y su viabilidad jurídica, a lo largo de esta tesis se desarrollo íntegramente
esta figura partiendo primero de la importancia del Know How dentro de la
transferencia de tecnología teniendo como base para esto el concepto que en
general se tiene sobre la figura.
En el capítulo II establecimos el concepto de Know How que en adelante guió el
desarrollo de la tesis. En el capítulo III establecimos la naturaleza jurídica del
Know How, siempre teniendo en cuenta el contenido que para nosotros tiene esta
figura. En el capítulo IV se buscó un marco legislativo que se ajustara al contenido
dado a esta figura. En los capítulos V y VI se analizó el contrato de Know How y
su protección tanto contractual como extracontractual. Finalmente en el capítulo
VII se desarrolló el régimen vigente para la transferencia de tecnología, el cual se
debe tener en cuentas al momento de realizar una importación que implique
transferencia de tecnología.
4
CAPITULO 1
MARCO GENERAL DEL SIGNIFICADO DE LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA Y LA IMPORTANCIA DEL KNOW HOW DENTRO DE ESTE
PROCESO.
1.1 LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DENTRO DEL DESARROLLO
DE LOS PAÍSES.
Debido a que la tasa de desarrollo tecnológico es desigual a través de los
diferentes países, la tecnología se constituye, muchas veces, en el elemento
propicio para contribuir al desarrollo global y uniforme de las naciones a través de
los conocimientos Industriales y Comerciales que los países mas avanzados le
pueden proveer a los menos desarrollados.
El desigual desarrollo tecnológico y comercial entre los países se reducirá en la
medida en que la tecnología se incorpore como una “transferencia de
tecnología”, concepto que en su uso general constituye un proceso por el cual los
conocimientos desarrollados en una organización o en un área, con un propósito
5
determinado, es aplicada en otra organización o área determinada, no de manera
directa, sino a través de conocimientos y experiencias son asimilados y adaptados
a las necesidades del contorno social al cual son transferidos.
Se denomina tecnología en el mundo del comercio internacional “a la aplicación de
conocimientos científicos o los medio técnicos, a fin de obtener nuevos productos
y servicios, mejor calidad en ellos, menores costos, o menor tiempo para su
obtención, así como procedimientos técnicos complejos para lograr productos de
calidad difíciles de imitar.”1 Por su parte “transferencia” no significa ya traslado de
algo de un lugar a otro, sino más bien se utiliza para denominar los contratos en
los que una parte concede a la otra la posibilidad de utilizar su patente o su Know-
How.
La transferencia de tecnología puede tener diferentes significados en diferentes
situaciones; en algunos casos, se refiere a la transferencia de derechos legales
que reconocen el uso exclusivo sobre creaciones de la mente, como la asignación
de una patente por medio de un contrato de licencia; en otros casos, el esfuerzo
de transferencia incluye el movimiento espontáneo de información, conocimientos
y habilidades a través de la interacción empresa-empresa, persona-persona. Otras
opiniones, como la doctrina Española2, afirman que la transferencia de tecnología
tiene un significado preciso, argumentando que esta solo se refiere a la
transmisión de conocimientos técnicos patentados o secretos, a diferencia de la
llamada Asistencia Técnica la cual hace referencia a la asistencia relativa a la
producción y distribución de bienes y servicios en todos los grados, suministrada
por un periodo de tiempo fijado en función del objeto particular de esta asistencia y
1 Santiago Aguilar Canosa, El contrato de Asistencia técnica como modalidad de transferencia Internacional de tecnplogía 1976.
6
en la que se incluyen, por ejemplo, consultas o visitas de expertos, preparación de
planos y diseños, supervisión de fabricación, estudios de mercadeo y formación de
personal.
Consideramos que la expresión transferencia de tecnología debe ser concebida
como el proceso por medio del cual un conjunto de conocimientos se transmiten
de un área o sector determinado a otro, siendo este un concepto que engloba los
diferentes tipos de transmisión de conocimientos dentro de los que podemos
encontrar al contrato de asistencia técnica, el cual será analizado más adelante.
En cualquiera de los casos, lo que se busca es el uso actual e innovador de los
productos o procesos, y que estos, sean aplicados según las necesidades del área
en la cual se va adoptar la tecnología.
Los beneficios económicos de una transferencia de tecnología, adaptados a un
país, se acrecientan cuando un producto, proceso o servicio es traído al mercado
donde puede ser vendido o usado para aumentar la productividad, se trata de ver
si la tecnología a aplicar en un país determinado, es percibida como una
necesidad del mercado.
Cuando una transferencia de tecnología es exitosa, nuevos y diferentes productos
o procesos llegan a ser disponibles para inducir o cubrir la demanda en el
mercado, creando un ambiente de crecimiento y prosperidad económica dentro de
un sector o país determinado.
Todos los hechos anotados anteriormente se dan sin esperar a que largas
investigaciones desarrollen tecnologías implementadas ya en otros países o
regiones con resultados concretos, solo basta un proceso de transferencia de
2La información sobre la argumentación de la doctrina española se encuentra en una publicación realizada por la oficina de rentas de
7
tecnología y su posterior tropicalización o adaptación para lograr los resultados
mencionados.
Hoy, bajo los nuevos esquemas mencionados, la necesidad de integración
comercial conlleva a la necesidad de un contenido mucho mayor en la
transferencia de tecnología, que no solo abarque derechos reconocidos como
exclusivos, como sucedía anteriormente, sino otras experiencias y conocimientos
que no son reconocidos como derechos y que hoy en día juegan un papel de vital
importancia tales como: el establecimiento de centros educativos, fábricas,
programas de entrenamiento industrial y agrícola y estructuras de universidades
con visión global y otros servicios que en términos generales no tendrían una
protección especial frente a terceros en el momento de su incursión a un área
determinada. De ahí, la importancia de esta tesis, en tanto vamos a tratar de
esbozar cual es el reconocimiento que se le debe dar a esta nueva forma de
transferencia de tecnología, que carece de un reconocimiento de exclusividad a
favor de su titular.
En la actualidad, firmas de negocio internacionales buscan socios posibles en
otros países, ofreciendo sus experiencias tecnológicas e industriales para poder
penetrar los mercados extranjeros, todas favorecidas por las nuevas leyes de
inversión extranjera que flexibilizan y en algunos casos liberan totalmente el
manejo de las regalías por concepto de inversión en transferencia de tecnología.
Estas asociaciones con empresas nacionales son lo que se impone y en estas
asociaciones es cuando se presenta la transferencia de tecnología que, en su
mayor parte, se refiere a experiencias y secretos del negocio adquiridos en
española cual habla del contrato de Asistencia Técnica.
8
mercados más activos y dinámicos.3 Esta transferencia de tecnología se convierte
en un medio eficaz para los países con bajo nivel tecnológico y comercial, por
medio de la cual estos pueden alcanzar conocimientos que ya han sido
desarrollados por naciones más industrializadas, evitando de esta manera, que se
hagan cuantiosas inversiones en el desarrollo de tecnologías ya implementadas.
Es mejor dedicar esfuerzos a investigar nuevas tecnologías y, tropicalizar aquellas
existentes a las necesidades del país.
Es importante para culminar, expresar las palabras de la Naciones Unidas sobre el
papel de las transnacionales en el desarrollo de los países, palabras que en
nuestro sentir reflejan en parte lo que se ha querido decir en esta parte del primera
capítulo. “ La transferencia de tecnología, o las actividades de comercialización de
las empresas transnacionales, adoptan diversas formas y se llevan a cabo por
diversos canales. La inversión extranjera directa ha sido tradicionalmente una de
las vías más importantes de la transferencia de tecnología; ya que implica la
reubicación física de sistemas de producción, capital y diversas formas no
integradas de tecnología, a partir del decenio de 1970, otras vías de transferencia
de tecnología han adquirido rápidamente importancia, entre ellas, las empresas
mixtas, los proyectos llave en mano y los acuerdos de concesión de licencias
industriales, sean estos representativos de derechos exclusivos, o conocimientos
adquiridos a través de la experiencia.”4
3 Las concepciones generales sobre este tema fueron tomadas del documento “Tecnology Transfer : Use of federraly funded research anddevelopment” . Congressional Research Service . Library of Congress . USA. Este documento esta actualizado a fecha de 1996, y su temaprincipal es la necesidad de que se implemente una transferencia de tecnología de los laboratorios federales y estatales a las actividadesdel sector privado. Otra base de apoyo para este tema fue el documento de Charles Susskind, Norte Americano dedicado a tratar temasrelacionados con tecnología, su documento fue buscado en Internet, con la referencia Grolier Electronic Publishing,inc. Página web .www.loc.gov/ the library of congres
9
1.2 EL KNOW HOW COMO OBJETO DE LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA.
Para entrar en este tema es pertinente citar la opinión de Servan-Schreiber, para
quien5: “ La fuerza moderna es la capacidad de inventar, es decir, la investigación
y la capacidad de insertar las invenciones en los productos, es decir, la tecnología.
Y, precisamente, lo que transforma la investigación en tecnología no es sino el
Know-How, esto es el saber técnico-práctico aplicable industrialmente de manara
que se obtenga un beneficio en la competencia económica.” Esta concepción, a
nuestro sentir muestra, en forma global, cual es el papel que desempeña el Know-
How dentro de la transferencia de tecnología, esbozando a esta figura como el
elemento necesario para poder implementar determinados conocimientos o
técnicas industriales y comerciales en un sector determinado, elemento que en
palabras de Aracama Zorraquín “ constituye un saber práctico de cómo realizar, de
manera económicamente competitiva, determinadas prestaciones industriales”6.
Nosotros le agregaríamos a estas definiciones, que el Know How también se
refiere a prestaciones de carácter puramente comercial que, en ambos casos, son
producto de la experiencia e investigación más que de la imaginación7.
4 NACIONES UNIDAS. “ Las empresas Transnacionales en el desarrollo mundial. 3Er estudio, Nueva York. 1983, pag 1875 Jean-Jaques Servan Schreiber, Le défi américan, Denoel, paris, 1967, p.293, en Aracama Zorraquin.6 Aracama Zorraquin, Desarrollo Ecómico, acceso a la tecnología y patentes de invención. Comunicación presentada alcongreso de la asociación interamericana de la propiedad industrial . Caracas 1971.7 El fundamento para la formulación de la adición a la definición del autor citado, se fundamenta en una investigación realizada en losarchivos sistematizados del periódico EL TIEMPO, la cual tuvo por objeto buscar cual es el uso común que se le vienen dando a laexpresión Know-How. Se demostró que en la mayoría de los casos se refiere a este como las experiencias adquiridas por los comerciantesa través de su de su trabajo, sin ser necesariamente secreto. Los resultados de esta investigación serán ampliados en el siguiente capitulo.Además de esto el autor Alemán HerbertStumpf, reconoce en su obra El Contrato de Know-How, que junto con el Know How técnico,hay que reconocer también la existencia de un Know How comercial. Este puede consistir por ejemplo en la organización de unaempresa.
10
Dentro de la organización de una empresa, existen una serie de elementos
adicionales que contribuyen al éxito comercial de la misma, tales como: el
planteamiento de políticas de compra, venta y producción; el adecuado manejo del
mercado; el asesoramiento técnico y de organización, y los demás elementos que
de una u otra forma constituyen parte de ese “saber como”, para obtener un nivel
optimo de competencia o un resultado empresarial eficaz. Dicho saber, poseído
por ciertas empresas, es objeto de negociaciones y actualmente es transferido de
unas a otras mediante formas especiales de contratos de transferencia de
tecnología, como lo es el contrato de Know How a través de las diferentes
modalidades que este presenta, contrato que ha proliferado por el aumento en el
número de empresas locales no subsidiarias que tienen como sustento la
asistencia técnica de empresas extranjeras8. Este contrato será estudiado en mas
detalle en un capitulo posterior
El Alemán Herbert Stumpf comenta sobre el tema que, el Know-How constituye,
junto con el restante progreso técnico general que una empresa pueda haber
alcanzado en su producción, un factor decisivo para determinar su competitividad,
por lo cual, atina a decir el autor, que para el desarrollo en conjunto, un
empresario deberá hacer costosas inversiones. Si le parece excesivo el gasto para
su establecimiento o bien excesivo el riesgo de una búsqueda y experimentación
infructuosa, intentará participar de los conocimientos adquiridos por otra empresa,
comprando a esta el Know-How necesario. Transmitiendo su Know How posibilitan
sobre todo a las empresas pequeñas y medianas una explotación moderna y
racional, que estas no podrían realizar valiéndose solamente de sus propios
8 Este texto fue tomado de la tesis de grado, denominada “El Know-How”, presentada en el año de 1986, por Talia Constantin Casas y
11
recursos. De esta manera, la transferencia de Know-How conduce a una meta que
puede estimarse deseada desde el punto de vista de la economía global.9
Se puede concluir sobre este punto, que el Know-How constituye uno de los
elementos que pueden ser objeto de la transferencia de tecnología, destacándose
por la diversidad de conocimientos que esta especial figura puede abarcar.
Cuando existe una transferencia de tecnología que involucra el Know-How, se
esta dando la transferencia de conocimientos sobre las experiencias de naturaleza
técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables en la
práctica a la explotación de una empresa. Estos conocimientos se destacan por
ser de vital importancia para el desarrollo de cualquier sector industrial o
comercial, distinguiéndose esta clase de conocimientos de otros que también son
objeto de transferencia de tecnología, porque estos carecen de un reconocimiento
de exclusividad para su titular, por lo que su protección y transferencia están
revestidos de características especiales, las cuales serán analizadas a lo largo de
esta tesis.
1.3 EL KNOW-HOW FRENTE A OTRAS FIGURAS QUE PUEDEN SER
OBJETO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.
En la primera parte de este capítulo se mostró cómo la transferencia de tecnología
puede tener por objeto derechos exclusivos sobre las creaciones de la mente
Jaime Trujillo García, para obtar por él titulo de abogado de la Universidad Javeriana
12
representados en los derechos de propiedad intelectual, en especial los que se
refieren a los derechos de propiedad industrial como: Las patentes, los modelos
de utilidad y los diseños industriales, también, pueden ser objeto de la
transferencia otra clase de conocimientos que no son reconocidos como
exclusivos, pero que hoy en día gozan de una mayor importancia, y en algunos
casos son necesarios para desarrollar las creaciones reconocidas por la propiedad
industrial, estos conocimientos son los que constituyen en gran parte el Know how.
El reconocimiento legal de esta clase de conocimientos de hizo necesaria en
términos generales, según LEPERA en su obra: Cuestiones de Derecho
Comercial, por el hecho de que “Cada vez más el avance tecnológico dejó de ser
el resultado (principalmente) de un momento de inspiración, para convertirse en el
producto de un esfuerzo premeditado y continuado de búsqueda e investigación,
que exige el aporte de dos elementos fundamentales: inversión y tiempo. En la
medida que así ocurre, frecuentemente la protección efectiva no se encuentra ya
en un derecho de monopolio o exclusividad otorgado por uno o más órdenes
jurídicos nacionales, sino de que la experiencia acumulada en la investigación no
estará disponible para terceros sin un aporte equivalente de inversión y tiempo.”10
La importancia principal del Know How, frente a los derechos que otorgan
exclusividad, es la posibilidad de reconocer y proteger aquellos conocimientos que
no gozan de un reconocimiento de exclusividad, de la revelación o adquisición en
forma que no se acomode a las prácticas leales o de un uso indebido por parte de
un tercero en detrimento de la empresa o persona que lo desarrolló. No existe
sobre el Know How, un derecho de propiedad exclusiva que permita accionar
9 HERBERT STUMP. “El contrato de Know-How”, Pag 15, 16.
13
frente a cualquier tercero que reproduzca estos conocimientos, solo se permite
accionar de manera indirecta cuando se ha obtenido el Know How, infringiendo las
normas sobre competencia desleal, o de forma directa cuando se trata de robo o
divulgaciones no autorizadas de información, pero no accionar contra quien
reproduce los conocimientos por medios no contrarios a las prácticas leales en
materia comercial11. Estos conceptos serán ampliados en el capitulo pertinente a
la naturaleza jurídica del Know How y el relacionado con su protección.
Algunos doctrinantes como el alemán Herbert Stumpf, sostienen que dentro de los
conocimientos que abarca el Know-How, se encuentran aquellas invenciones que
siendo susceptibles de patentar para buscar una protección de exclusividad, no se
patentaron. También, menciona el autor, hacen parte del Know-How, aquellas
invenciones que no fueron patentadas por constituir invenciones no patentables
según las normas que establecen los requisitos de patentabilidad.12 Afirma el
autor que dentro de las razones que puede tener una empresa para no patentar
una invención y tratarla como Know-How, está la de buscar una mayor protección
en el tiempo, en razón a que la protección de exclusividad frente a la reproducción
que hagan terceros de las invenciones que constituyen la patente, estará limitada
en el tiempo13. Otra razón que puede motivar a mantener una invención como
know-how y, no como patente, es el temor del inventor ante la publicidad que una
patente implica, por lo que está dispuesto a renunciar a la protección que brinda la
10 LEPERA Sergio. Cuestiones de derecho comercial. Editorial Astros. Argentina.11 Manuel Pachó y Zoraida Sanchez Avila. El Régimen de la propiedad Industrial, 1995. En el capitulo referido a los secretos industrialesdice: “ El secreto industrial, a diferencia de lo que sucede con las patentes de invención, no crea un derecho que permita excluir a losterceros del empleo del conocimiento, su titular dispone de lo que la doctrina llama Patrimonio de facto, que dura mientras elconocimiento se mantenga en secreto. Cuando un tercero llega a poseer los conocimientos por medios no contrarios a practicas leales enmateria comercial, como sería el haber tenido acceso al conocimiento mediante su propia investigación, puede utilizarlo y divulgarlo sinviolar el derecho de quien primero estuvo en posesión de dicho secreto".12 Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena 1993. Este regimen trae una lista de invenciones no patentables en su articulo 7, entre las quese encuentran: Especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención, Invenciones relacionadas lasmaterias que componen el cuerpo humano y la identidad genética del mismo.
14
patente para poder mantener un secreto total. Esto se da especialmente en
aquellos ramos industriales en los que las patentes son superadas al cabo de
poco tiempo por el desarrollo económico, por lo cual pierden su valor.
Según las anteriores afirmaciones, cuando una invención se protege como Know-
How, la protección se mantendrá por el tiempo que la invención se mantenga en
secreto.
Sobre la posibilidad de que las invenciones, susceptibles de protección a través de
las patentes, sean tomadas como Know-How, la jurisprudencia de los Estados
Unidos de Norte América planteó la discusión en torno al hecho de que una
invención protegida como Know-How, pueda constituir una violación contra la
legislación de patentes, la cual pretende fomentar la libre competencia y restringir
los monopolios, en tanto que una invención que se proteja por tiempo ilimitado a
través del Know-How, podría restringir la libre competencia entre los
competidores, al impedir el acceso a ellos de los conocimientos que constituyen la
invención. Los jueces Black, Douglas Y Warren, de las cortes estadounidenses
dictaminaron, en la sentencia que puso fin al caso "Lear vs Adkin", que "la
legislación federal de patentes pretende fomentar la libre competencia y evitar los
monopolios, y esta decisión de política jurídica no puede ser vulnerada por
acuerdos particulares, aunque dichos acuerdos sean aprobados por la legislación
del estado. Ello pone en evidencia el riesgo del Know How como monopolio, que
busca proteger las invenciones que se decidieron no patentar para darle mayor
protección temporal. A pesar de lo anterior una sentencia de la ciudad Nueva
York, que resolvió el caso “Paiton vs Bourns”, que en primera instancia había
13 La decisión 344 del Acuerdo De Cartagena en su articula 20, establece que las patentes tendrán una protección de exclusividad por 20
15
tenido un tratamiento similar al caso anterior, anuló la sentencia del tribunal de
instancia y reconoció la posibilidad de que el Know How tenga por objeto
invenciones patentables que se mantienen secretas, y consideró que estas
invenciones patentables pueden ser objeto de cesión o licencia antes de
patentarlas, sin que esto atente contra el orden público, ni contra la legislación
federal de patentes."14
En sentencia del 18 de febrero de 1993, Proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, que revocó la sentencia de tutela proferida por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, tutela que fue
interpuesta por la Sociedad Bavaria S.A. contra El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos
Nacionales - Administración Grandes Contribuyentes, en la cual la empresa
BAVARIA S.A. demandó que se protegiera su derecho fundamental a la
propiedad, y de forma específica a la Propiedad Industrial, la cual estaba,
supuestamente, siendo vulnerada por la administración, al exigirle ésta que
revelara información que el demandante consideraba como Secretos Industriales.
La Corte se manifestó sobre la posibilidad de que conocimientos susceptibles de
protección exclusiva, puedan ser tomados como secretos industriales, por lo cual
la corte estaría de acuerdo con la decisión de la corte americana en el sentido de
permitir que invenciones que son patentables, se manejen por otras figuras que le
otorguen un tiempo mayor de protección, como lo son los Secretos Industriales.
Dijo la Corte:
anos.14 GOMEZ SAGADE, El Secreto Industrial 1974.
16
"De allí que, si en Colombia si resulta admisible mantener sin
intervención estatal (no patentado, ni registrado) el secreto industrial
sobre aquellos derechos que forzosamente exigen patentes, como la
invención, o registro, como de los dibujos y modelos industriales y las
marcas, corriendo el titular los riegos correspondientes. No es menos
cierto que igualmente pueda establecerse el secreto industrial sobre
muchos aspectos tendientes al mejoramiento, progreso, seguridad, etc.,
de la actividad industrial o comercial pertinente, tal como ocurriría con el
secreto relativo a la información sobre inventarío de productos, clases
de productos, aspectos de distribución o mercadeo, descripción de los
elementos o composición de cada uno de los productos, número y
características de las partes o elementos del mismo.15"
Si bien esta parte de la sentencia lo que quiere es enfatizar el hecho de que
pueden haber Secretos Industriales de carácter comercial -tema que será tratado
luego-, la Corte aborda indirectamente la posibilidad de que existan bienes
inmateriales susceptibles de protección de exclusividad, protegidos bajo el
esquema de Secretos Industriales.
Según la doctrina se estima que hoy día, sólo el 50% de los conocimientos
tecnológicos se encuentran patentados, en tanto que el resto queda como secreto
industrial.16
De lo anterior se puede decir, que es claro para la jurisprudencia y la doctrina que
no existe la necesidad de patentar los conocimientos patentables. Existen otros
medios de protección para las invenciones que se fundamentan en que la
15 Corte Suprema de Justicia , Sentencia 18 de febrero de 1993
17
información sobre la invención se mantenga en secreto. Por esto, la mayoría de la
doctrina basa esta otra posibilidad de protección para la invención, en la figura que
se conoce como Secreto industrial, tal y como lo dijo la jurisprudencia Colombiana.
Sobre la figura del Secreto Industrial, se puede decir que muchas veces es
asimilado al Know-How y otras veces se lo ve como una figura distinta. Esta
discusión, sobre si el Know-How, es asimilable o no a lo que se conoce como
Secreto Industrial se resolverá en un capitulo posterior, cuando se determine la
concepción de cada figura, lo que llevará a saber si las invenciones patentables
pueden hacer parte del Know How o del Secreto Industrial, o de ambas figuras.
16 Talia Constaín Casas y Jaime Trujillo García Tesis El Know-How 1986.
18
CAPITULO 2
CONCEPTUALIZACION Y DELIMITACION DE LA FIGURA DEL KNOW-HOW
2.1 PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA LA DEFINICION DE LA FIGURA DEL
KNOW-HOW.
Hasta el momento hemos mostrado cual es la importancia y, de manera
preliminar, el objeto de la figura del know-how, dando unas nociones de lo que es
y la utilidad que esta figura tiene dentro del desarrollo de los países, pero no se ha
dado, de forma clara, una definición de esta figura, ya que esto constituye uno de
los problemas mas grandes con los que nos encontramos en el desarrollo de esta
tesis. En nuestras investigaciones no fue posible encontrar una definición en la
doctrina que fuera concordante con la de más de un autor, no existe dentro de las
legislaciones de los diferentes países, ni en el nuestro, una norma que defina al
know-how de manera específica. La necesidad de creación del término, Know-
How se ha dado en virtud de la voluntad de la empresa de ser competitiva, la que
para ello, debe efectuar grandes inversiones con el fin de acceder a un nivel
adecuado de ideas, procedimientos o experiencias susceptibles de aplicación
comercial o industrial. Esos conocimientos son los que le vienen a dar un sentido
amplio a lo que se entiende por Know-How, los cuales se pueden adquirir
19
mediante la creación o los inventos de nuevas técnicas dentro de la empresa o por
la adquisición de tecnologías elaboradas por otras empresas.17
Múltiples han sido las argumentaciones de la doctrina para explicar este problema.
Así, la Comisión Económica para Europa opina que "la cuestión de la definición
del know-how no es una simple cuestión de terminología, dado que, según la
definición que se dé del know-how, la naturaleza jurídica del mismo corre el riesgo
de cambiar de categoría, lo que puede tener consecuencias prácticas,
especialmente en el caso en el cual, salvo una cuestión concreta, el contrato de
know-how no contenga disposiciones precisas. De tal manera, las partes se
encuentran en peligro de estar sometidas a soluciones que varían de país a país,
y aun, de jurisdicción, según la idea preconcebida que tal o cual juez, o tal o cual
sistema jurídico se forje de la naturaleza del know-how. Este peligro es tanto
mayor en cuanto que el know-how se presenta, en la práctica, bajo las formas más
diferentes y que una definición única no parecería susceptible de cubrir todas las
variantes de forma bajo las cuales pueda presentarse el know-how. Así parece
necesario dar, no una, sino varias definiciones del know-how, al vincular a las
partes en una transacción en la cual forme el objeto principal o el accesorio e
indicar, sea directamente, sea redactando las disposiciones específicas de sus
contratos de manera suficientemente precisa la categoría dentro de la cual debe
ser clasificado el know-how que constituye el objeto de las transacciones”18. Lo
que nos dice en últimas esta declaración, es que las partes son las que deben
llegar a un acuerdo sobre lo que en definitiva quiere decir el know-how atendiendo
a la clase de negocio a celebrar, en tanto, como lo hemos dicho, no se ha dado en
17 Raúl González Salas Campo. Aspectos Penales relacionados con la defensa y aplicaron efectiva de los derechos de propiedad
20
la legislación ni en la doctrina internacional una definición clara del tema, solución
que a nuestro sentir no es la más adecuada en cuanto deja por fuera todos
aquellos casos donde las partes o el mismo juez no tienen un conocimiento amplio
del tema; deben existir unas pautas que guíen al juez sobre lo que compone el
Know-How. Aunque esta afirmación se hizo hace más de 20, años no ha perdido
su validez, ya que, como lo demostraremos a lo largo de este capítulo la discusión
sigue vigente, una muestra de esto la trae el Código de comercio de Legis al
comentar la decisión 344 de 1993 en donde, al hacer referencia sobre la definición
de secreto Industrial, dice que, para algunos autores los conceptos de Secreto
Industrial y Know-How, son conceptos que se identifican; mientras que para otros,
el segundo concepto es más amplio que el primero, pues, consideran que el
Know-How comprende alguna información secreta pero ello no es indispensable19
Sí bien el comentario muestra otro problema que tiene el Know-How referido a la
identidad o no de esta figura con el Secreto Industrial, el cual será tratado en otra
parte de este capítulo, también da a conocer cómo la discusión sobre la definición
y los elementos de la figura en estudio, es un tema aún latente. Otra visión sobre
el problema que se plantea fue expuesta en el año 1966, por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas al afirmar que “las dificultades que se
encuentran para poner a punto una definición provienen del carácter huidizo y
difuso de esta noción al mismo tiempo del hecho de que el Know-How se presenta
en la práctica como un complemento de otras operaciones (licencias de patentes,
construcción de fábricas completas, provisión de materiales de equipamiento,
industrial. Mexico 1999, página web www. bma. org. mx18 Naciones Unidas, Comisión Económica para Europa, Comité de la industria y de los productos bases, 6 de febrero de 1967.19 Comentario recogido del Código de Comercio de Legis, en el Libro Tercero, Titulo Segundo, Capítulo sexto, al referirse al artículo 72de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena..
21
contratos de exclusividad, contratos de cesión de marcas y similares). Estas
dificultades se ven aún aumentadas por la confusión que en la práctica se
presenta de las transacciones del Know-How con las instituciones vecinas, tales
como los contratos de estudio (“engineering”) o instalaciones de fábricas sobre la
base de los contratos de “Llave en mano” parciales, lo que hace que se torne
imposible la distinción entre esas transacciones, las cuales sin embargo se
diferencian de sus efectos”20 Lo que se dijo por parte de este Consejo de las
Naciones Unidas sigue siendo cierto, y hoy es claro que la figura del Know-How es
más utilizada como elemento de un contrato complejo que como objeto principal
de un contrato, un caso común de esta situación es la del contrato de Franquicia
donde el Know How solo constituye una de las prestaciones dentro del contrato,
siendo las partes en este caso las que dan las pautas de lo que vendría a
constituir el Know-How. El autor Español Gómez Segade afirma sobre el problema
“la difusión universal del término y su aparición constante en la vida práctica y en
los estudios doctrinales no han sido suficientes para que la figura adquiera unos
contornos precisos. Como subraya el autor, (Arracama Zocarraquin), la disparidad
de criterios en la definición de esta figura puede deberse a que las diferentes
concepciones sobre el Know-How responden únicamente a los puntos de vista
personales de los autores.21
Considerando los problemas mencionados anteriormente para la búsqueda de una
definición del Know-How, algunos autores han preferido lograrlo mediante una
descripción de sus elementos o destino:
20 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, febrero de 1966.21 JOSE ANTONIO GOMEZ SEGADE. El Secreto Industrial. ( Know-How), 1974.
22
§ Nash: "El Know-How puede consistir en invenciones, procedimientos, fórmulas,
diseños, métodos manuales diestros, secuencias preferidas de operaciones
industriales aprendidas de la experiencia práctica, fueran patentables o no”22
Elementos que deben ser entendidos como los objetos sobre los cuales recae
el Know-How.
§ Creed y Bangs: "Para éstos el Know-How incluye invenciones, fórmulas o
dibujos patentados o no, que pueden ser puestos en evidencia mediante
cualquier forma de material físico, tal como copias, descripciones, dibujos, etc.,
y pueden comprender experiencia técnica acumulada y habilidades que
pueden ser comunicadas óptimamente o, quizás, solamente mediante servicios
personales".23
Estamos de acuerdo con la posición de los autores que tratan de buscar el
concepto de Know-How a través de sus elementos, en cuanto esto contribuye a la
flexibilidad de la figura. Buscar una definición lapidaria, válida universalmente, es
quitarle la movilidad que debe tener una figura eminentemente comercial. La
formación del concepto de Know-How por medio de sus elementos permite que el
juez y las partes puedan tener una visión amplia de la figura al momento de
interpretarla, ver cuál es su esencia, contornos y la idea común que se forma la
costumbre comercial sobre el Know-How al momento de dirimir un conflicto.
La prueba más palpable de lo que se ha dicho la constituye la misma figura del
Know-How, la cual en un principio solo se refería a todos aquellos conocimientos
secretos de carácter industrial, que por tener un valor competitivo para la empresa
22 John Nash, Groupe d,Etudes sur le certificat d,Auteur, Geneve, Enero de 1964 Citado por ARACAMA ZORRAQUIN.encomunicación presentada al congraso de la sociación interamericana de propiedad industrial, Caracas 1971.23 John E. Creed y Robert B Bangs, Know-How, licensig and capital gains- Mencionado por ARACAMA ZORRAQUIN.. Obra citadapag 20.
23
se mantienen ocultos.24 Hoy, como lo vamos a tratar de demostrar más adelante,
es más común oír hablar de Know-How comercial que industrial, por lo que la
conceptualización de la figura se ha ampliado y el juez al momento de interpretarla
tiene que estar atento a este hecho.
De este punto, se puede deducir, en principio, que las características del Know-
How comprenden, el que tengan ventajas competitivas, ser objeto de demanda, y
por otro lado, éstas deben resultar inaccesibles a los clientes potenciales.
2.2 CONSTRUCION DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL KNOW-HOW.
Los elementos que constituyen el Know-How los intentaremos armar a través de
las concepciones que la doctrina, la jurisprudencia, y si es el caso la ley, han
tenido del Know-How, complementándolo con el uso que la costumbre mercantil le
da hoy a esta figura.
2.2.1 Conceptualización que ha tenido la doctrina, la jurisprudencia, la legislación y
la costumbre sobre el tema.
2.2.1.1 Conceptos que trae la doctrina sobre el tema. El concepto de Know-How
comenzó a desarrollarse en la práctica jurídica angloamericana, íntimamente
relacionado con el concepto de secreto industrial, con el cual a veces se identifica.
La definición de Know-How como conocimiento práctico, adaptado y sintetizado,
aparece por primera vez en la terminología estadounidense en el año de 1916,
24 Tomado de JOSE A. GOMEZ SAGADE. El Secreto Industrial.
24
cuando se lo utiliza en la decisión judicial recaída en el caso “Durand vs Brow”,
que se tramitó en dicho año en la Circuit Court of appeals25 .
El origen gramatical de la expresión Know-How proviene de la unión de dos
palabras del idioma inglés: To Know,. Que significa saber; How significa cómo.
Literalmente significa entonces “saber como”, con lo que expresa la idea de cómo
llevar a la práctica una idea determinada, de cómo saber hacer algo. Así, en los
Estados Unidos, donde se originara, ha llegado a ser de uso corriente para indicar
un conocimiento intuitivo u originado de la práctica, de la mejor forma de actuar
para realizar determinada tarea eficazmente y con un mínimo de esfuerzo. De ahí
entonces que pueda hablarse -en términos generales- de un Know-How comercial,
de un Know-How artístico, de un Know-How profesional, de un Know-How
financiero, etc.26 En nuestra opinión al hablar de Know-How es referirse al Know-
How comercial y técnico, el cual constituye el uso más común que se le da a la
expresión.
Puede citarse la opinión del Juez Coleman, que en un intento de conceptualizar la
figura del Know-How, a través de sus elementos dijo: “El Know-How es el
conocimiento técnico no susceptible de descripción precisa, independiente, pero
que cuando es empleado de manera conjunta, luego de haber sido obtenido como
resultado de ensayos y experiencias, pone a aquel que lo ha adquirido en
condiciones de producir algo que, sin él, no hubiera podido producirse en las
mismas condiciones de exactitud y de precisión que son necesarias para su éxito
comercial”27Si bien este concepto trata de desarrollar el Know-How a través de su
25 JOHN B. NASH, The concept of “PROPIERTY” in Know-How as growing area of inbdustrial property, citado por AracamaZorraquín , obra citada pag 20.26 Tomado de ARACAMA ZORRAQUIN.27 Juez Coleman, in re “Mycalex vs Pemco corporation” Citado por ARRACAMA ZOCARRIN
25
resultado, es una idea demasiado amplia que no da las pautas necesarias para
determinar qué es el Know-How y cuál es su naturaleza. El juez, en nuestro
concepto, se limitó a dar una idea sobre lo que la gente del común tiene de la
figura, sin tratar de buscar su esencia comercial y jurídica.
J. Azema dice: “el Know-How consiste en conocimientos relativos a la fabricación,
comercialización y servicios de productos, así como la financiación de las
empresas que a ellos se dediquen, fruto de la investigación o de la experiencia, no
patentados, secretos y transmisibles por contratos”28.
M Regis Fabre dice del Know-How: “ Conocimientos transmisibles y no accesibles
inmediatamente al público”.29
La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1994
en la quinta convención de la Unión de París, estableció: “el Know-How consiste
en conocimientos o experiencias sobre aspectos técnicos, comerciales o
administrativos, financieros o de otra índole, aplicables a procesos industriales de
una empresa o a la práctica de una profesión”30.
José R. Serrano-Piedecasas dice: “ el Know-How se define como la transmisión
del dominio de un tratamiento tecnológico reservado y original, adquirido por una
empresa y que cede a una segunda, relacionado con el proceso de fabricación de
un producto Industrial. Transmisión que se completa mediante la recepción de
todos aquellos conocimientos necesarios para la progresiva reproducción en el
proceso de fabricación”.31
28 Tomado Gómez Segade Obra citada pag 14.29 Tomado Gómez Segade Obra citada pag 1430 Raul Gonzales Salas Campo. Obra Citada Pag 1731 Raúl González Salas Campos.Obra citada Pag 17
26
El autor Español JOSE ANTONIO GOMEZ SEGADE, afirma que: “el Know-How
es un saber hacer, un conocimiento de algo; constituye por tanto al igual que el
secreto industrial, un bien de naturaleza intangible. Por esto carece de sentido
sostener que el Know-How puede tener por objeto elementos materiales o
inmateriales. Puede suceder que el Know-How como todo bien inmaterial, se
incorpore en un elemento corporal (plano, diseño, etc.). Pero estos elementos
materiales tienen tan sólo un valor accesorio: son simples portadores del
conocimiento o regla ideal, que es el auténtico objeto del Know-How.”32 Después
agrega el mismo autor que “ supuesto que el Know-How es un conocimiento de
algo, para determinar su exacto alcance es preciso señalar qué tipo de
conocimientos son los que puede englobar el término Know-How. En este sentido,
conviene subrayar desde el primer momento que el Know-How es una expresión
cómoda, que alberga supuestos muy diversos. Sin embargo, el núcleo central y
originario del Know-How está constituido por las reglas, procedimientos y prácticas
que permiten una rápida y ventajosa explotación de la invención”. Además, añade
que el Know-How debe ser secreto, en tanto este elemento influye decisivamente
sobre la esencia del Know-How, hasta el extremo de que si no es secreto, no tiene
valor autónomo y no puede ser protegido independientemente. Sólo podrá
disfrutar de una relación limitada en el marco de una relación contractual. Con lo
que cabe llegar a la conclusión de que el Know-How no secreto no es un auténtico
bien jurídico, porque aisladamente considerado carece de identidad y valor
económico. Frente a un contrato de Know-How, la transmisión de un conocimiento
que no tenga el carácter de secreto, será sólo una modalidad de contrato de
32 Tomado Gómez Segade. Obra citad pag 14
27
prestación de servicios. El objeto de los contratos de Know-How según GOMEZ
SEGADE puede ser cualquier clase de conocimientos secretos, desde las
invenciones patentables, pero no patentadas, hasta las más insignificantes
prácticas manuales, pero siempre secretos.
El autor francés A. Bertin define al Know-How así: “Todo conocimiento técnico
aplicable a la industria, considerado como nuevo por su poseedor, quien desea
mantenerlo en secreto, ya sea para su uso personal, para su transferencia de
manera confidencial a un tercero o combinando ambos métodos. De esta
definición se desprenden unos elementos claves de la figura del Know-How, como
son: “Conocimiento”, “Técnico”, “secreto” y complementada por los dos
calificativos de “transmisible” y “no patentado”.33 .
El autor Alemán HERBERT STUMPF define al Know-How en su obra, El contrato
de Know-How, como: “Un saber no protegido por derechos de tutela industriales.
Por lo común existe un secreto. Pero no es la condición. Lo que interesa es si el
beneficiario del Know-How tendría o no acceso a ese saber de no mediar un
contrato. Junto con los conocimientos técnicos cabe contemplar la inclusión de
conocimientos comerciales y de economía de empresa, cuya utilización le permite
y llegado el caso, le hace posible al beneficiario no solo la producción y venta de
objetos, sino también otras actividades empresariales tales como organización y
administración”. Esta definición del autor es interesante en cuanto es el resultado
del estudio de diferentes opiniones que sobre el tema dan las doctrinas de los
diferentes países Europeos y organizaciones Internacionales.34
28
2.2.1.2 Concepto que tiene la jurisprudencia sobre el Know-How. La
jurisprudencia Colombiana, ha hecho mención a la definición de lo que constituye
Know-How, pero sin un consenso sobre una definición precisa del término Know-
How, aunque, hay similitud en cuanto a sus elementos constitutivos.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, en sentencia de
tutela del 15 de enero de 1993 dijo:
“Hacen parte del patrimonio y por ende constituyen derechos de
propiedad, aquellos planes, reglas y métodos utilizados en actividades
económico-comerciales y que hacen parte de lo que se conoce como
“Know-How” y que tienen reconocimiento en nuestro ordenamiento
jurídico, al tipificarse como delito su divulgación por quienes no tengan
facultad para ello (articulo 238 Código Penal), y al configurar hecho
constitutivo de competencia desleal el obtener secretos industriales y
comerciales ajenos (articulo 75 numeral 3 del Código de Comercio)”
El tribunal reconoce como componentes el Know-How, los planes, reglas y
métodos utilizados en actividades Economico-Comerciales, dando un ejemplo de
lo que su a parecer constituye el Know-How. Afirmó el tribunal que el Know-How
es un derecho de propiedad, y la protección de esta figura se encuentra
sustentada en las normas que protegen los secretos industriales y comerciales, lo
anterior conlleva a decir que el Tribunal hace una asimilación entre Know-How y lo
que constituyen secretos Industriales y Comerciales.
33 A. BERTIN, Le secret en matiere D, invention. Citado por CELIA E. PLATE Y MONICA I. BOGLINO, en su obra Know-How.Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones 1979.34 HERBERT STUMPF, EL CONTRATO DE KNOW-HOW, traducción de Tomás A. Banzhan . Librería TEMIS. 1984.
29
La Corte Suprema, en fallo de segunda instancia de la sentencia anterior,
refiriéndose al mismo tema, no habla de manera especifica sobre el Know-How y
se refiere al Secreto Industrial de la siguiente manera:
Puede afirmarse que el Secreto Industrial es aquél aspecto de la órbita
privada de la actividad Industrial o Comercial, que, en desarrollo de la
privacidad y protección a que tiene derecho toda empresa, solo se da a
conocer a ciertas personas y se mantiene oculto o reservado para los
demás, con la facultad para conservarlo en esa forma siempre que,
desde luego, no atenten contra las buenas costumbres y el orden
público de la nación.35
No existe claridad de términos entre el tribunal y la corte de lo que se entiende por
Know-How. La corte no dice si identifica el Know-How con secretos industriales,
como lo hizo el tribunal. Aunque como lo habíamos mencionado, existe una
coincidencia entre los elementos constitutivos. Por Último, la Corte Constitucional
al hacer la revisión de la tutela en referencia, afirma sobre el Know-How lo
siguiente:
A su vez, de la propiedad Industrial hacen parte los secretos
Industriales, es decir, los que se refieren a los factores técnicos o
científicos que, combinados de cierta manera, permiten una fabricación
o transformación de productos con resultados específicos y
característicos de la empresa Industrial que lo posee. Lo que se conoce
como Know-How es objeto de protección Jurídica en razón
precisamente del vínculo que establece entre el proceso y su resultado,
35 Sentencia de revisión de tutela Corte Constitucional. T-381/93.
30
cuyo conocimiento y manejo pertenece a la empresa y forma parte de
su patrimonio.36
En esta sentencia se menciona de forma específica al Know-How, tratando a los
secretos industriales como elemento del Know How, situación que se asimila a la
concepción que expondremos de la figura en estudio, pero esta afirmación limita al
Know How a conocimientos relacionados con factores técnicos y científicos,
limitación que no fue hecha en las sentencias anteriores y que nosotros
respaldamos, ya que se deben incluir los conocimientos de carácter comercial,
como lo mostraremos más adelante.
2.2.1.3 Conceptos que trae la legislación sobre el Know-How. Sobre este tema la
legislación supranacional Andina, norma que entra a la jurisdicción nacional con
carácter de obligatoriedad trae, en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, artículos 72 a 81, la regulación de lo que constituye secreto industrial
sin referirse específicamente a la figura del Know-How. Pero para el autor
Colombiano Manuel Pachón, lo que la Decisión trae es una regulación del Know-
How ya que él asimila ambas figuras. Cuando se desarrolle el capítulo referido al
reconocimiento legal del Know-How, dentro de la legislación Supranacional Andina
y legislación Colombiana, se determinará sí lo que trae la Decisión 344, es Secreto
Industrial, Know-How o son lo mismo como lo afirma el mencionado autor, ya que
en esta parte se habrá delimitado el Know-How al desarrollo de la tesis, y cual es
su relación con el Secreto Industrial.
36 Sentencia de revisión de tutela. Corte Constitucional T-381/93
31
En la legislación nacional, se consagraba en el decreto 2123 de 1975 en su
artículo primero " Entiéndese por Know-How la experiencia secreto sobre la
manera de hacer algo, acumulado en un arte o técnica y susceptible de cederse
para aplicarse en el mismo ramo, con eficiencia". Posteriormente el decreto 2650
de diciembre 29 de 1993, por el cual se modifica el plan único de cuentas para los
comerciantes, describe en su articulo 15 al Know-How como: "el conocimiento
práctico sobre la manera de hacer o lograr algo con facilidad y eficiencia
aprovechando al máximo los esfuerzos, habilidades y experiencias acumuladas en
un arte o técnica"37. Podríamos aferrarnos a la definición que trae la norma
contable, pero es claro que esta norma antes que buscar una definición jurídica de
la figura, busca reconocer un activo patrimonial dentro de la empresa, dando solo
una idea general acerca de lo que constituye el Know-How, sin ir a sus elementos
esenciales, como lo intentamos hacer en este trabajo.
2.2.1.4. Conceptualización que tiene la costumbre mercantil sobre el tema.
Es importante al señalar los elementos que constituyen el Know-How, estar al
tanto de lo que la costumbre actual tiene como idea del Know-How, por que en
últimas, esta es la que va a determinar cual es el alcance que debe dársele a la
figura.
En los temas comerciales es el poder normativo de lo fáctico lo que da origen a las
figuras jurídicas mercantiles. El derecho mercantil es resultado de la costumbre y
los usos comerciales, todos los días crece en la medida que el desarrollo
económico y la actividad comercial lo va requiriendo. Así hay que verlo en relación
37 El decreto referido trata al Know-How, como un activo, ubicado dentro del grupo de los intangibles. La definición que se da esta en el
32
con la figura que se estudia en esta tesis, no apegarse a lo que tal o cual
doctrinante dice sobre el tema, sino complementarlo con lo que es en la realidad.
De conformidad con lo expuesto, decidimos hacer una investigación sobre el uso
común que le dan los comerciantes en sus asuntos mercantiles a la figura del
Know-How en Colombia, para lo cual se buscó en el periódico EL TIEMPO y el
semanario económico PORTAFOLIO, de la misma casa editorial, todas las
referencias que hubiera sobre la expresión Know-How, desde el año de 1993
hasta mayo de 1998. De esta investigación se encontraron concepciones que
guardan características similares y muestran una posición clara del sector
colombiano sobre el tema, y que es en gran parte resultado de las influencias que
ha tenido este sector, cómo consecuencia de la apertura económica y la
globalización de la economía. Esta posición al ser de influencia foránea, también
muestra las perspectivas que mundialmente hay sobre la figura del Know-How38. A
continuación se darán algunas concepciones que se encontraron en la
investigación, año por año y el artículo periodístico en el cual apareció. Veamos:
§ Llegó el furor de las franquicias hoteleras, EL TIEMPO, 12/19/93
En este artículo se habla de las franquicias hoteleras y se dice de estas que
“se trata de cadenas conocidas internacionalmente que han entrado a operar
bajo el sistema de franquicias. Los hoteles pueden utilizar un nombre o
marca reconocida mundialmente y adquieren automáticamente su “Know-
How” y trayectoria de servicios. En esta afirmación, el Know-How es tomado
como un conocimiento que se tiene del negocio y su trayectoria.
artículo décimo quinto del mencionado decreto, artículo las descripciones y dinámicas de las cuentas del Plan Unico de cuentas.38 Esta investigación se realizó en los archivos sistematizados de la Casa Editorial el tiempo, en los cuales se encuentran todas laspublicaciones de EL TIEMPO y el semanario económico PORTAFOLIO. La búsqueda se realizó con base en las palabras de referencia
33
§ Franquicias: Gran negocio, EL TIEMPO, 05/23/94
“La franquicia: La franquicia es un conjunto de derechos de propiedad
industrial o intelectual relativa a marcas, nombres comerciales, rótulos del
establecimiento, derechos de autor y “Know-How”. Aquí vemos como lo
comerciantes ubican al Know-How dentro de la propiedad industrial y lo
diferencian de aquellos conocimientos que haciendo también parte de la
Propiedad Industrial tienen derecho de exclusiva.
§ El sistema de negociación de franquicias, PORTAFOLIO, 07/17/95
En este articulo, se habla del sistema de negociación de franquicias y se
habla en varias oportunidades de la figura del Know-How. El artículo dice:
“La operación de franquicia es una relación contractual entre el franquiciador
y el franquiciado, en el cual el primero ofrece y está obligado a mantener con
el segundo un continuo interés por el negocio franquiciado, en asuntos tales
como el “Know-How” y entrenamiento”. Agrega además el artículo en lo
referente a los derechos que confiere este tipo de contratos que
“Prácticamente el negocio esta en la forma de hacer las cosas, el “Know-
How” o conocimiento que el franquiciador debe compartir. Esto es la
“experiencia acumulada a través de los años, y que lo hace diferente a su
competencia”. La asistencia técnica y el entrenamiento son claves ya que el
apoyo permanente y la transferencia del “saber hacer” por parte del
franquiciador al franquiciado, son buena parte del negocio. Es claro en este
artículo que para los comerciantes el principal elemento que constituye el
Know-How y Secreto Industrial, encontrndose 80 referencia de la figura del Know-How desde el año 1993 hasta la fecha y 19 de lafigura del Secreto Industrial desde año 94 hasta la fecha.
34
Know-How, es el conocimiento que se tenga del negocio, fruto de la
experiencias acumuladas a través de su administración y manejo.
§ La franquicia Master, EL TIEMPO, 11/13/95.
-Para que la franquicia sea atractiva, su concepto debe ser original,
transmisible y receptible y su éxito debe ser probado. Cuanto más real sea el
“Saber Hacer”, mayor será el interés de la franquicia. Por ello su metodología
debe ser auténtica. El saber-hacer en este caso, esta conformado por los
conocimientos que sobre el posible éxito del negocio se tengan.
§ Franquicias entran en su segunda etapa, EL TIEMPO, 03/ 25/96
El artículo al hacer una descripción sobre los elementos de las franquicias,
afirma: Por un lado el comerciante tiene que entregar su “Know-How”, la
forma como ha hecho su negocio, dar participación en los secretos de
producción, en la entrega de marcas a terceros, y eso en la cultura latina es
una barrera, porque nadie quiere entregar propiedades, pues se supone que
esos secretos no se deben compartir. Sin embargo dice el artículo “ El
empresario anglosajón ha entendido que es la única manera de poder
hacerlo. McDonald`s ha entregado su secreto 16.000 veces y no tiene miedo
de entregarlo porque sabe que ese “Know-How” que entregue hoy, en seis
meses esta obsoleto y si no esta amarrado al franquiciado, no puede seguir
desarrollando el negocio. Aquí el concepto que se tiene del Know-How,
incluye el conocimiento o experiencia del negocio y los conocimientos
secreto que tengan de el.
§ A exportar franquicias, PORTAFOLIO, 10/28/96
35
-Para reducir el aporte de capital en efectivo de la empresa Colombiana, está
podrá aportar a la nueva empresa su intangible o “Know-How” y renunciar a
parte de los derechos de franquicia individual y regalías que se obtengan
cuando la operación de franquicias esta funcionando. Según este articulo, el
Know-How es constituido por todos aquellos intangibles que forman parte de
la empresa, concepción que a nuestro parecer es demasiado amplia.
§ Como emprender su propio negocio, PORTAFOLIO, 12/09/96
Al definir franquicia el artículo dice: Una franquicia es un contrato de
negocios mediante el cual una empresa cede a otra el derecho de usar una
marca o nombre comercial y transfiere su “Know-How”, o conocimiento del
negocio, en cuanto a fabricación, comercialización o prestación de servicios,
por un determinado tiempo, a cambio del pago de unos derechos de entrada
y unas regalías periódicas, que usualmente, son un porcentaje de las ventas.
En este artículo se ve claramente el reconocimiento de un Know-How
comercial, constituido por los conocimientos que sobre un determinado
negocio se tengan.
§ Sofasa moderniza su planta de ensamblaje. EL TIEMPO, 12/13/97.
En este artículo se habla de un Know-How técnico, que siendo el origen de
esta figura según la investigación realizada, es el menos mencionado en la
serié de artículos transcritos. El artículo al comentar sobre la implementación
e investigación de tecnologías duras o industriales, menciona que “ A las
plantas de ensamblaje en el mundo se les critica el hecho de que sí bien dan
empleo y desarrollan el sector autopartista, no generan conocimiento,
principal valor de un país. Pero la negociación que Sofasa ha logrado con
36
sus socios técnicos y los proveedores de equipos internacionales ha
permitido que ingenieros Colombianos se apropien del conocimiento y lo
adapten a las necesidades del medio nacional. En un proceso de asimilación
de tecnología dura, esta ensambladora ha querido invertir en “Know-How”
como manera de adelantarse a su ingreso a las denominadas “grandes ligas”
de la producción mundial. En este artículo se habla de un Know-How técnico,
haciendo referencia no a conocimientos secretos, sino a conocimientos
adquiridos de industrias de un nivel superior de desarrollo, que luego son
adaptados a las necesidades nacionales.
§ A Coca-Cola se le voló KFC. EL TIEMPO, 03/05/98
En este artículo se habla de la pérdida de la exclusividad por parte de la
compañía Coca-Cola para vender sus productos en los establecimientos de
comidas rápidas de la cadena KFC en Colombia. Dice el artículo que esto es
una gran pérdida que no se explica en tanto que la cadena de comidas
pierde una multinacional con un Know-How en conocimientos de mercadeo
de productos. Aquí no se habla tanto de un Know-How como secreto sino
como conocimientos que se tienen en cuanto a estrategias de mercadeo
producto de años de experiencia.
§ Compañías chilenas abren sus mercados.. PORTAFOLIO 08/25/97
Se habla en este artículo de un Know-How financiero refiriéndose a este
como la experiencia en esta clase de negocios. El artículo dice: Uno de los
sectores en el cual los Chilenos han mostrado mayor dinamismo es el
financiero. Como el país austral fue pionero en la reforma a la seguridad
social, los fondos de pensiones y las E.P.S Chilenas han buscado otros
37
mercados en países del continente, pues en parte quieren aprovechar su
Know-How en otras latitudes e ingresar en los mercados de rápido
crecimiento. A pesar de que un determinado conocimiento sea conocido por
un determinado sector del comercio y de la industria, este sigue teniendo un
valor comercial en cuanto ingresará a mercados donde estos conocimientos
no tiene difusión, y por los cuales se está dispuesto a pagar y buscar una
protección
Los documentos que se mencionan son los que a nuestro parecer, de un total de
80, constituyen los de más interés año por año, aunque de manera general todos
los artículos manejan el tema de forma similar. Todos ellos muestran unos
elementos comunes.
Entre los elementos más característicos, no solo de las referencias publicadas
sino de toda la investigación encontramos que:
a. Existe dentro de los usos comerciales e industriales, una idea general sobre lo
que constituye el Know-How. Se entiende a la figura del Know-How como el
saber–hacer en una actividad determinada, saber que es resultado del
conocimiento del negocio y la experiencia.
b. Se le reconoce al Saber-Hacer, un valor económico en razón de que sé trata
de un conocimiento adquirido solo como consecuencia de la experiencia y
manejo del negocio, por lo que es exclusivo de un sector determinado, y si se
quiere adquirir por su propia cuenta, demanda gran cantidad de dinero y
tiempo. Su valor no radica tanto en que es un conocimiento secreto, sino que
es un conocimiento resultado de la experiencia de un sector determinado de la
economía, y su obtención demanda gran esfuerzo y tiempo. Son
38
conocimientos que pueden ser conocidos por un sector determinado de la
economía, situación que no le quita su valor económico, en tanto los miembros
de ese sector no estén dispuestos a divulgarlos de manera pública. En el caso
del artículo “Compañías Chilenas abren sus mercados”, se muestra como se
habla de un Know-How respecto de las compañías de pensiones y cesantía,
en donde siendo varías las que conocían el negocio, la experiencia y manejo
del negocio de pensiones y censantias que las compañías chilenas poseen,
tienen un gran valor en sectores de otros países de América latina que
estaban implementando el negocio. No se reconoce pues como un secreto
absoluto de un sujeto determinado.
c. Existe un consenso claro dentro de los diferentes sectores de la economía –
Industrial y comercial- de la posibilidad de existencia de un Know-How
industrial y un Know-How comercial. Siendo el primero de carácter puramente
técnico y muchas veces asimilable a lo que entienden por patente, sean estas
de invención, modelo de utilidad o diseño industrial; muestra de esto es el
artículo titulado, “Sofasa moderniza su planta de ensamblaje”. El Know-How
comercial es entendido como el conocimiento del negocio, la experiencia que
de él se tenga y la novedad que se le imprima a este; y se lo distingue de los
derechos de propiedad industrial típicamente comerciales que reconocen
exclusividad como son las marcas y los lemas comerciales. Esta
diferenciación es clara cuando los artículos mencionados comentan sobre los
objetos que constituyen la franquicia, distinguiendo las marcas y patentes de
lo que constituye el Know-How o conocimiento del negocio, reconociéndolo
como el elemento más importante de cualquier franquicia, pero que tiene un
39
carácter cambiante a medida que las perspectivas del negocio varían, lo que
lo hace diferente al Know-How técnico.
Hay que destacar sobre este punto que es más el uso que se le da al Know-
How comercial que al técnico, debido a que nuestro país es mayor receptor de
tecnología de servicios que industrial o científica.
d. Se habla de un Know-How Comercial, técnico, financiero y tecnológico de
acuerdo al sector de la economía de que sé este hablando, pero en todos los
casos se quiere decir lo mismo, un conocimiento especializado sobre el
manejo de un área determinada, fruto de la experiencia y la investigación, que
tiene un valor económico por tal consideración y no goza de protección de
exclusividad por los derechos de Propiedad Industrial.
2.2.2. Elementos constitutivos de la figura del Know-How. Los conceptos de la
doctrina, la legislación y los usos comerciales presentan diversos aspectos sobre
el tema que nos ocupa, sin embargo, encontramos unos elementos esenciales
comunes que delimitaremos:
a. Todas las concepciones concuerdan en que el Know-How es un conocimiento
o saber sobre un área determinada. Esto se desprende de la traducción
gramatical de la expresión Know-How, que quiere decir “Saber-Como”. Que se
trata de bienes de carácter inmaterial, susceptibles de ser comunicados,
distintos de la experiencia propia de una persona, pudiendo pasar de una
empresa a otra sin necesidad de circulación personal. Los elementos que
abarca el Know-How no pueden confundirse con los elementos materiales que
pueden servirle de soporte, tales como cuadernos de laboratorio, manuales
40
operativos. Este saber o conocimiento puede ser resultado de la experiencia
sobre el manejo de negocios industriales o comerciales, que sin ser
necesariamente secretos tienen valor para quien desea implementar esas
experiencias en su propio negocio. También, puede ser resultado de
investigaciones, invenciones o descubrimientos en un determinado campo.
b. Los conocimientos de que trata el Know-How, son de carácter especializado.
En efecto no se trata de cualquier tipo de conocimientos. Bien sea que haga
referencia a detalles de aplicación de prácticas manuales, técnicas de taller,
resultados de investigación y experiencia sobre la manera de realizar
determinadas técnicas industriales. En lo referido al Know-How industrial, esta
clase de conocimientos puede consistir en ideas patentables que por deseo de
su inventor no se han registrado para guardar un total secreto sobre estas, o
son conocimientos no patentables por sus características. Otros Conocimientos
son los que tratan sobre la manera de montar una cadena de restaurantes,
hoteles, bancos o cualquiera otro negocio, en lo que se refiere al Know-How
comercial, dentro del cual también cabe incluir la experiencia sobre el manejo
del negocio, que si bien no es secreta, tiene un valor para aquel que está en un
nivel de desarrollo inferior; dentro de esta clase de experiencias se pueden
encontrar: Prestación de servicio a la clientela, manejo de publicidad,
conocimientos de un mercado determinado y comportamiento del consumidor,
etc.
Existen en la doctrina posiciones encontradas respecto de sí el Know-How
puede abarcar conocimientos especializados de carácter comercial y técnico
industrial o solo pueden tratarse de conocimientos de carácter técnico
41
industrial. Es claro que según lo hemos manifestado en este trabajo, nosotros
nos inclinamos por la primera posición. La discusión que se presenta sobre
este tema será ampliada en la siguiente parte de este capítulo.
c. Son conocimientos que para el área donde se explotan son considerados como
novedosos, en el sentido de que no contienen una información ampliamente
conocida para el sector donde se aplica. Son conocimientos que no son
evidentes para un técnico o comerciante en la materia, ya que su obtención
implicaría una amplia investigación o experiencia del negocio.
d. Todos deben ser conocimientos que representen un valor económico, por su
superioridad competitiva y éxito comercial en el área de aplicación, por el
carácter de novedad y especialización.
e. Una de las características de los conocimientos que conforman el Know-How
es el de no ser protegidos por los derechos de exclusividad que ofrece la
propiedad Industrial. Si bien se pueden considerar como bienes inmateriales
no hay derechos exclusivos sobre esta clase de conocimientos. Los
conocimientos técnicos que constituyen el Know-how técnico, pueden ser
según muchos autores como el Alemán HERBERT STUMPF, invenciones que
son susceptibles de patentar, pero que su autor desea proteger a través del
Know-How para lograr una mayor protección en el tiempo, y asegurarse de
que no exista copia, debido a que en el caso de patentar es necesario su
publicación
f. Los conocimientos que constituyen el Know-How deben tener un carácter
reservado en el sentido de que si bien pueden ser conocidos por un sector
industrial o comercial, no son de total dominio público y quien los desea
42
adquirir no tiene forma de acceder a ellos sino a través de largas
investigaciones, años de experiencia o por la celebración de un contrato de
Know-How. Es claro que si el conocimiento es público, el Know-How pierde su
valor económico, en tanto quién lo necesite ya no necesitara de tiempo y
dinero para obtenerlo. Aclaramos que los conocimientos que conforman el
Know-How no deben ser del fácil acceso para aquel que este interesado en él.
Existen en la doctrina posiciones encontradas respecto al carácter de
reservado del Know-How en cuanto a sí los conocimientos objeto del mismo
deben ser conocimientos absolutamente secretos o quienes pensamos que
solo basta con que los conocimientos sean reservados en el sentido
anteriormente expuesto. Este tema es de suma importancia para establecer
cual es el alcance del Know-How, por lo cual será tratado en un punto
siguiente.
2.3 CARÁCTER INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL KNOW-HOW.
Existe en la doctrina una división acerca de sí los conocimientos que abarca el
Know-How deben ser exclusivamente de tipo industrial o pueden ser de tipo
industrial y comercial. Sobre este asunto la Tesis de grado de los alumnos TALIA
COSTAIN CASAS y JAIME TRUJILLO GARCIA, tratan este tema y muestran a
grandes rasgos cuál es la discusión dentro de la doctrina. Se dice en el
mencionado trabajo que “Existen diferentes argumentos para defender la
posibilidad de que el Know-How comprenda también los conocimientos de índole
comercial. Algunos autores como el danés PLESCHER afirman, que el Know-How
43
puede ser comercial, debido a que se refiere a procesos de cualquier tipo, de
interés práctico para la entidad específica, sobre los cuales cualquier persona
puede considerar oportuno pagar una cantidad dada por conocerlos” El autor
Español GOMEZ SEGADE, afirmaba que el hecho de que los datos comerciales
pudieran tener interés y alguien estuviera dispuesto a pagar por obtenerlos, no
implicaba que estos conocimientos pudieran ser objeto del Know-How. Además,
según el mismo autor no era posible afirmar como lo hace el Alemán HERBET
STUMPF, que el Know-How pudiera ser comercial porque los conocimientos
comerciales representaban un valioso complemento de losconocimientos técnicos.
Hoy dicho autor, ha revaluado su teoría de asimilar y limitar el Know-How a los
secretos Industriales
Los autores de la tesis mencionada, afirman que si bien es cierto que el Know-
How se desarrolló cuando la concepción de secreto Industrial se fue extendiendo,
la expresión no conlleva en si misma ninguna connotación que sugiera la
restricción de su empleo a un saber puramente industrial, por lo que se puede
referir a los conocimientos que en general permiten a quien los posee, obtener un
mejor resultado en sus actividades empresariales. Resulta aconsejable distinguir
entre los aspectos técnicos y los comerciales comprendidos en la prestación de un
Know-How, sin perjuicio de admitir, que el Know-How comercial, no parece haber
constituido hasta el momento un objeto frecuente de contratación.39
Solo basta con hacer referencia a la investigación realizada para sostener que si
existe un Know-How comercial que es utilizado y reconocido por los comerciantes,
dándole un valor económico y reconociéndolo como uno de los elementos de
39 Talia Costain Casas y Jaime trujillo García. Tesis de grado 1986. El Know-How.
44
mayor importancia en un negocio. Para nosotros no existe lugar a posiciones
intermedias como la de los autores de la tesis mencionada, es muy claro que hay
un Know-How comercial y otro Industrial, cada uno con carteristas propias, pero
similares en cuanto a su protección y reconocimiento. Hoy en países como el
nuestro es más común hablar de un Know-How comercial que técnico y los
contratos que tienen por objeto el Know-How comercial son más comunes, tal y
como quedó demostrado en nuestra investigación.
2.4 CARÁCTER SECRETO DEL KNOW-HOW.
Dentro de la doctrina existe consenso sobre la necesidad de que el Know-How sea
secreto, pero se discute la esencia del mismo. Algunos autores consideran que el
secreto es un elemento esencial del Know-How, que si no existe secreto no se
puede hablar de Know-How, otros consideran que el carácter de secreto no es
esencial para la existencia del Know-How, lo importante es que sea un
conocimiento de carácter reservado.
Entre los autores que entran en esta discusión, se encuentra la posición de
GOMEZ SEGADE, quién afirma que el carácter secreto del Know-How influye de
manera decisiva sobre la esencia del mismo, hasta el extremo de que si no es
secreto, no tiene valor autónomo y no puede ser protegido independientemente,
sólo puede disfrutar de una protección limitada en el marco de una relación
contractual. Por lo que el Know-How no secreto, según él, no es un bien jurídico,
porque aisladamente considerado carece de entidad y valor económico. Pero al
mismo tiempo, dice el autor, que el secreto de que se habla no es de carácter
45
absoluto, es de carácter confidencial, entendiendo por confidencial aquella
información que ha sido comunicada a otras personas con la obligación de
guardar el secreto, por lo cual el secreto del Know-How ha de entenderse de una
forma relativa. El Know-How debe ser secreto en el sentido de que no ha sido
puesto a disposición de la generalidad de los competidores, pero si desaparece el
secreto entre estos sujetos, el Know-How, pierde su valor competitivo y solo puede
ayudar a desarrollar sectores de países en vías de desarrollo, por lo cual el Know-
How pierde su valor competitivo.
El autor Alemán HERBERT STUMPF, afirma que no es correcta la afirmación de
que el Know-How pierde su valor cuando cobra publicidad. Si un país
industrializado transfiere su Know-How a otro que esta en vías de desarrollo, ese
conocimiento que se transfiere puede seguir teniendo un valor para ese tipo de
relación, aún cuando en el país industrializado ese sea un conocimiento común.
Continua el autor comentando sobre el tema que para saber si hay Know-How hay
que comprobar, si en un contrato que va concertarse ambas partes tienen, sin más
ni más, acceso a ese saber y, solo en caso afirmativo no cabrá hablar de Know-
How.
En la doctrina Colombiana existe la posición del tratadista MANUEL PACHON,
quien en su obra, -El Régimen Andino de la Propiedad Industrial-, al referirse a los
requisitos del Secreto Industrial, asimilable según él al Know-How; afirma que: "el
conocimiento no secreto, así sea de difícil acceso por parte de otras empresas, no
constituye un Secreto Industrial-(Know-How). Quién esté dispuesto a pagar un
precio por poderlo utilizar sólo lo hace por estar tecnológicamente en un nivel
46
inferior; el precio se paga entonces por la prestación de un servicio y no por tener
un secreto industrial.”
Además de lo anterior, el autor afirma, al comentar el artículo 73 de la Decisión
344 que trata sobre la necesidad de que el secreto Industrial-(Know-How) no sea
de dominio público, que esta noción de dominio público se refiere, en cierta forma,
a aquellos conocimientos que hacen parte del estado de la técnica, concepto
utilizado en relación con los requisitos de la patente, y que comprende según lo
dispuesto por el inciso 2 del artículo 2 de la Decisión 344: “ Todo lo que haya sido
accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o,
en su caso, de la prioridad reconocida”.
La posición de la abogada Javeriana, XIMENA CASTELLANOS ABONDANO, en
su tesis de grado, sobre contratos de licencia de tecnología, al hablar sobre el
carácter del Know-How, comenta.: “La información que conforma el Know-How
puede constar de elementos no secretos que se reúnen de tal manera que su
conjunto no es conocido y dentro de estos puede haber mecanismos,
procedimientos y relaciones únicas que pueden apreciarse aisladamente y
considerarse desconocidas de los competidores; estos serán secretos industriales
dentro del conjunto del Know-How. Es decir, el Secreto Industrial presenta una
fórmula o mecanismo preciso, estático, sustancial y secreto dentro de la
información general que constituye el Know-How, lo cual va renovándose y
aunque no constituye un total secreto, goza de la confidencialidad suficiente para
ser valioso.
47
Las nociones de novedad y secreto en materia de Know-How se aprecian de
manera mucho menos estricta que en el caso de las patentes. Ya que en muchos
casos no implican innovaciones frente al estado de la técnica” 40
Nosotros nos acogemos a la posición del autor Alemán HERBERT STUMF, y a lo
dicho por la Dra. CASTELLANOS y parcialmente a la del Español GOMEZ
SEGADE, pero nos apartamos de la opinión del autor Colombiano MANUEL
PACHON.
El carácter secreto del conocimiento o saber-hacer que constituyen el Know-How,
no es un elemento de la esencia, tal como lo expuso la Dra. CASTELLANOS. Si
se trata de un conocimiento que esta dentro del estado de la técnica, no deja de
constituir un Know-How, como lo afirma el autor Colombiano MANUEL PACHON.
Opinamos que el Know-How puede tener por objeto reglas que son conocidas por
un sector industrial, pero que no se habían aplicado en otro, o que habiendo sido
abandonadas se vuelven a emplear con las modificaciones oportunas, como lo
explica la Dra. CASTELLANOS, al referirse al autor MAGNIN, la noción de secreto
dentro del Know-How se aprecia de manera subjetiva dependiendo de quien
pretenda adquirirlo. Debe tratarse de conocimientos que aporten mejoras al nivel
industrial y comercial de aquellos que posee el adquiriente. Por otro lado, comenta
la autora que para conservar el carácter de secreto no es necesario que solo una
empresa lo conozca, varias pueden conocerlo y según la cantidad de titulares
dicho Know-How será más o menos valioso.
40 Ximena Castellanos Abondano, Contratos de Licencia sobre Derechos de Proiedad Intelectual, Tesis de Grado 1990.
48
Exigir que los conocimientos que conforman el Know-How no se encuentren
dentro del estado de la técnica, como afirma PACHON, supone una transposición
de los requisitos de la patente a la figura del Know-How. Por eso nos adherimos a
la opinión de STUMPF, para quien los conocimientos que componen el Know-
How, más que secretos deben ser especializados y que quién este interesado en
él no tenga acceso a él sin más ni más, por ser reservado o de difícil acceso y,
que por esto (agregamos nosotros), esté dispuesto a pagar un precio. El
conocimiento entonces puede ser parcialmente conocido, pero seguir vigente
como Know-How.
Estamos de acuerdo en que el conocimiento no puede ser de total dominio
público, debe ser de carácter reservado y especializado, que como lo dijimos,
consiste en un conocimiento que aunque es conocido por un sector industrial o
comercial, es decir, poseído por diferentes personas, estas tienen la intención de
mantener su reserva de manera que este conocimiento no llegue al total dominio
público, caso en el cual perdería su esencia. Para nosotros así el Know-How esté
en manos de varias personas, no porque se haya transmitido por un autor común,
sino porque todos llegaron a él de forma individual, puede seguir siendo
considerado como Know-How, en tanto los otros no lo vuelvan público. Por lo que
nos apartamos de la posición de GOMEZ SEGADE, quién afirma que si el Know-
How no es secreto entre los competidores, pierde su esencia y no puede ser
reconocido como tal.
Sí el conocimiento que compone el Know-How, es conocido entre los
competidores este no quita que el Know-How, siga teniendo valor para sectores
interesados en este tipo de conocimientos, ya sea porque se encuentran en un
49
país menos desarrollado o porque la empresa que lo necesita se encuentra en un
área de desarrollo inferior.
En conclusión, el carácter de reservado se debe mirar respecto al área que se
vaya a aplicar, si es de un sector Industrializado a otro que no lo es y debe existir
la certeza de que es desconocido para el área que lo recibe, aunque sea conocido
por el sector más industrializado. La misma idea aplicaría si se trata de un país
desarrollado a otro menos desarrollado en el sector de los conocimientos de que
trata el Know-How.
Un ejemplo para explicar esta posición y a la vez sustentarla, es el artículo
periodístico anteriormente mencionado, “ Compañías Chilenas abren sus
mercados.” En este artículo se habla de la introducción a los mercados de América
latina de compañías chilenas especializadas en el manejo de pensiones y
cesantías privadas, que invierten a través del aporte de su Know-How o
conocimiento de este negocio, que si bien es conocido en su país por muchas
empresas dedicadas al mismo negocio, en los otros países Latino Americanos es
una novedad que es totalmente especializada para quien los recibe. Es un
conocimiento que la empresa Chilena, al momento de hacer el aporte de Know-
How, puede solicitar que se tome como reservado, ya que dentro del área donde
se va a aplicar es una novedad y por tal guarda un valor económico.
2.5 IDENTIDAD ENTRE EL KNOW-HOW Y EL SECRETO INDUSTRIAL.
La noción de Secreto Industrial es muy antigua y se refiere particularmente a
fórmulas secretas, procesos químicos y procesos mecánicos; sin embargo la
50
noción de secreto Industrial se fue extendiendo de tal forma que su nombre dejó
de constituir un término apropiado para su contenido; fue entonces cuando se
origino el término Know-How.41 Sin embargo, hay autores que consideran que el
Secreto Industrial tiene una delimitación precisa de su contenido, que lo puede
llegar a ubicar como un elemento del Know-How, pero sin identificar ambas
figuras. En este sentido el autor Mexicano Raúl González Salas comenta: “la
doctrina engloba dentro del concepto de secreto Industrial únicamente los secretos
relacionados con descubrimientos científicos, invenciones, procedimientos
industriales que supongan un incremento en la capacidad productiva de la
empresa. El descubrimiento científico puede ser punto de partida para la
invención, aún cuando no contenga reglas técnicas”. En el mismo sentido, la
abogada Mary Fernández en su conferencia sobre transferencia de tecnología,
comenta sobre el tema: “ la mayoría de las veces el conocimiento abstracto no es
suficiente para reproducir el producto o resultado deseado, es necesario que
sepamos cómo se hace. Este como hacer las cosas es lo que denominamos
Know-How, y uno de sus elementos principales lo constituye el Secreto Industrial,
el cual no consiste sino en las técnicas o procedimientos industriales descubiertos
o creados por una empresa, que son de su exclusivo conocimiento y que le
permiten a dicha empresa lograr determinada calidad, menores costos o imprimir a
sus productos características especiales. Este saber industrial se caracteriza por
ser secreto, al contrario del Know-How que no pierde su esencia por el hecho de
que este haya adquirido publicidad, en otras palabras, que no sea secreto.
Además, de que el Know-How incluye conocimientos de tipo comercial y provee
41 LADAS, STEPHE. “Patentes, trademark, and related right” National and International protection.v. Harvard U. Press. Cambridge
51
una asistencia técnica a través del tiempo”42. La misma autora comenta, además
que: “ El know-How comercial, por oposición al Know-How industrial (que se
refiere a conocimientos técnicos) se refiere a conocimientos sobre como organizar
una empresa, lo que podría ser tan o hasta a veces más útil que los puros
conocimientos técnicos”.43 Concluyendo de esta manera que el Secreto Industrial,
puede llegar a ser objeto de Know-How, pero sin identificarlos por cuanto esta
coincidencia no se da necesariamente en todos los casos, pues son dos figuras
que se diferencian en cuanto a su contenido.
Existen algunos autores que si bien reconocen la existencia de secretos
industriales y comerciales dentro del Know-How, insisten en identificar a este con
Secreto Industriales, como lo hace gran parte de la doctrina Colombiana44.
Nosotros estamos del lado de los autores que afirman que el Know-How, puede
abarcar conocimientos industriales y comerciales y el secreto de estos no es una
característica esencial, pero no identificamos Secreto Industrial con Know-How.
Para nosotros, el secreto industrial como lo dijeron los autores anteriores, no es un
concepto que se pueda asimilar al Know-How. Terminológicamente, el secreto
industrial hace referencia a conocimientos de carácter puramente técnicos y no
comerciales, en tanto que el Know-How puede abarcar conocimientos de carácter
comercial y el conjunto de experiencias sobre el manejo de un negocio. Además,
el sentido de secreto que se le da a los secretos industriales, por la naturaleza
misma de los conocimientos sobre los que recae se debe tomar de manera más
restringida o absoluta de los conocimientos que engloba el Know-How, en tanto el
Massachuestte, 1975. Tomado de la tesis El Know-How,obra42 Mary Fernández. Conferencia. " Transferencia de tecnología a través de licencia, secretos industriales y comerciales, el Know-How yFranquicias" Documento tomado de Internen43 Mary Fernández. Conferencia. Obra citada.
52
carácter de reservado que predicamos de este es una concepción más amplia y
menos estricta. Discusión esta que se ampliará al comentar los requisitos que para
el secreto industrial trae la decisión 344.
La expresión Know-How es una figura que engloba los secretos comerciales e
industriales, lo que se ha dado en llamar Secretos Empresariales, por parte del
profesor GOMEZ SEGADE.45, además de lo que nosotros hemos dado en llamar
experiencias sobre el negocio. Esta asimilación se da para estudiarlos de una
manera conjunta, tesis sostenida por la doctrina Alemana, según lo afirma el
mismo autor antes mencionado en su obra.
2.6. DELIMITACION DEL CONCEPTO DEL KNOW-HOW AL DESARROLLO DE
LA TESIS.
A lo largo de este capítulo hemos mostrado cual es la idea que a través de nuestra
investigación y análisis, nos hemos formado del Know-How. En esta última parte
expondremos los parámetros sobre los cuales vamos a trabajar de aquí en
adelante el Know-How. Para lo cual expondremos los elementos que lo
conforman, teniendo ya todas las discusiones planteadas y tomando posición
sobre ellas. Lo anterior quiere decir que esta parte es una ampliación del punto
2.2.3 de este capítulo.
Los elementos que involucra el concepto de Know-how al desarrollo de la tesis
son:
44 Los doctrinantes colombianos sobre el tema, serán analizados en el capitulo 4 d esta tesis.45 GOMEZ SEGADE, JOSE ANTONIO. El Secreto Industrial (Know-How). Concepto y protección. Tecnos.1973.
53
§ Es un saber-hacer, de carácter inmaterial, que se distingue de los elementos
que le sirven de soporte. Es un bien de carácter inmaterial sobre el cual no
existe un derecho de exclusiva.
§ Es un saber especializado, que abarca conocimientos de carácter industrial y
comercial, además de un conjunto de experiencias sobre un negocio en
particular Cuando se habla de conocimientos técnicos se puede referir a
inventos patentables no patentados, ya sea por decisión de su inventor o por
que no cumple los requisitos para su patentamiento. Los conocimientos
comerciales son todos aquellos conocimientos distintos de los industriales, que
contribuyen al éxito de una empresa y tienen por sí solos valor comercial y las
experiencias que en cierto momento pueden ser factores decisivos para el
éxito de una empresa y por lo cual tiene valor comercial.
§ Se trata de conocimientos que si bien no son públicos, no son secretos
absolutos sino mas bien reservados. El hecho de que el conocimiento o saber
en teoría sea accesible a otros personas no hace que desaparezca su
naturaleza, el elemento relevante es que dicha información no pueda ser
obtenida sin esfuerzo considerable y como consecuencia de un procedimiento
costoso, y que haya alguien dispuesto a pagar por el conocimiento.
§ Se distingue Secreto Industrial de Know-how, entendiendo por este ultimo el
que abarca secretos industriales y comerciales, además de la experiencia
acumulada en el negocio. Y, que el Know-How pose un secreto menos estricto
que para nosotros vendría siendo la reserva.
54
CAPITULO 3
DETERMINACION DE LA NATURALEZA JURIDICA DEL KNOW-HOW
3.1 PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA LA DETERMINACION JURIDICA DEL
KNOW-HOW.
En el capítulo pasado se concluyó que la figura del Know-How esta conformada
por un saber-hacer de carácter especializado, que constituye un bien inmaterial,
pero un bien sobre el cual no recae un derecho de exclusividad, al contrario de lo
que sucede con los derechos sobre los demás bienes de carácter inmaterial que
conforman la propiedad intelectual en sus dos expresiones; propiedad industrial y
derechos de autor. Esta especial característica del Know-How ha originado dentro
de la doctrina diferentes posiciones sobre su naturaleza jurídica.
El Know How no es definido por la legislación como tal, y cuando se habla sobre
él, la mayoría de autores Colombianos lo asimilan a Secreto Industrial, y se
fundamenta su protección jurídica en el mantenimiento de un monopolio de facto,
que dura mientras el conocimiento se mantenga secreto.
El autor Gómez Segade, en su obra ya antes comentada, “ El Secreto Industrial”,
que como lo hemos determinado constituye uno de los elementos sobre el que
puede recaer el Know-How, menciona que sobre la naturaleza jurídica del secreto
industrial han sido muchas las teorías que han tratado de explicarla. Una de las
más clásicas es la que lo considera un derecho de la personalidad; entendiendo
por estos derechos aquellos referidos a los derechos personalísimos o garantías
55
sociales, o atribuciones humanas, que conforman la esfera jurídica no patrimonial
de toda persona. Pero esta tesis, dice el autor, se encuentra completamente
superada. En primer término, porque resulta demasiado vago e impreciso acudir al
derecho de la personalidad. En segundo lugar, cabría argumentar que la violación
de un secreto industrial no perjudica la personalidad del empresario, sino que tiene
efectos patrimoniales. Por último, el Know-How, agregamos nosotros, no puede
constituir un derecho de la personalidad porque puede ser objeto de negocios
jurídicos; y como es sabido, los derechos de la personalidad son intransferibles.
Por otro lado hay autores que afirman que el Know-How solo existe en tanto se le
reconozca dentro de un contrato, los derechos respecto de los conocimientos
industriales y comerciales que conforman el know-How, derivan de las
obligaciones “ ex contractu” que se encuentran en cabeza de aquellas personas
que en perjuicio de su titular intentaren apropiarse de tales conocimientos. Entre
ellos se encuentra el argentino Ledesma, quien sostiene que esta teoría parte del
hecho de que la violación de la reserva es perpetrada por las personas que se
encuentran bajo dependencia, razón por la cual estima, que en este caso se
produce un atentado contra el contrato que rige sus relaciones profesionales, pues
según este criterio, dicho convenio contiene tácitamente la obligación de fidelidad,
la que se considera transgredida al faltar el subordinado a sus deberes de
defender y favorecer los intereses del principal.46 Esta teoría, agregan los autores,
no ha tenido suficiente acogida en la doctrina debido a las limitaciones que
presenta, dentro de las cuales se encuentra el hecho de que existen múltiples
normas que protegen al titular de los conocimientos, de la divulgación, apropiación
46 Tomado de la tesis de grado el Know-How, TALIA CONSTANTIN CASAS Y JAIME TRUJILLO GARCIA.
56
o utilización de los mismos, aparte de las derivadas del régimen contractual.
Además, dejaría por fuera los casos en los cuales la divulgación se llevare a cabo
al margen de la actividad de los subordinados del empresario o titular de los
conocimientos, o de una relación preestablecida a través del contrato.
Según el concepto que tenemos de Know-How, en muchas oportunidades, es solo
a través de un contrato de Know-How, donde se podrá establecer el grado de
reserva de la información que se transmite, ya que como lo hemos establecido,
cuando se da una transferencia de conocimientos de un sector más industrializado
a otro en bajo nivel de desarrollo, siendo la información conocida en el primero, el
carácter de Know-How será dado por las partes dentro del contrato.
Otros autores afirman que el Know-How no es un derecho sino un hecho; por lo
tanto, el problema consiste en determinar cuales son los derechos patrimoniales
que pueden ejercitarse con relación a él. Estos autores consideran a los
conocimientos técnicos no patentados, conocimientos que nosotros extendemos a
los comerciales y a las experiencias acumuladas por la empresa, como
monopolios de hecho privado, y que como tal deben recibir tratamiento y
protección legal específicos. Según la doctrina argentina y en general los autores
hispanoamericanos, esta posición es el resultado de la ausencia de
reglamentación específica en torno de este tema, la cual confiere un derecho
subjetivo al titular de dichos conocimientos47. Sobre este tema si bien el Know-
How no esta nombrado, es claro, que al contrario de lo que dice el autor, ya
nuestra legislación se ha encargado de tratar el tema bajo el esquema de Secreto
Industrial (que para nosotros puede ser objeto de Know-How haciendo la salvedad
57
en cuanto a su contenido o reserva) a través de la inclusión de esta clase de
conocimientos dentro de los derechos de propiedad industrial, como lo hace la
decisión 344 del acuerdo de Cartagena, cuando regula el tema de la propiedad
industrial para los países que conforman la comunidad andina, pero esto no ha
dejado de lado la discusión sobre el tema, así el autor Colombiano Marco Matías
Alemán Badel, al comentar sobre los secretos industriales dentro de la decisión
344 del acuerdo de Cartagena, como parte de los tipos de objetos que se
consideran comprendidos dentro de la propiedad industrial afirma: que se trata de
un derecho sui generis en atención a que no otorga la facultad de exclusión que
otorgan otros derechos de propiedad industrial.48
Para nosotros no basta que se incluya el secreto industrial dentro de los bienes
que conforman la propiedad industrial para asignarles esa naturaleza jurídica. Es
necesario determinar si realmente cumple con los requisitos para hacer parte de
esta clase de derechos, para lo cual hay que establecer primero si se trata de
bienes inmateriales sobre los cuales se pueda ejercer los derechos que confiere
esta clase de propiedad.
3.2 DETERMINACION DE LA FIGURA DEL KNOW-HOW COMO BIEN
JURIDICO.
El autor Colombiano Ernesto Peña Quiñones en su tratado de derecho civil bienes
afirma sobre los bienes incorporales; que la capacidad de generar bienes o
47 CORREA, Legal nature and contractual conditions in Know-How transations, citado por cabanellas de las Cueva Guillermo -Régimen jurídico de los conocimientos técnicos. Know-How y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires 1980.
48 Marco Matías Alemán Badel- MARCAS, Normatividad Subregional Sobre Marcas y Patentes.-
58
riqueza puede provenir por dos causas, o por el trabajo o por el talento humano y
éste genera dos clases de bienes: la propiedad artística y literaria y la propiedad
Industrial, que constituirían parte de los llamados bienes incorporales. Para el
autor estos bienes incorporales son aquellos que no tienen una entidad material y
no son sensitivamente perceptibles y percibibles, no obstante que nuestra ley
nacional los define como los que consisten en meros derechos como los créditos y
las servidumbres activas49.
Es claro que el Know-How es un producto del intelecto humano y como tal, en
palabras del autor referido, constituiría un bien incorporal50. De igual forma opina
el autor español Gómez Segade, en su obra El Secreto Industrial, al decir al
respecto que se equivocan quienes dicen que el secreto industria (Know-How), es
una situación de hecho, ya que esta figura posee las características del bien
jurídico: valor patrimonial, aptitud para ser objeto de negocios jurídicos.
A juicio del autor, el secreto industrial constituye un auténtico bien inmaterial, que
al igual que los demás bienes inmateriales es una idea fruto de la mente humana,
que se plasma en objetos corpóreos. Este autor hace una diferencia entre lo que
se entiende por objetos incorporales y los objetos inmateriales, argumentando que
los bienes producto del intelecto humano son los que conforman los bienes
inmateriales, estando de esta manera en una posición contraria del tratadista
Colombiano Ernesto Peña Quiñones, quien solo distingue entre bienes corporales
e incorporales, tratando a la los bienes del intelecto humano dentro de los
incorporales.
49 Art. 653 C. del Código Civil Colombiano.50 Ernesto Peña Quiñones, - La Relación Jurídica y los Bienes 1991.
59
Para el autor español la clásica distinción romana entre res corporales e
incorporales no le es aplicable a los bienes del intelecto, toda vez que bajo el
concepto de res incorporale se incluían los derechos, pero no las creaciones
intelectuales. Por esta razón la doctrina Alemana y, en particular el autor Alemán
Josep Kohler acuñó la expresión bienes inmateriales para designar esta clase de
bienes del intelecto, independientemente de los denominados bienes
incorporales.51
Bien inmaterial en sentido amplio puede ser muchas cosas, desde la vida hasta
las creaciones intelectuales e industriales. Muchas son las definiciones que se han
dado sobre esta clase de bienes, así el autor francés Tamburino, define el bien
inmaterial como "idea objetiva que puede ser objeto autónomo de derechos con
independencia de los otros bienes que lo identifican”52. Para el autor Español
Gómez Segade no se puede definir al bien inmaterial como todo bien que no es
perceptible por los sentidos, definición que se ha venido dando de los bienes que
no tienen materialidad, ya que existen bienes pertenecientes al mundo físico, que
no son perceptibles por los sentidos, por esto, autores como Luchessi,
argumentan que la perceptibilidad sensible sólo es un indicio o medio de
reconocimiento de la materialidad53. El autor español propone como definición de
bienes inmateriales: creaciones de la mente humana que mediante los medios
adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su
especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial.
El mismo autor distingue unas características especiales de esta clase de bienes.
En primer lugar, el bien inmaterial no es susceptible de ser objeto de un inmediato
51 Tomado de la obra el secreto industrial de Gómez Segare. Pag 72
60
disfrute económico, porque previamente necesita plasmarse en algo corpóreo.
Otro rasgo distintivo del bien inmaterial consiste en que su representación material
en principio es ilimitadamente repetible. La repetibilidad del bien inmaterial se
traduce en su especial aptitud para circular de manera que a través de su
manifestación corpórea muchas personas puedan disfrutar simultáneamente del
mismo, esta repetibilidad no agota su existencia ni sus beneficios a su titular. Por
último agrega el autor, el bien inmaterial por su especial naturaleza puede ser
objeto de posesión simultánea. Estas características especiales de los bienes
inmateriales, los diferencian de los bienes “materiales”, por lo cual los derechos
sobre estos bienes no se pueden asimilar de forma exacta a los bienes
corporales.54.
A nuestro sentir todas estas son características que se presentan en el Know-
How, por tratarse de una creación del intelecto humano, siendo clara su
simultaneidad y repetibilidad.
La anterior situación y la tradición jurídica de incluir al Know-How como bien del
intelecto, hace que estemos de acuerdo con aceptar al Know-How como un bien
de carácter inmaterial, producto de la actividad intelectual humana.
Teniendo claro a que tipo de bienes pertenece el Know-How, es necesario
establecer que clase de derechos se le reconocen a los bienes inmateriales en
general y dentro de que derechos se enmarca el Know-How, determinando si se
asimila a estos bienes por las características de los derechos que confiere, o es
52 Tamburrino, ( manuale di diritto commerciale, roma , 1962)53 Citado por Gómez segade.Obra citada pag 14.54 El mismo autor distingue entre las características comunes entre bienes materiales e inmateriales, tales como la autonomía, la idoneidadpara ser objeto de derechos.
61
una especie de bien inmaterial con características propias que no lo hacen entrar
dentro del tratamiento general que se le da a este tipo de bienes.
3.2.1 Determinación de los derechos que se confieren sobre los denominados
bienes inmateriales. Los derechos que se confieren en general a los bienes de
carácter inmaterial se han denominado derechos sobre la propiedad intelectual.
Los derechos de propiedad intelectual son los derechos conferidos a las personas
sobre las creaciones de la mente. Suelen dar al creador un derecho exclusivo
sobre la utilización de su obra por un plazo determinado.
Habitualmente, los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos sectores
principales:
a. Derechos de autor y derechos con él relacionados. Los derechos de los
autores de obras literarias y artísticas, por ejemplo, libros y demás obras
escritas, composiciones musicales, pinturas, esculturas, programas de
ordenador y películas cinematográficas están protegidos por el derecho de
autor por un plazo mínimo de 50 años después de la muerte del autor.
También están protegidos por el derecho de autor y los derechos con él
relacionados ( denominados muchas veces “conexos”) los derechos de los
artistas intérpretes o ejecutantes ( por ejemplo, actores, cantantes y músicos),
los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de
radiodifusión. El principal objetivo social de la protección del derecho de autor y
los derechos conexos es fomentar y recompensar la labor creativa.
b. Propiedad industrial. Conviene dividir la propiedad industrial en dos esferas
principales:
62
Una de ellas se caracteriza por la protección de los signos distintivos (marcas),
en particular marcas de fabrica o de comercio ( que distinguen los bienes y
servicios de una empresa de los de otras empresas) e indicaciones
geográficas ( que distinguen un producto como originario de un lugar cuando
una determinada característica del producto es imputable fundamentalmente a
su origen geográfico). La protección de esos signos distintivos tiene por
finalidad estimular y garantizar una competencia legal y proteger a los
consumidores, haciendo que puedan elegir con conocimiento de causa entre
diversos productos o servicios. La protección puede durar indefinidamente,
siempre que el signo en cuestión siga siendo distintivo .
Otro tipo de propiedad industrial busca que se proteja fundamentalmente la
innovación, la invención y la creación tecnológica. A esta categoría pertenecen
las invenciones (protegidas por patentes), los dibujos y modelos industriales y
los secretos empresariales. El objetivo social es proteger los resultados de las
inversiones en el desarrollo de nueva tecnología, con el fin de que haya
incentivos y medios para financiar las actividades de investigación y desarrollo
. La protección suele prestarse por un plazo determinado ( habitualmente en el
caso de las patentes es de 20 años).55
La legislación Colombiana ha regulado los derechos sobre la propiedad de los
bienes inmateriales. :
a. Sobre los bienes Inmateriales, sobre los cuales recaen los llamados derechos
de autor, ya especificados anteriormente, esta la ley 23 de 1982, la cual
destaca que de esta clase de bines se desprenden dos clases de derechos:
55 Tomado de la pagina de Internet de la Organización Mundial del Comercio.-OMC- www. wto. org.
63
Los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales
hacen alusión a los derechos que tiene el creador de la obra para reivindicar
en todo tiempo la paternidad de su creación, oponerse a su deformación,
conservar su obra inédita, modificarla y retirar su publicación cuando lo desee.
Los derechos patrimoniales otorgan el derecho de reproducir la obra, efectuar
transformaciones de la obra y divulgar la obra . El derecho moral impide que
cualquier persona divulgue la obra sin previa autorización del autor, lo que se
traduce en una negociación de los derechos patrimoniales, existiendo a favor
del creador un derecho de exclusividad. El derecho sobre la obra nace o tiene
como título originario la creación de la obra, sin que exista la necesidad de
registro alguno. El derecho de exclusividad está limitado en el tiempo. Así el
artículo 20 de la ley, menciona que los derechos de autor corresponden
durante su vida, y después de su fallecimiento los disfrutarán quienes
legítimamente hayan adquiridos los derechos del autor, por el término de
ochenta años, contados desde la muerte del autor.
b. Los derechos sobre los bienes inmateriales aplicables a la industria y al
comercio, están regulados por la ya mencionada decisión 344 el acuerdo de
Cartagena y el ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), la primera de las cuales
trajo como novedad los secretos industriales (secretos Empresariales), dentro
de los bienes que conforman la propiedad industrial, pero sin que se
especificara el porque de la inclusión dentro de estos bienes.
64
Entremos a determinar cada uno de los bienes que trae la norma andina y
cuales son los derechos que de estos se derivan:
a. Signos Distintivos: Marcas- Regulado por el artículo 81 y siguientes de la
decisión, Este bien cuya definición ya dimos anteriormente, otorga la
exclusividad a su creador solo si se registra ante la oficina nacional
competente., Pero con el registro no se obtiene el derecho de utilizar la
marca en el tráfico económico, puesto que es factible su utilización aún no
habiéndola registrado.56 Su registro se otorga por un periodo de 10 años
que pueden ser renovados por el mismo periodo de forma indefinida.
Dentro de este tema es pertinente hablar del Nombre Comercial, que es el
signo o nombre por medio del cual se distingue a una empresa o
establecimiento de comercio., el cual es un bien de carácter inmaterial,
regulado por el artículo 117 de la decisión. Hace parte de los bienes que
conforman la propiedad industrial, pero se caracteriza porque su derecho
de exclusividad se adquiere por su uso y no por medio de un procedimiento
de registro.
b. Patentes de invención, Modelos de utilidad y diseños industriales: Todos
estos bienes inmateriales, son creaciones de la mente con fines
industriales, se destacan por que otorgan una exclusividad a su creador,
siempre y cuando se registre en la oficina nacional competente. Esta
exclusividad es limitada en el tiempo, en el caso de la patente según la
decisión tiene un periodo de 20 años, 10 años para el modelo de utilidad y
8 para los diseños industriales. Del titulo de patente, es decir del certificado
56 Marco Matías Alemán Badel, Marcas-, Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena 1994 . Top Management International.
65
que otorga la oficina nacional competente sobre el derecho que se tiene
sobre la creación, se derivan para su titular los derechos encaminados a
prohibir que terceros sin su consentimiento obtengan provecho económico
de su invento, modelo o diseño. Ese derecho de prohibir se da por la
facultad de exclusión, por medio de la cual el titular de la patente puede
prohibir los actos de explotación industrial y comercial que estén
relacionados con su patente. Lo anterior sin necesidad de que se
presenten conductas abusivas que vayan contra la competencia leal entre
los empresarios, solo vasta con el acto de imitación, comentario que le es
aplicable a los signos distintivos.
3.2.2 Derechos que se conceden a los bienes inmateriales con relación al Know-
How.
Teniendo en cuenta lo anterior los derechos en donde se podría enmarcar el
Know-How, son los llamados derechos de propiedad industrial, por ser
conocimientos de aplicación industrial y comercial, que tiene un valor patrimonial y
son producto del intelecto humano.
Para determinar si el Know-How pertenece a esta clase derechos, hay que ver si
en los bienes que lo conforman se dan las características comunes a la institución
de la propiedad industrial, características que se deducen de un análisis de los
derechos que reconoce la ley a esta clase de derechos, expuestos anteriormente y
los requisitos que según el autor Aracama Zorraquín son necesarios para
reconocer un derecho de propiedad industrial. Encontramos dentro de las
características comunes de los derechos de propiedad industrial las siguientes:
66
a. Autonomía, aislabilidad o separabilidad en el sentido que tenga un valor
propio, independiente de los elementos materiales que le sirven de
apoyo o medio que evidencia;
b. que tenga aptitud para satisfacer un interés económico ( valor de cambio
o de uso);
c. que pueda determinar a quien lo posea o utilice una ventaja en la
competencia industrial y comercial;
d. que ofrezca idoneidad para una subordinación jurídica, es decir, que
disponga de un poder garantizado por el orden jurídico de manera
exclusiva a un sujeto frente a la generalidad. 57
Los puntos a, b, c, son predicables del Know-How, afirmación que se concluye al
confrontar los elementos constitutivos del Know-How, planteados en el capitulo
segundo de esta tesis en el punto 2.2. con las características que se desprenden
de los derechos de propiedad industrial.58 La única característica que no se
predica frente a la figura del Know-How es la exclusividad, a que se refiere el
último punto (d), exclusividad que se refiere al derecho conferido al titular de la
facultad de exclusión de terceros de las actividades de explotación industrial y
comercial que reproduzcan los bienes creados por él. Esto es un derecho que se
predica no solo de los derechos de propiedad industrial sino en general de todos
los bienes inmateriales regulados bajo la propiedad intelectual, tal y como lo
mostramos en la parte anterior. Este derecho tiene diferentes características en
cuanto a su adquisición y duración, así vimos que el derecho de exclusividad
57 Aracama Zorraquín.. El Know-How técnico. Tentativa de sistematización jurídica. 1969.58 En el capítulo 2 en el punto 2.2 , subpunto 2.2.3, donde se habla de los elementos constitutivos del Know-How, en el numeral a. sehabla de la autonomía del Kow-How, en el numeral c. se habla de la novedad, que determina la ventaja competitiva de su creador, y en elpunto d. se enfatiza el valor patrimonial que debe tener el Know-How.
67
dentro de los denominados derechos de autor se adquiere por lo simple creación
de la obra y su exclusividad esta limitada en el tiempo. En los derechos de la
propiedad industrial la exclusividad se confiere en la mayoría de los casos, con el
registro previo de la creación, y su duración esta limitada en el tiempo, a
excepción de las marcas que se pueden renovar cuantas veces se quiera
Parecería, como conclusión de lo anterior, que el Know-How no pudiera
enmarcarse dentro de los bienes reconocidos por la propiedad industrial, estando
en contravía de lo que expone la decisión 344 del acuerdo de Cartagena, en su
artículo 72 que incluye a los secretos industriales, (como vimos comparte con el
Know-How los requisitos que trae la decisión, haciendo la salvedad en lo que se
refiere al contenido y al carácter de secreto) como bienes pertenecientes a los
derechos de propiedad industrial. Esto, en razón de que el Know-How no goza de
ese derecho de exclusividad que se predica sobre todos los bienes que conforman
la propiedad intelectual y de manera más especifica los bienes de la propiedad
industrial.
El titular de un conocimiento que constituye Know-How no esta protegido por una
acción de falsificación contra los terceros, el único derecho que se concede al
titular del Know-How es el que la doctrina ha llamado un monopolio de facto que
dura mientras el conocimiento se mantenga en secreto. Su defensa la otorga las
normas de competencia desleal cuando su conocimiento es obtenido por terceros
por medios contrarios a las prácticas leales en materia comercial, defensa que es
aplicable a los demás derechos de la propiedad industrial. Además existe
protección penal contra aquel que se apropie del Know-How de manera ilícita59.
59 Artículo 238 del Código Penal Colombiano.
68
Al contrario de lo anterior, hay autores como Nash60, que opinan que sobre el
Know-How, si existe un derecho exclusivo, absoluto, un derecho de propiedad.
Ello es así, según el autor pues:
a. El titular del Know-How tiene el derecho de que nadie use o disponga de
su Know-How de manera contraria a derecho, con el deber correlativo
de los terceros si lo obtuvieron inapropiadamente;
b. El titular tiene el privilegio de usar y disponer del Know-How, y los
terceros deben respetarlo, lo haga o no;
c. El titular tiene la facultad de disponer del Know-How por venta, licencia,
y tiene la capacidad de obtener una orden judicial contra el uso o
disposición del Know-How de parte de terceros que lo obtengan
impropiamente y los daños y perjuicios correspondientes;
d. el titular del Know-How tiene erga omnes la inmunidad de que su uso
exclusivo o disposición no le sea impedido, limitado o controlado por
terceros que obtengan el Know-How impropiamente.
Estamos de acuerdo con el autor respecto de esta exclusividad a favor del titular
del Know-How, pero esta exclusividad a nuestro parecer es parcial, ya que solo se
refiere a los casos en que el Know-How es obtenido inapropiadamente, situación
que, entendemos nosotros, se da cuando existe una violación de las conductas
mercantiles que generan prácticas de competencia desleal sancionadas por las
normas, pero nada dice el autor de la reproducción que se pueda hacer del Know-
How, cuando este se alcanza por medio de investigaciones propias de la
competencia.
60 Citado por Aracama Zorraquin, en la obra ya antes citada. Pag 8
69
Se puede argumentar que existen acciones contra la falsificación del Know-How,
pero siempre que se deba a una situación contraria a las buenas prácticas
mercantiles, pero no cuando no se produce esta violación.
No existe Sobre el Know-How una exclusividad de carácter absoluto como en los
demás derechos de la propiedad intelectual, exclusividad que se entiende como
aquella en la cual su titular tiene el derecho absoluto y único de reproducir el
objeto inmaterial que conforma el Know-How, y nadie, sea de buena o mala fe,
pueda hacerlo sin su consentimiento previo. Lo que sí es claro es que sobre el
Know-How si existe un derecho subjetivo, ya que existe en cabeza del titular un
poder o facultad reconocidos jurídicamente, para hacer valer su creación frente a
terceros que lo adopten de manera ilícita. No se trata de un simple monopolio de
hecho que no brinda ninguna protección a su creador y aunque se pueden dar
situaciones en que su protección dependa de una relación contractual.
El Know-How constituye un derecho subjetivo porque sus características se
enmarcan dentro de los elementos que la doctrina ve como necesarios para la
existencia de un derecho de esta naturaleza, entre las que están:
a. que en la base del derecho exista una ventaja;
b. que la prerrogativa constituya un verdadero bien que esté a disposición de
su titular;
c. que esa prerrogativa importe también la posibilidad de ser renunciada.
Existe un reconocimiento para el titular del Know-How de derechos que le
garantizan su protección frente a terceros.
70
3.3 CONFIGURACION DE LA NATURALEZA JURIDICA DEL KNOW-HOW.
Lo expuesto en los puntos anteriores nos sirve para establecer o determinar la
naturaleza jurídica de la figura objeto de estudio en esta tesis.
Primero hay que decir que el Know-How es, sin que haya lugar a contradicción, un
bien de carácter inmaterial. Como quedó demostrado se trata de una creación del
talento humano con valor patrimonial para su autor, al cual la ley le reconoce
derechos subjetivos a favor del titular.
Es un bien que por las condiciones anotadas se enmarca dentro de los derechos
de propiedad intelectual que protegen las creaciones del talento humano, Cumple
todas las condiciones para ser un bien perteneciente a la propiedad intelectual a
excepción de la exclusividad.
Por las características de su contenido se ubica dentro de los derechos de la
propiedad industrial, por tratarse de un bien de naturaleza industrial y comercial
que hace parte de los bienes del empresario.
Existe una propiedad sobre el Know-How, pero distinta a la que se ejerce sobre
los demás bienes que conforman la propiedad industrial, en cuanto no se deriva
para su titular un derecho exclusivo de naturaleza absoluta, sino relativa. La
relatividad se refiere a que se puede mantener la propiedad sobre el bien, pero
una propiedad limitada a que se mantenga la reserva sobre el conocimiento o que
no sea adquirido por medios lícitos por la competencia.
La propiedad se manifiesta cuando se reconocen al titular del Know-How derechos
de carácter subjetivo, para que proteja los conocimientos de una ursurpación
abusiva por parte de terceros. El hecho de que no tenga una exclusividad absoluta
71
no obsta para que deje de pertenecer a los derechos de propiedad industrial, en el
entendido de que es un bien industrial por los elementos comunes que tiene frente
a la propiedad industrial en general, pero con unos derechos limitados.
La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de Colombia, reconocen lo
dicho por nosotros en este capitulo. Ya que identifican al Know-How, como un bien
perteneciente a los bienes que constituyen la propiedad Industrial, y reconoce la
existencia de un verdadero derecho de propiedad sobre el Know-How. La Corte
Suprema toca el punto en la sentencia de apelación de tutela, ya mencionada en
el capitulo 2 de esta tesis. La corte respecto del punto que se trata, comenta que
la propiedad industrial, es una manifestación de la propiedad privada y que el
Secreto Industrial es un elemento que puede llegar a ser parte del Know-How -
agregamos nosotros-, "se trata de una de las categorías o en su caso, uno de
los atributos o garantías del derecho de propiedad industrial, que, de una
parte, se funda en cuanto al contenido del Derecho Industrial mismo, en el
derecho que tiene toda empresa a su privacidad, y, en cuanto a su finalidad,
en la misión protectora que aquél cumple con relación a la propiedad de la
empresa".61
Sobre este mismo punto, la corte constitucional, afirmó:
A su vez, de la propiedad Industrial hacen parte los secretos
Industriales, es decir, los que se refieren a los factores técnicos o
científicos que, combinados de cierta manera, permiten una
fabricación o transformación de productos con resultados
específicos y característicos de la empresa industrial que los
61 Extracto de la sentencia de la Corte Suprema de justicia que fue tomado de la sentencia de la corte constitucional No. T-381/93.
72
posee. Lo que se conoce como “Know-How” es objeto de
protección jurídica en razón precisamente del vínculo que
establece entre el proceso y su resultado, cuyo conocimiento y
manejo pertenecen a la empresa y forma parte de su patrimonio62.
La Corte Constitucional, reconoce al Know-How como objeto inmaterial sobre el
cual recae un derecho de propiedad y, de manera más específica, los derechos
sobre la propiedad Industrial, de los cuales hace parte la figura en estudio. Pero
desafortunadamente la Corte Constitucional, solo reconoce en el Know-How,
secretos de carácter industrial y no los comerciales, tal y como lo establecimos en
el capítulo pasado.
62 Sentencia de revisión de tutela. Corte Constitucional T-381/93.
73
CAPITULO 4
REGIMEN LEGAL COLOMBIANO
4.1 LEGISLACIÒN COLOMBIANA
La legislación colombiana al regular este tema solo hace referencia al secreto
industrial sin que hasta el momento se haya regulado de manera especifica el
Know-How, por lo cual autores colombianos como Manuel Pachón, identifican
ambas figuras. La legislación da al Secreto Industrial, el carácter de bien inmaterial
y lo ubica como parte de la propiedad industrial.
La propiedad industrial ha venido siendo protegida desde 1.811 con la constitución
de la República de Tunja y la del estado soberano de Antioquia de 1.812 que
reconocía derechos a los inventores, pero sin hacer ninguna referencia específica
al secreto industrial, luego en la constitución de 1.821 de la Villa del Rosario de
Cúcuta se dio concesión por tiempo limitado de derechos exclusivos.
En 1.925 se dictó la Ley 31, reformada por la Ley 94 del 9 de Julio de 1.933, las
cuales rigieron hasta 1.971 con el decreto 410 o nuevo código de Comercio, que
en lo referente a la propiedad industrial es modificado por las leyes andinas, como
la decisión 85 que reguló la propiedad industrial en el ámbito de la integración
subregional que cobija Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia, decisión
que pasó a formar parte de nuestra legislación con el decreto 1.190 de 1.978.
En 1.991 entró en vigencia la decisión 311 del acuerdo de Cartagena, la cual
derogó la decisión 85, luego fue sustituida debido a duras críticas, por la decisión
74
313 de 1.992 que rigió hasta el 31 de diciembre de 1.993, cuando fue
reemplazada por la decisión 344 hoy vigente y reglamentada por los decretos 117
y 2875 de 1.994, y es en esta última donde por primera vez en Colombia la
legislación hace referencia y reconoce el secreto industrial como objeto de
derechos y protección por parte del estado en el ámbito comercial como derecho
comprendido dentro de la propiedad industrial.
Se refieren al tema también los artículos 534 al 618 del libro III del Código de
Comercio, la mayoría parcialmente derogados por la decisión 344 del acuerdo de
Cartagena.
4.1.1 Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Esta Decisión es resultado de la
Comunidad Andina de Naciones, organización subregional con personalidad
jurídica internacional, creada por el Pacto Andino, integrada por los estados de
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, además de los órganos del
Sistema Andino de Integración; goza de identidad y autonomía propia distinta de la
de los países individualmente considerados que la conforman y, está dotada de
instituciones que legislan con autonomía sus propias reglas.
El objetivo de la Comunidad Andina de Naciones es que las economías de los
diferentes países se integren hasta convertirse en una sola y; es aquí donde
aparece la necesidad de la institución de autoridades supranacionales que estén
por encima de las nacionales y quienes derivan su poder de las decisiones que los
mismos estados, al crear la comunidad les otorgaron, al convenir el sometimiento
a sus decisiones.
75
Siendo la decisión 344 producto de esta Comunidad tiene el carácter de acuerdo
auto –ejecutivo ante cualquier tipo de autoridad de carácter nacional, esto quiere
decir que no necesita ninguna medida jurídica adicional para su aplicación. Aquí
aparece el concepto de Supranacionalidad directa reconocida por la Comunidad,
que a diferencia de la indirecta no necesita ser incorporada por cada país a su
legislación, ni ser reglamentada, ni aprobada o ratificada por el Congreso,
simplemente comienza a regir previa publicación en la Gaceta en todos los países
miembros y con carácter prevalente sobre las normas nacionales de cada uno.
Esta Decisión se produjo en 1993 pero solo fue aplicable a partir de 1994, se trata
de una regulación de los derechos mínimos que deben existir entre los países
miembros de la subregión andina, pues se trata de una regulación parcial de la
propiedad industrial que ha sido complementada por la legislación de cada país
miembro, y por ser una regulación de carácter comunitario en el ámbito de la
integración subregional de la que Colombia es parte, sus decisiones entran a
formar parte de la legislación interna aplicable en cada país miembro y tienen
prevalencia sobre la misma, aunque una norma interna posterior podría prevalecer
sobre la Decisión 344 siempre que fortalezca, amplíe y desarrolle los derechos
consagrados en ella. Como lo dijimos anteriormente es la primera vez que se
regula a nivel andino y por consiguiente en Colombia la figura del secreto industrial
como tal, pues existía protección penal en el artículo 238, pero no reconocimiento
comercial como derecho comprendido dentro de la propiedad Industrial. Esta
decisión no contiene como tal una definición de lo que es Secreto Industrial y,
además en ningún momento hace referencia al Know-How, pero si hace una
76
enumeración de los elementos o características de lo que para la Decisión vendría
a conformar el Secreto Industrial.
4.1.2 Requisitos que trae la decisiòn 344 para la existencia de secreto industrial
(secreto empresarial). Se entrará a analizar los requisitos de existencia de la
figura del Secreto Industrial que trae la decisión 344, figura que como lo hemos
dicho es asimilada por autores Colombianos al Know-How. Después de lo anterior,
concluiremos si estos requisitos son predicables de lo que para nosotros
constituye Secreto Industrial y del concepto dado de Know-How en el capitulo 2 de
esta tesis
La Decisión en su artículo 72 señala:
ART. 72-Quien lícitamente tenga control sobre un secreto industrial estará protegido contra la
revelación, adquisición o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las
prácticas leales de comercio, por parte de terceros, en la medida que:
a) La información sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuración o
composición precisas de sus elementos no sea conocidas en general ni fácilmente accesible a las
personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se
trate;
b) La información tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y,
c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado
medidas razonables para mantenerla secreta.
La información de un secreto industrial necesariamente debe estar referida a la naturaleza,
características o finalidades de los productos a los métodos o procesos de producción; o, a los
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
Informaciones no protegidas:
77
ART. 73 –A los efectos de la presente decisión, no se considerará como secreto industrial aquella
información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la
que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.
No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella
información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la
proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros
actos de autoridad.
En el artículo 74 establece que la información debe constar en documentos,
medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes películas u otros
elementos similares.
El artículo 75 establece que la protección otorgada conforme al artículo 72
perdurará mientras existan las condiciones allí establecidas.
En cuanto a su transmisión y uso autorizado el artículo 76 establece que:
Art :76- Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar el uso a un tercero. El
usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio, salvo
pacto en contrario con quien le transmitió o le autorizó el uso de dicho secreto.
En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de
ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los
derechos industriales allí contenidos. Dichas cláusulas deberán precisar los aspectos que se
consideran confidenciales.
Esta decisión en ningún momento hace referencia al Know How, solo habla de
secreto industrial, y reitera que dentro de este término se incluyen también los
secretos comerciales y en este mismo sentido es tomado por la doctrina. Esta
terminología que trae la decisión es inapropiada, ya que para nosotros estos
conformarían lo que Manuel Pachón ha considerado como Secretos
78
Empresariales, haciendo referencia a lo dicho por el autor Gómez Segade en la
medida en que este concepto engloba conocimientos de carácter industrial y
comercial, con el requisito esencial de ser secretos. Este concepto de Secreto
Empresarial, puede ser objeto de Know-How según lo veremos más adelante. En
nuestra opinión, lo que ha debido traer la decisión en lugar del concepto de
Secreto Industrial es el de Secretos Empresariales.
Además, para nosotros los conocimientos que conforman el Know How aunque
pueden y generalmente contienen una información secreta, no es indispensable, lo
importante es que el conocimiento sea especializado y al cual no tendría acceso
quien lo pretende de no mediar un contrato o sea reservado,63 aclarando que el
conocimiento no puede ser de total dominio público. Lo que queremos decir es
que en este primer elemento del artículo 72 de la decisión 344, el carácter de
secreto es muy preciso, supone un conocimiento que es total y absolutamente
desconocido para las otra personas, aunque se muevan en el mismo ramo. En lo
que se refiere al secreto industrial propiamente dicho, por la naturaleza misma de
los conocimientos sobre los cuales recae, el carácter de secreto es un poco más
rígido, más estricto es decir que dichos conocimientos no sean conocidos, ni
fácilmente accesibles a personas que manejen el mismo tipo de información y que
exista voluntad del dueño de mantenerlo oculto. En el contrato de Know How lo
esencial es determinar si el beneficiario puede o no llegar a tener acceso al saber
especializado de no mediar el contrato, y es tan clara esta situación que si al
celebrar un contrato de know how el dueño permite un pago a plazos del mismo,
quien lo recibe no podría sustraerse de la obligación de pagar el saldo so pretexto
63 Stumpf Herbert “El contrato de Know How” ,1984.
79
de haber cobrado publicidad dichos conocimientos en el intermedio, y el contrato
de Know-How continuará hasta el total cumplimiento de las obligaciones.
Una vez analizado el problema terminológico de lo que trae la decisión respecto
del contenido de los secretos industriales, de lo cual se concluyó que debió haber
sido llamado secreto empresarial, ahora analizaremos los requisitos que trae la
decisión respecto de lo que hemos llamado secretos empresariales y veremos si
esto se asimila o no a lo que para nosotros es el concepto de Know How .
4.1.3 Análisis de los requisitos que trae la decisión 344 frente al concepto de
Know-How.
Que la información sea secreta, no conocida ni fácilmente accesible para quienes
se mueven en el mismo campo.
Sobre este punto el autor Manuel Pachón afirma que los conocimientos que no
sean secretos, así sean de difícil acceso por parte de otras empresas no
constituyen un secreto industrial (secreto empresarial), quien esté dispuesto a
pagar un precio por poderlos utilizar, solo lo hace por estar en un nivel inferior, el
precio se paga entonces por la prestación de un servicio y no por tener acceso a
un secreto industrial. Además, al referirse al secreto industrial, comenta el autor
que la decisión al exigir que el conocimiento no sea de total dominio público,
quiere decir que el conocimiento no lo tenga una persona diferente del poseedor,
asimilándose dicha noción en cierta forma, a aquellos conocimientos que hacen
parte del estado de la técnica, concepto utilizado en relación con el requisito de la
novedad en materia de invenciones.
80
En algunos casos, dice el autor, se ha considerado que el secreto deja de existir
cuando el producto estando en el mercado, es susceptible a través de la ingeniería
inversa ser develados los secretos de su fabricación.
Como lo dijimos en el capítulo 2, el concepto de secreto que se predica en el
Know-How, no es tan estricto como se exige para los secretos empresariales. El
secreto que para nosotros se da en el Know-How es el concepto de reservado,
que como quedó establecido en el capítulo 2, consiste en un conocimiento que
aunque es conocido por un Sector Industrial o comercial, poseído por diferentes
personas estas tienen la intención de mantener su reserva, de manera que este
conocimiento no llegue a total dominio público, caso en el cual perdería su
esencia. Para nosotros así el Know-How esté en manos de varias de personas no
porque se haya transmitido por un autor común, sino porque todas llegaron a él de
forma individual, puede seguir siendo considerado como Know-How en tanto no lo
vuelvan público. Sí el conocimiento es conocido en general entre los
competidores, esto no le quitaría el carácter de Know-How que sigue teniendo
para los sectores interesados en este tipo de conocimientos, ya sea porque se
encuentra en un país menos desarrollado, o porque la empresa que lo necesita se
encuentra en un nivel de desarrollo menor. El carácter de reservado se debe mirar
entonces, de manera subjetiva respecto del área en que se vaya a aplicar. Si es
de un sector industrializado a otro que no lo es, debe existir la certeza de que es
secreto y novedoso para el área que lo recibe, aunque sea conocido para el sector
más desarrollado. Así, vemos como el concepto de Know-How es más amplio que
el del secreto que trae la decisión y se diferenciaría de esta forma de los secretos
empresariales.
81
El segundo requisito que trae la decisión respecto a los secretos industriales, es
que estos tengan un valor comercial efectivo o potencial por ser secretos. Para
nosotros, este requisito respecto del Know-How es diferente, porque su valor
radica no solo en el hecho de ser reservado, sino en la novedad y especialización
del conocimiento en el sector en donde va a ser aplicado.
El tercer requisito que exige la decisión consiste en que quien lo tenga bajo su
control tome medidas razonables para su protección. Para nosotros este requisito
se puede aplicar a ambas figuras, pero aclarando que en el Know-How las
medidas se refieren al mantenimiento de la reserva, no del secreto.
El cuarto requisito que trae la decisión es que la información se refiera a la
naturaleza, características o finalidades de los productos o métodos o procesos
de producción, y a los medios o formas de distribución o comercialización de
productos o prestación de servicios.
Este requisito que incluye conocimientos industriales y comerciales aunque son
predicables del Know How, para nosotros esta figura tiene un contenido más
amplio en la medida en que abarca además el conjunto de experiencias
comerciales y de administración del negocio en lo que se refiere al Know how
Comercial. Experiencias de organización y de economía de empresa que han sido
el resultado de investigaciones, estudios que han demandado tiempo, esfuerzo y
dinero, y que poseen un valor económico para quien las tiene, y cuya utilización
hace posible un mayor rendimiento y eficiencia que de otra manera no se tendrían,
ubicando así a la empresa en un nivel superior respecto de sus competidoras, y
por lo cual tienen un valor que deberá ser pagado por quien las desee adquirir. ,
82
experiencias que además podrían ser predicables de empresas en un mismo nivel
de desarrollo.
Como conclusión del análisis hecho, decimos que si bien los elementos que trae la
decisión 344 artículo 72 respecto de lo que para nosotros son secretos
empresariales, se pueden predicar del Know-How, este tiene unas características
que lo diferencian d aquel:
- El nivel de reserva que se predica del Know-How es diferente al secreto
previsto en la decisión 344 para el secreto empresarial.
- En cuanto al contenido, el know-How incluye, además de conocimientos
industriales y comerciales, el conjunto de experiencias acumuladas por la
empresa, que generalmente son producto de años de aciertos y desaciertos en
el campo industrial o comercial de que se trate, que hacen posible un óptimo
rendimiento, y por lo cual dichas experiencias adquieren un valor económico
que deberá ser pagado por quien las desea alcanzar.
4.2 DOCTRINA COLOMBIANA SOBRE EL TEMA
En Colombia no es mucho lo que se ha escrito sobre el Know How; en los autores
citados a continuación se encuentran características comunes como la
identificación de secreto industrial y Know How, el hecho de que ambos pueden
contener conocimientos de tipo comercial y de organización de empresa y los
ubican como bienes inmateriales que hacen parte de la propiedad industrial.
83
4.2.1 Manuel Pachón
Este autor identifica los conceptos de Know-How y Secreto Industrial, y los
considera como un bien inmaterial cuyo titular puede trasmitirlo por acto de
disposición o facultar a otro para usarlo e incluye también dentro de esta figura los
conocimientos comerciales por lo que prefiere hablar de conocimientos
empresariales.
Como lo habíamos dicho, este autor asimila los secretos empresariales al Know-
How asimilación que a nuestro modo de ver no es del todo correcta, en cuanto a
que el contenido y el carácter de reservado del Know-How se diferencian de lo que
trae la decisión 344.
Al referirse a los elementos que integran el secreto empresarial menciona los
mismos del artículo 72 de la decisión 344. Ser secreto, “en el sentido que como
conjunto o en configuración y composición precisa de sus elementos, no sea
conocido en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los
círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate.”
Tener un valor efectivo o potencial por el hecho de ser secreto. Literal b Art., 72
decisión 344.
Existencia de un control efectivo, ejercido por las personas que tienen en posesión
el secreto industrial, para mantener el conocimiento como secreto, literal c Art. 72
decisión 344. Para ello deben tomarse, por parte de quien los detente, las medidas
razonables para impedir su divulgación.
y agrega además: “Los conocimientos no secretos, así sean de difícil acceso por
parte de otras empresas, no constituyen un secreto industrial, quien este dispuesto
a pagar un precio por él solo lo hace por estar en un nivel tecnológicamente
84
inferior, el precio se paga entonces por la prestación de un servicio y no por tener
acceso a un secreto industrial.”
Para este autor el carácter de secreto es fundamental, de la esencia y al comentar
el Art. 73 de la decisión lo reitera al exigir que la información:
- no sea de dominio público
- no resultar evidentes para un técnico en la materia
- no debe ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.
Como ya lo expusimos, no estamos de acuerdo con este autor al afirmar que es
requisito para la existencia y de carácter absoluto que el Know how sea secreto,
pues como lo hemos dicho estos requisitos que trae la decisión son predicables de
los secretos empresariales, pero no de la concepción que para nosotros tiene el
Know-How. Ya que aquí, el secreto se debe observar de manera relativa, según la
situación de quien lo pretenda adquirir y esté dispuesto a pagar por él. Además,
para que algo tenga el carácter de reservado no es indispensable que solo una
empresa lo conozca, lo pueden conocer varias y según la cantidad de titulares de
dicho Know How este será mas o menos valioso como lo afirma la doctora Ximena
Castellanos.
Continua diciendo que la noción de dominio público, cuando se refiere a secretos
empresariales, significa que el conocimiento lo tenga una persona diferente a
quien dice ser poseedor del secreto, asimilando dicha noción a aquellos
conocimientos que hacen parte del estado de la técnica, concepto utilizado en
relación con el requisito de la novedad en materia de invenciones, así este autor
estaría exigiendo entonces como requisito del secreto industrial la novedad exigida
en materia de invenciones que se exigen a la patente industrial, lo que para
85
nosotros solo es correcto en lo que se refiere al secreto empresarial pero no
predicable del Know-How, no es válido para nosotros asimilar el hecho de que el
conocimiento no sea de total dominio público en el Know-How, con la noción de
conocimientos que hacen parte del estado de la técnica, concepto que es utilizado
en relación con el requisito de la novedad exigido a la patente de invención.
Para este autor el secreto empresarial le otorga a su titular un monopolio de facto
que dura mientras el conocimiento se mantenga secreto, por eso en los contratos
de licencia de Know How en donde se autoriza al beneficiario para usarlo, es una
obligación de la esencia la no divulgación a terceros y descontinuar el empleo del
conocimiento una vez terminado el contrato, cuestión que para nosotros no es del
todo correcta.
También, dice el autor que la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena confunde el
objeto del secreto empresarial que es un conocimiento secreto, con los medios de
comunicación que son los elementos materiales en donde se ha plasmado, pues
según él, ateniéndose al texto legal del artículo 74 el secreto empresarial solo
existiría una vez se halla plasmado en un “corpus mechanicus”, lo cual para él
sería un error pues se estarían dejando por fuera conocimientos transmisibles por
vía oral.
4.2.2 Jorge Rodrigo Tobón Montoya
Este autor también identifica los conceptos de secreto industrial y Know-How y, los
ubica dentro de la propiedad intelectual a la que define como “ El derecho que se
ejerce sobre las creaciones que nacen del esfuerzo, habilidad o destreza propios
del ingenio del hombre, aplicados al arte, ciencia comercio o industria”; Dentro de
86
esta propiedad intelectual se encuentran en primer lugar los derechos de autor, los
derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales y en tercer lugar los
derechos de propiedad industrial.
Estos últimos a su vez los subdivide en nuevas creaciones en donde ubica: las
patentes de invención, modelos de utilidad, secretos industriales, diseños
industriales y los signos distintivos en donde incluye: el nombre comercial, marcas
comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen.
Para este autor la propiedad industrial esta dirigida a proteger la propiedad
intelectual aplicada a la industria o comercio y tiene como característica la de ser
exclusiva lo que quiere decir que solo tengan aplicación en el campo de la
industria y del comercio, otra característica es la temporalidad (a excepción del
nombre, las enseñas comerciales y el secreto industrial), pues los diferentes tipos
de propiedad industrial se adquieren necesariamente con la patente o el registro
según el caso y finaliza diciendo que la propiedad industrial (a excepción del
secreto industrial) impone obligaciones al titular de la patente luego de adquirido el
registro.
Al precisar el contenido del secreto industrial lo define: “secreto industrial o Know
How se entiende como el conjunto de conocimientos técnicos, comerciales y de
economía de una empresa conocidos por un número muy reducido de funcionarios
de la compañía, quienes tienen la obligación de no divulgarlas y no darles un uso
indebido.”
En cuanto a su protección dice que aunque el secreto industrial o Know How no
esta patentado, la legislación contempla la posibilidad de proteger su revelación o
adquisición indebidas, así el dueño del secreto industrial puede ejercer acciones
87
civiles de indemnización de perjuicios por violación de cláusulas de
confidencialidad de los contratos o convenios, o se puede adelantar una acción de
indemnización de perjuicios por actos de competencia desleal o entablando acción
penal contra quien en razón de su cargo tuvo acceso a informaciones secretas y
viole la reserva industrial teniendo la obligación de guardar secreto; pero para
lograr esta protección se deben reunir tres requisitos: que la información sea
secreta, que tenga un valor comercial efectivo o potencial y que se hayan tomado
las medidas razonables para mantener el secreto industrial.
Para nosotros como ya lo hemos señalado no es preciso asimilar ambas figuras
como lo hace este autor, pues el Know How es una figura más amplia de lo que
entendemos por secreto industrial y no figuras iguales, pues aquel abarca
también, conocimientos comerciales y experiencias acumuladas por la empresa.
Además, para nosotros el secreto industrial es un elemento de lo que se ha
denominado secreto empresarial. En cuanto al carácter de secreto que le da este
autor, para nosotros es predicable de los secretos empresariales, pero no de la
concepción que hemos dado de Know-How, en donde el carácter de secreto hay
que mirarlo de acuerdo con cada circunstancia, siendo relevante el hecho de si el
adquirente tendría o no acceso a el de no mediar el contrato. 64
4.2.3 Luz María Restrepo Mejía
También identifica los términos secreto industrial y Know-How y, los ubica dentro
de la propiedad industrial y define esta última como “ el conjunto de derechos
temporales que el estado concede a los particulares para la explotación
64 Jorge Rodrigo Tobón Montoya, Revista Antioqueña de economía y desarrollo. 1995
88
económica y exclusiva de las creaciones que tengan aplicación y desarrollo en la
industria y el comercio y para la defensa de tales ventajas.”
Características:
- es un derecho sobre un bien inmaterial.
- es especial, osea con aplicación en el ámbito comercial.
- es temporal a excepción del secreto industrial.
- se protege a partir del registro a excepción del secreto industrial.
- impone cargas al titular.
Del secreto industrial o Know How dice que “ es el conjunto de conocimientos o
experiencias tecnológicas comerciales u organizativas reservadas que permite a
quien los tenga bajo su control, un mejor resultado o mayor eficiencia en un
proceso industrial o en una actividad económica. Todos esos conocimientos o
experiencias son un bien inmaterial de propiedad de la persona o entidad que los
posea y pueden ser objeto de negociaciones y transferencias.”65
Este autor reitera lo establecido por la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y
dice que para que un conocimiento se considere secreto se requiere:
- Que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus
elementos no sea conocido en general ni fácilmente accesible a personas
integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de
que se trata
- .Que la información tenga valor comercial efectivo o potencial por ser secreta.
- Que en las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo su
control, haya adoptado las medidas razonables para mantenerla secreta.
65 Luz Maria Restrepo Mejía, Revista Estudios de Derecho 1996
89
- El secreto debe materializarse en algún objeto como documentos, medios
electrónicos o magnéticos, discos ópticos, etc.
Nosotros nos apartamos de este autor pues como lo hemos dicho a lo largo de
esta tesis ese como saber-hacer las cosas es lo que denominamos Know-How, y
uno de sus elementos principales, lo puede constituir el secreto industrial o el
secreto empresarial.
En cuanto al carácter de secreto que le exige, reiteramos las mismas críticas
hechas al autor precedente en cuanto a que no es en indispensable el carácter de
secreto en el Know-How solo en los secretos empresariales, lo relevante es que
sea un conocimiento reservado y especializado; y agregamos que al exigir este
autor que el secreto se debe materializar en algún objeto, nosotros disentimos por
que el Know How existe y se debe proteger esté materializado en algo o no, pues
existen conocimientos y experiencias que son susceptibles de trasmitirse por vía
oral sin ninguna materialización tienen un valor comercial y se desean mantener
en reserva.
4.3 JURISPRUDENCIA COLOMBIANA SOBRE EL TEMA
La Corte Constitucional en la sentencia T 381/93, ya mencionada, se ha
pronunciado acerca de la protección del secreto industrial y lo identifica también
con el Know How.
Primera instancia:
La acción de tutela fue propuesta por Bavaria S.A. contra la Dirección de
Impuestos y Aduanas nacionales, pues esta por razones tributarias le solicitó a
90
Bavaria el cuadro de estándares para cervezas y maltas por materias primas y
marcas de productos, lo que según la compañía equivalía a la revelación de las
formulas de las cervezas y las maltas que producía, también le fue solicitada la
relación de distribuidores inscritos en la fábrica de Bogotá y estos aspectos según
la compañía versaban sobre el mapa de distribución de cervezas en la zona y
equivalía también a secreto industrial; Bavaria invocó como derecho amenazado
su derecho fundamental a la propiedad en este caso la industrial.
4.3.1 Tribunal Superior de Distrito Judicial. El Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Santafé de Bogotá sala Civil concedió a Bavaria la tutela. Los argumentos del
Tribunal fueron básicamente los siguientes:
“El derecho de propiedad industrial invocado como amenazado por el accionante,
tiene el carácter de fundamental, pues es parte del patrimonio de la sociedad
demandante.
Hacen parte del patrimonio y por ende constituyen derecho de propiedad, aquellos
planes, reglas y métodos utilizados en actividades económico-comerciales y que
hacen parte de lo que se conoce como “Know How” y tienen reconocimiento en
nuestro ordenamiento jurídico, al tipificarse como delito su divulgación por quien
no tenga facultad para ello, y al configurar hecho constitutivo de competencia
desleal obtener secretos industriales y comerciales ajenos”.
Para el Tribunal el cuadro de estándares aunque en sí mismos no contenían las
fórmulas químicas, si podían poner al descubierto el esquema de producción de la
compañía para fabricar sus productos que gozan de características específicas.
Además, no tienen relevancia en el aspecto tributario los porcentajes de los
91
elementos que componen cada tipo de cerveza ya que todos son gravados con el
mismo porcentaje, y en cuanto a las zonas adjudicadas a cada uno de los
distribuidores concluyó la sala que en nada enriquecen a la investigación tributaria
pues la cerveza, se expenda en uno u otro sector paga el mismo porcentaje del
impuesto al consumo.
En esta sentencia, el tribunal asimila el Know-How con secreto Industrial, que
como lo dijimos, no es aceptable en nuestra concepción de Know-How. Además,
engloba dentro del secreto industrial los conocimientos comerciales e industriales,
lo cual se ha debido denominar secretos empresariales.
4.3.2 Corte Suprema de Justicia
Segunda instancia:
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo del
tribunal y denegó la tutela.
Argumentos:
La propiedad industrial como manifestación de la propiedad privada encuentra
amparo en la constitución pero se encuentra sujeta a las limitaciones que a ese
derecho le impongan los derechos de los demás y el orden jurídico, artículo 16
C.N.
“Puede afirmarse que el secreto industrial es aquel aspecto de la órbita privada de
la actividad industrial o comercial, que en desarrollo de la privacidad y protección
solo se conoce por ciertas personas y se mantiene reservado para los demás, con
la facultad de conservarlo de esa forma, siempre que no se atenté contra el orden
público de la nación”.
92
La investigación tributaria constituye una limitación al derecho de propiedad en sus
diferentes manifestaciones, en desarrollo del orden público, por el poder impositivo
del estado y ello tiene su razón de ser en la prevalencía del interés público sobre
el interés privado y del interés general sobre el particular, artículos 18 y 1 de la
C.N.. Además, el artículo 15 de la Constitución Nacional faculta al estado para
verificar las situaciones fácticas que constituyen la base de la imposición con la
obligación de darle el uso tributario en lo pertinente, y no admitirlo así sería limitar
la actividad fiscal del estado so pretexto de divulgación del secreto industrial lo que
resulta contrario a la naturaleza y fines del estado. Por lo tanto, los conocimientos
obtenidos por una investigación fiscal de elementos no tributarios, no implican
ningún desbordamiento del estado en la medida que no se utilicen para fines
distintos y no se hagan públicos.
En esta instancia la corte no hace mención alguna a lo que constituye el Know-
How, ella habla de conocimientos tanto industriales y comerciales lo que para
nosotros constituiría secretos empresariales.
La corte al hablar del carácter de secreto que deben tener los secretos
empresariales (secretos industriales y comerciales), dice que como manifestación
de la propiedad privada, ceden ante el interés general, que en este caso sería la
actividad fiscal del estado, sin desconocer la protección de dichos secretos en la
medida en que la información solo podrá ser utilizada para fines tributarios y no se
podrán hacer públicos.
93
4.3.3 Consideraciones de la Corte Constitucional - Carácter fundamental pero no
absoluto de la propiedad industrial-. La propiedad es un hecho económico y
comercial a la vez y su posibilidad de considerarlo como derecho fundamental
depende de las circunstancias específicas de su ejercicio, de ahí que su carácter
de fundamental solo puede ser definido en el caso concreto, y solo en el evento en
que la violación a la propiedad desconozca para su titular los principios y valores
constitucionales fundamentales, la propiedad adquiere naturaleza de derecho
fundamental.
De otra parte, todo derecho es garantizado por la Constitución siempre que no
dañe a los demás o no obstruya la actividad del estado, por eso oponer la
propiedad industrial al normal ejercicio de las funciones públicas, desnaturaliza el
correspondiente derecho.
La propiedad industrial goza de garantía constitucional pero sujeta al régimen que
le imponga la ley (artículos 159 # 14 y 24 C.N.) y a las obligaciones y restricciones
que implican la función social y prevalencia del interés general.
La Corte además afirma:
“A su vez de la propiedad industrial hacen parte los secretos industriales, es decir,
los que se refieren a factores técnicos o científicos que, combinados de cierta
manera, permiten una fabricación o transformación de productos con resultados
específicos y característicos de la empresa industrial que los posee. Lo que se
conoce como “ KNOW HOW ” es objeto de protección jurídica en razón
precisamente del vínculo que establece entre el proceso y su resultado, cuyo
conocimiento y manejo pertenecen a la empresa y forma parte de su patrimonio”.
94
La corte dice además que la garantía a esta forma de propiedad particular no riñe,
con la función que cumplen las autoridades tributarias para el logro de fines que le
interesan a la comunidad y que prevalecen sobre el interés privado, aunque
anotando que los funcionarios que tengan acceso a dichos conocimientos, están
obligados a utilizarlos solo con fines tributarios, a no divulgarlos y no
aprovecharlos ilícitamente.
Debe tenerse en cuenta que el estado no puede ser privado de su poder de
indagación tributaria ni de su capacidad investigativa, las cuales por ser de orden
público prevalecen sobre la voluntad de los particulares y se imponen a ellos. La
corte en este caso particular denegó la tutela interpuesta por Bavaria S.A.
En esta sentencia la Corte menciona específicamente el Know How y lo asimila a
los Secretos Industriales y expresa sobre los Secretos Industriales que estos se
limitan a conocimientos relacionados con factores técnicos y científicos, limitación
que no fue hecha en las instancias anteriores, con lo cual la Corte reduciría el
Know How a conocimientos puramente técnicos y científicos, limitación que para
nosotros solo es predicable del secreto industrial y no del concepto que le damos
al Know-How.
De lo anterior concluimos:
- La Corte Constitucional considera al secreto industrial como manifestación del
derecho de propiedad, en este caso la industrial, la cual es protegida y
garantizada por la Constitución aunque no en forma absoluta sino relativa,
atendiendo al caso concreto.
- La Corte asimila o identifica el secreto industrial con el Know How.
95
- Para nosotros, no existe entre las cortes una idea clara de lo que es el Know-
How. Así, podemos ver cómo el tribunal se refiere a él como secretos
industriales, pero incluyendo los secretos de carácter comercial, lo que para
nosotros vendría a configurar los secretos empresariales. La Corte suprema no
menciona el Know-How, solo el Secreto Industrial, y se refiere a éste de la
misma manera que lo hizo el tribunal. Por otra parte, la Corte Constitucional si
habla de un Know-How, pero lo asimila al secreto industrial, reduciéndolo así a
conocimientos de carácter puramente técnicos. De esta manera, vemos como
no hay un acuerdo entre las cortes y el tribunal de lo que es Secreto Industrial,
Secreto comercial y Know-How
- En cuanto a la garantía del Secreto Industrial la corte lo protege frente a las
violaciones o divulgaciones indebidas, pero frente a la facultad de indagación
tributaria o investigativa que tiene el estado y que es otorgada por la misma
Constitución, el interés particular cede ante el general, luego no se constituye
en amenaza para los derechos particulares aclarando también, que dicha
facultad del estado tiene unas limitaciones y que tales atribuciones solo serán
ejercidas en los términos que la ley indica, y reitera la obligación que asiste a
los funcionarios que tengan acceso a alguna reserva industrial, de mantener el
secreto y utilizar la información para exclusivos fines tributarios, protegiendo
así el carácter de secreto de los conocimientos industriales.
96
4.4.LEGISLACION INTERNACIONAL
4.4.1. Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (ADPIC). Este acuerdo es en la actualidad la última
regulación que en el marco internacional de la Organización Mundial del comercio
se ha suscrito sobre la propiedad Industrial y dentro de ella de las informaciones
no Divulgadas; acuerdo que ya fue aprobado por Colombia aunque todavía no ha
entrado en vigencia, pues esta será a partir del 1 de enero del 2000. El ADPIC es
hasta la fecha el acuerdo multilateral más completo sobre la propiedad intelectual.
Abarca los siguientes sectores de propiedad intelectual: Derechos de autor y
derechos conexos (Es decir, los derechos de los artistas interpretes y ejecutantes,
los productores de grabaciones de sonido y los organismos de radiodifusión); las
marcas de fabrica o de comercio, incluidas las de servicios, las indicaciones
geográficas, incluidas las denominaciones de origen, los dibujos y modelos
industriales; las patentes incluida la protección de las obtenciones vegetales; los
esquemas de trazado de los circuitos integrados y la información no divulgada,
incluido los secretos comerciales y los datos sobre prueba.
En cuanto a las consideraciones que tuvieron los países miembros para suscribir
este acuerdo están entre otras:
La de reducir los obstáculos al comercio internacional y fomentar la eficaz
protección a los derechos de propiedad intelectual, asegurar que los medios y
procedimientos encaminados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a
su vez en trabas u obstáculos para el comercio legítimo.
Reconocen además, la necesidad de nuevas normas relativas a:
97
1. a aplicabilidad de los principios del GATT y demás acuerdos
internacionales sobre la materia,
2. la provisión de normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de
los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio,
3. la provisión de medios eficaces para la protección de tales derechos,
Reconocen que los derechos de Propiedad intelectual son derechos privados, y
manifiestan también el deseo de establecer relaciones de mutuo apoyo entre la
OMC y la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).
Tenemos entonces que el Acuerdo de Cartagena y, a partir de la entrada en
vigencia del ADPIC, vendrían a ser las normas reguladoras en Colombia de todo
lo concerniente a la Propiedad Industrial, porque este es un tema que por su
naturaleza, características y utilización, escapa a cualquier regulación que de el se
intente en un ámbito puramente nacional de un determinado país. Los países solo
entran a desarrollar las regulaciones de carácter internacional, las cuales
establecen los principios y normas básicas a partir de las cuales cada país puede
hacer su propia normatividad, pero siempre dentro del marco de los acuerdos
internacionales que el determinado país haya suscrito.
Así, la Parte I, artículo 1, que se refiere a la Naturaleza y alcance de las
obligaciones establece en el numeral 1:
“1. Los miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los miembros podrán prever
en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida
por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo.
98
Los miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del
presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.”
En este caso, no puede la norma nacional ir en contravía de una norma de
carácter internacional que haya suscrito; en el caso particular de Colombia como
ya se anotó, el tema es regulado casi en su totalidad por acuerdos que ha suscrito,
siendo muy poca la regulación nacional sobre el tema, vacío que viene a ser
suplido por dichos acuerdos, que al ser suscritos entran a formar parte de la
legislación nacional.
Este mismo artículo en su numeral 3 señala que este acuerdo se aplicará a los
nacionales de los demás países miembros. Entendiendo por estos a las personas
físicas o jurídicas que cumplirían con los requisitos establecidos para beneficiarse
de la protección del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de
Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los circuitos
integrados, si todos los miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios.
Disposiciones:
En la parte I artículo 7 señala como objetivos
“La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la
promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio
reciproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que
favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.”
En cuanto a principios consagra en el artículo 8
“1. Los miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas
necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés
99
público en sectores de importancia vital para se desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre
que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente acuerdo.
2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo
dispuesto en el presente acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual
por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o
redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.”
Dentro de esta regulación buscaremos si la concepción que tenemos del Know-
How, se encuentra regulada en este acuerdo. En este orden de ideas, lo más
cercano que se encontró al Know-How es lo que se ha dado en llamar por el
ADPIC, Informaciones no Divulgadas.
En la parte II en cuanto a normas relativas ala existencia, alcance y ejercicio de los
derechos de propiedad intelectual y, específicamente en cuanto a las
Informaciones no Divulgadas la sección 7 establece en el artículo 39:
“1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 de Convenio de París, los miembros protegerán la información no
divulgada de conformidad con el paràgrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o
a organismos oficiales, de conformidad con el paràgrafo 3.
2.Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que este
legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su
consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, (Lo que se refiere a prácticas
tales como el incumplimiento de contratos, abuso de confianza, la instigación a la infracción e
incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran
por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.) en la medida en que dicha
información:
100
a) sea secreta en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de
sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas
en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta,
tomadas por la persona que legítimamente la controla.
3.Los miembros cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos
farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la
presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo
considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los miembros
protegerán esos datos contra toda divulgación excepto cuando sea necesario proteger al público,
o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso
comercial desleal.”
Como vemos el ADPIC no hace una mención específica de la palabra secreto
industrial, como si lo hace expresamente la decisión 344 de acuerdo de
Cartagena, y ninguno de los dos menciona la palabra Know-How. En este acuerdo
se habla es de Informaciones no Divulgadas. Además, este artículo es la única
referencia que de manera específica se hace sobre el tema pues luego viene la
observancia, control, procedimientos, medidas provisionales, etc. de la protección
de los diferentes derechos que integran la propiedad industrial.
Básicamente el ADPIC repite los mismos requisitos para la protección de las
Informaciones no Divulgadas que para el Secreto Industrial (para nosotros
empresariales) que consagra la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en el
artículo 72, pero esta última agrega además que:
101
“ La información de un secreto industrial necesariamente debe estar referida a la naturaleza,
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.”
Estableciendo así la Decisión posibilidad de protección de secretos de carácter
Industrial y de carácter Comercial cuando en la ultima parte establece “o, a los
medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de
servicios” Mientras que el ADPIC, por su parte, en el artículo 39 en cuanto al
carácter de la Información no hace ninguna limitación sobre el tipo de información
que se protege; por lo cual nos remitimos entonces al artículo 1 de los principios
básicos en donde se establece la posibilidad de que cada país miembro amplíe la
protección de los derechos de Propiedad Industrial siempre que no se infrinjan las
disposiciones del mismo; y podríamos concluir entonces que mientras un
conocimiento o información cumpla con los requisitos de: ser secreto, tener un
valor económico por el hecho de ser secreto y la intención por parte de quien lo
detenta de mantenerlo secreto, cualquier tipo de información podría ser protegida,
ampliando así el contenido de la información susceptible de ser protegida, y
diferenciándose de la decisión 344 en donde los conocimientos son limitados al
contenido de los secretos Empresariales.
Por lo demás reiteramos las mismas observaciones que en su momento fueron
hechas a los requisitos para la existencia de Secreto Empresarial en el artículo 72
del Acuerdo de Cartagena, pues el ADPIC repite los mismos elementos con la
salvedad expresada anteriormente.
102
Más adelante en la parte III, de la Observancia de los derechos de propiedad
intelectual, consagra en la sección 1, Obligaciones generales, en el artículo 41,
numerales 1 y 5 reitera también lo anteriormente dicho:
1. Los miembros se asegurarán que en su legislación nacional se establezcan
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual
conforme a previsto, que permitan la adopción de medidas eficaces contra
cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se
refiere el presente acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las
infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de
nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán dé forma que se evite
la creación de obstáculos al comercio legitimo, y deberán prever salvaguardias
contra su abuso.
5. Queda entendido que la presente parte no impone ninguna obligación de
instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad
intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación general,
ni afecta a la capacidad de los miembros para hacer observar su legislación en
general. Ninguna disposición de la presente parte crea obligación alguna con
respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr
la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la
observancia de la legislación en general.
En las secciones dos, tres y cuatro, el ADPIC consagra lo referente a los
Procedimientos y Recursos civiles y administrativos para lograr la observancia de
103
los derechos de Propiedad Intelectual, y dentro de esta sección establece las
pruebas, demandas, fianzas, notificaciones, suspensión de medidas, derechos de
información e inspección, actuaciones de oficio, recursos, informaciones e
indemnizaciones que se deben tener en cuenta en los diferentes procesos; y las
Medidas Provisionales destinadas a evitar que se produzcan las infracciones de
cualquier derecho de Propiedad Intelectual, y preservar las pruebas pertinentes
relacionadas con la presunta infracción.
En la sección 5 establece los procedimientos penales, entre los que comprende la
pena de prisión y/o imposición de sanciones pecuniarias coherentes con las
sanciones aplicadas a delitos de gravedad correspondiente (falsificación,
piratería), también consagra la confiscación, el decomiso y la destrucción de
mercancías y todo material utilizado para la comisión de los hechos lesivos a la
Propiedad Intelectual.
En la parte 4 De la Adquisición y Mantenimiento de los derechos de Propiedad
intelectual y procedimientos contradictorios relacionados, establece entre otros en
el artículo 62:
1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad
intelectual previstos en la parte II, los miembros podrán exigir que se respeten
procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán
compatibles con las disposiciones de este acuerdo.
2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté
condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los miembros se
asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se
104
cumplan las disposiciones sustantivas para la adquisición del derecho,
permitirán su otorgamiento o registro dentro de un periodo razonable, a fin de
evitar que el periodo de protección se acorte injustificadamente.
En la parte V sé estable la Prevención y Solución de Diferencias, cuyo principio
básico es la transparencia. En la parte VI se encuentran las Disposiciones
Transitorias, y en la parte VII las Disposiciones Finales.
105
CAPITULO 5
CONTRATO SOBRE EL KNOW-HOW
5.1 UBICACIÓN DEL CONTRATO DE KNOW-HOW DENTRO DE LOS
CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.
5.1.1 Planteamiento del problema. La característica especial de los conocimientos
que constituyen el Know-How, como es el de ser conocimientos que carecen del
derecho de exclusividad frente a la adquisición lícita por parte de terceros, pero
que tienen una protección basada en su secreto, hace difícil su ubicación dentro
de un contrato específico de transferencia de tecnología.
Muchas veces se puede observar el Know-How como la materia u objeto de
negocios jurídicos según sea la naturaleza de la prestación y lo que pacten las
partes. Entre los contratos que pueden tenerlo por objeto de actos jurídicos,
podemos mencionar la compraventa, la opción y demás contratos preliminares, el
arrendamiento de servicios, la asociación o cuentas en participación, los pactos de
complementación industrial y comercial, joint ventures, franchising y formas de
concesión comercial.
El Know-How constituye, en la mayoría de los casos, una prestación adicional
dentro de los contratos de transferencia de tecnología, que por sus características
son de múltiples prestaciones. Una muestra de lo dicho anteriormente es la
investigación que se hizo sobre el uso de la expresión Know-How en la costumbre
106
mercantil Colombiana, donde se usa más como parte de otros contratos, en
especial del contrato de franchising.66
Para el autor Gómez Segade, resulta absurdo hablar de contrato de Know-How,
como hablar de contrato de patente. La mayoría de los llamados contratos de
Know-How son contratos de licencia o cesión de Know-How, y éste es el nombre
que le corresponde con arreglo a una correcta terminología técnico-jurídica67. Si
nos aferramos a lo que dice la mayoría de la doctrina sobre el contrato de licencia,
el cual es tomado como el contrato por medio del cual se transmite el uso de un
derecho exclusivo de carácter inmaterial, como podría ser las patentes o las
marcas; no se podría aceptar lo dicho por el autor Español, por la exclusividad de
que carece el Know-How.
Para el autor Alemán Herbert Stumpf, sí se puede hablar de un contrato de Know-
How como figura autónoma, según él, los contratos de Know-How fueron
desarrollados por la costumbre mercantil, y por no tener una legislación específica
pueden ser muy diversos los elementos jurídicos que un contrato de esta especie
contiene. Por eso habrá de considerarlo, por lo común, como un contrato sui
generis, por lo que al analizar este contrato se tendrá que estudiar detenidamente
cada contrato en concreto para determinar con cual contrato, ya regulado, guarda
similitud, o si bien, contiene elementos de varios de ellos. Afirma luego, que
teniendo el contrato de Know-How similitud a veces muy íntima, con los contratos
de licencia de patente, cabrá a menudo emplear en su caso razonamientos
similares.
66 Investigación realizada en el Periódico El Tiempo y el semanario Portafolio.
107
5.1.2 Identificación del contrato sobre el Know-How. El Argentino Guillermo
Cabanellas, trae en su obra “ CONTRATOS DE LICENCIA Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA”, elementos de diferenciación entre las diversas modalidades
de contratos de transferencia de tecnología, que permiten establecer una
ubicación del acto jurídico adecuado para transferir el uso y propiedad de esta
especial forma de bienes inmateriales, y resolver los conflictos planteados
anteriormente. 68
El autor mencionado distingue dos clases fundamentales de contratos de
transferencia de tecnología: a. De licencia; b. De provisión de conocimientos
técnicos. La distinción, comenta el autor, entre estas dos clases de contratos se
funda, esencialmente, en los derechos de que es titular el transmisor de
tecnología, derechos cuya vigencia forma la base sobre la cual dicho transmisor
contrae las obligaciones previstas en el contrato respectivo. Mientras en los
contratos de licencia la base de tales obligaciones está dada por los derechos
privativos otorgados o reconocidos por el estado bajo las leyes de patentes o de
modelos y diseños industriales; los contratos de provisión de conocimientos
técnicos se fundan sobre la información no patentada en poder del transmisor y la
protección concedida por el sistema jurídico mismo, la cual difiere sustancialmente
de la que se deriva del sistema de patentes.
Los contratos de provisión de conocimientos técnicos los define el autor como:
“Aquellos por los cuales se transfieren ciertos conocimientos técnicos no
patentados, alterándose o no los derechos que sobre la utilización de tales
67 José Antonio Gómez Segade. Obra citada. Pag 1468Dr. Guillermo Cabanellas – Contratos de licencia y de transferencia de tecnología. 1980
108
conocimientos tiene el transmisor, pudiendo ser a título temporal o definitivo”69. En
la obra mencionada el autor hace una extensa clasificación de esta clase de
contratos, entre las cuales cabe destacar:
a. Contratos de cesión. (o venta) de conocimientos técnicos y contratos de
uso (o licencia) de conocimientos técnicos. La distinción fundamental se
basa en que mientras que en los primeros se transmite un derecho
definitivo sobre los conocimientos en cuestión, en los segundos se limitan
en el tiempo los derechos sobre tales conocimientos. El autor al hacer esta
clasificación, aclara que la hace solo para identificar la situación en que se
encuentra el receptor de tecnología, pero en ningún momento se quiere
decir que el transmisor tenga un derecho exclusivo, que es propio de un
contrato de licencia.
b. Contratos que tengan por objeto conocimientos que constituyen secretos
industriales y contratos que tienen por objeto otra clase de conocimientos.
La importancia de esta distinción, según el autor, radica en la diferente
protección otorgada a ambos tipos de conocimientos, que repercuten
necesariamente sobre el régimen legal aplicable a los contratos
correspondientes.
Siguiendo las pautas aquí planteadas se podría concluir que el contrato de
transferencia de Know-How, se adaptaría al de provisión de conocimientos
técnicos, opinión compartida por el autor. Pero al hacer un estudio del contrato
sobre Know-How, es más acertado seguir los elementos que contienen los
contratos de licencia, ya que las especiales carácterisiticas de los conocimientos
69 Guillermo Cabanellas, Contratos de Licencia y Transferencia de Técnología, 1980.
109
que conforman el Know-How se asimilan más a un derecho exclusivo, que a una
simple transmisión de conocimientos con valor comercial.
Las obligaciones que nacen de los contratos sobre la transferencia de derechos
exclusivos sobre la Propiedad Industrial, son asimilables, en parte, a las que
pueden nacer en un contrato de transferencia de Know-How. Cabanellas
menciona, respecto de las obligaciones que nacen de un contrato de licencia, que
estas siempre pueden ser de dos clases; unas positivas y otras negativas. En el
caso de las primeras, las obligaciones del licenciante (quien transfiere su
derecho), se reducen a abstenerce de ejercer sus derechos de exclusión de
terceros respecto de la explotación de la patente u otro derecho exclusivo –
agregamos nosotros-. El licenciante renuncia al derecho sobre su invención a
favor del licenciatario (quien recibe el derecho al uso). Las obligaciones positivas,
comprenden el compromiso de asegurar el goce pacífico del derecho transmitido
al licenciatario.
Dijimos en el capitulo 3 de esta tesis, donde definimos la naturaleza jurídica del
Know-How, que esta figura gozaba de una exclusividad, que si bien no era
absoluta, tenia un carácter de relativa, que le da el hecho de ser reservado.
Aunque no se puede impedir que terceros lleguen al Know-How por medios lícitos
y lo exploten, este se mantiene protegido frente a la usurpación ilícita, de manera
que quienes estén interesados en adquirirla necesitarán de la autorización de su
titular, y así mismo, de la protección por parte de éste. El poseedor de un Know-
How se despoja del monopolio de hecho que posee, a través de la divulgación que
hace al tercero de su secreto, y lo entrega con la obligación de no accionar contra
este por una usurpación ilícita. Puede accionar contra aquellos terceros que estén
110
vulnerando el secreto de manera ilícita, afectando el derecho que se transfirió a la
contraparte dentro del contrato.
El Know-How al igual que los bienes que son objeto de contrato de licencia, es
objeto de transmisión, para su uso o de carácter definitivo, conceptos que serían
asimilables a la licencia (uso) y cesión (transmisión definitiva) en el caso de bienes
inmateriales que hacen parte de la propiedad industrial.
En nuestra legislación la posición anterior se reafirma, cuando la decisión 344 del
Acuerdo de Cartagena en su Artículo 76, lo que para nosotros es Secreto
Empresarial, el cual según nuestro concepto, se podría extender a la figura del
Know-How, en razón de que ambas tienen como fundamento una información no
divulgada que para el caso del Know-How tendrá un carácter menos absoluto,
como lo habíamos ya expresado.
Art. 76: “ Quien guarde un Secreto Industrial podrá transmitirlo o
autorizar el uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación
de no divulgar el secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en
contrarío con quién lo transmitió o autorizó el uso de dicho secreto. En
los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia
técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán
establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos
industriales allí contenidos. Dichas cláusulas deberán precisar los
aspectos que se consideran confidenciales.
El autor Colombiano Manuel Pachón, al comentar la norma citada afirma “La
transmisión del Secreto Industrial, es un contrato de disposición similar al de la
cesión de patentes, en donde el enajenante transfiere todos los derechos que
111
tiene sobre el secreto industrial al adquiriente. La autorización de uso es un
contrato de administración conocido también con el nombre de licencia de
secretos industriales, similar a la licencia de patentes, en donde el licenciante no
enajena sus derechos sobre el secreto industrial, sino que faculta al licenciatario
para usarlo.70”
Por las razones anteriores, consideramos que es pertinente estudiar la figura del
Know-How, bajo el esquema de licencia y cesión de Know-How. Somos partidarios
de la posición adoptada por el autor Alemán Herbert Stumpf, con relación al
contrato sobre Know-How como un contrato de carácter especial, que por sus
particulares características, es pertinente estudiarlo bajo el concepto de licencia y
cesión de Know-How.
5.2 CONTRATOS DE LICENCIA Y DE CESION DE KNOW-HOW
Para una mejor comprensión del tema se estudiará por separado cada clase de
contrato.
5.2.1 Contrato de licencia sobre el Know-How. Para definir este contrato
adoptamos la definición que trae la autora Colombiana Ximena Castellanos
Abondano, quien en su tesis de grado, define los Contratos de Licencia de
Tecnología, como: "el contrato a través del cual el titular del Know-How, autoriza al
licenciatario (receptor del Know-How) para utilizarlo compromentiéndose a
comunicárselo de acuerdo a los objetivos previstos en el contrato y obligándose
70 Manuel Pachón. Obra citada. Pag 12
112
ambas partes a guardar la confidencialidad necesaria para que éste no pierda su
carácter de reservado"71. Todo esto por una duración determinada. Podemos
establecer unos elementos esenciales a este tipo de contrato, dentro de los que
podemos destacar:
a. Las partes están conformadas por el licenciatario y el licenciante. El primero
es quien cede el uso de los conocimientos, y el licenciante quien aprovecha
su uso.
b. El objeto de este contrato es la comunicación del Know-How para su uso
por un periodo determinado. Comunicación que se puede hacer de muy
distintas formas: Suministrar los documentos que contiene el Know-How;
enseñanza del Know-How por demostración y formación de personal. El
Know-How debe ser comunicado siempre que este contenga los elementos
que le son esenciales a los conocimientos que lo conforman, previstos ya,
en el capitulo 2 de este trabajo.
c. Las partes acuerdan tomar todos los recaudos necesarios para evitar
divulgación del Know-How. Ya que este constituye un elemento esencial
que fundamenta el acuerdo. Sobre este elemento, Manuel Pachón, comenta
en la obra ya citada al referirse a los Secretos Empresariales, que la no
divulgación del secreto cuando el contrato hace relación a una autorización
para usarlo es una obligación de la esencia del contrato de licencia y existe
aun sin consagración expresa en el mismo. Para nosotros esto se extiende
al Know-How, en donde existe la obligación de las partes de mantener su
reserva, que como dijimos es un concepto más amplio que el concepto de
71 Ximena Castellanos Abondano. Obra citada Pag 43.
113
Secreto que para los Secretos Empresariales exige la decisión 344. Quien
otorga la licencia sobre el Secreto Empresarial, lo hace sobre la base de
que su derecho subsistirá porque el conocimiento se mantiene en secreto,
pero como lo hemos afirmado, en el Know-How el Secreto se mira de una
manera subjetiva, por lo que aquí, lo revelante sería examinar si para el
sector al cual le son transferidos los conocimientos que lo conforman,
constituyen una novedad que hasta el momento no era conocida por dicho
sector y, sobre la cual existe la obligación de mantener y proteger la reserva
por quienes la recibieron. La obligación referida conlleva una doble
implicación: no divulgar los conocimientos a terceros y discontinuar el
empleo del conocimiento una vez terminado el contrato.
De esta clase de contratos se pueden destacar dos subclases, como son la
concesión exclusiva de Know-How, o licencia exclusiva de Know-How, y la
concesión simple de Know-How o licencia simple de Know-How. La licencia
exclusiva sobre Know-How, se presenta cuando el cedente promete al beneficiario
del Know-How, cederle a él exclusivamente el uso para un territorio determinado y
no producir ni distribuir o vender él mismo el objeto dentro del territorio. A una
licencia exclusiva sobre Know-How no puede atribuírsele, sin embargo, un efecto
real tal como sucede en la licencia de patente, en tanto el cedente carece de un
derecho exclusivo contra la utilización lícita por parte de terceros, pero sí de su
utilización ilícita. A diferencia de la licencia sobre Know-How exclusivo, en la
licencia simple sobre Know-How, el derecho del beneficiario es ordinario y
corriente, donde el cedente conserva el derecho de explotar ese Know-How de
forma paralela y otorgarlo a terceros dentro del territorio ya previamente otorgado.
114
Consideramos, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del Know-How, que su
exclusividad solo es viable con la determinación previa del territorio en el cual se
va a establecer.
5.2.1.1. Obligaciones de las partes en el contrato de licencia sobre el Know-How.
La decisión 344 no menciona todas las obligaciones que tienen las partes en el
contrato de licencia sobre lo que para nosotros son secretos empresariales. Hace
mención específica de la obligación de confidencialidad que ya fue analizada
como elemento esencial de este tipo de contratos.
A continuación se establecerán las obligaciones, guiándonos por lo dicho por el
autor alemán Herbert Stumpf, en su obra ya antes mencionada “El Contrato de
Know-How”, buscando ver si estas obligaciones son viables a la luz de la
normatividad nacional y la decisión 291 del acuerdo de Cartagena, que trata el
régimen andino de inversión extranjera, cuando la transmisión del Know-How
implique un contrato como inversión foránea.
5.2.1.1.1 Obligaciones del licenciatario del Know-How. Salvo que se trate de
traspasos gratuitos de tecnología, la obligación básica del beneficiario del Know-
How o licenciatario de Know-How, es efectuar una contraprestación a favor del
cedente. Pero además de esta, existen otras obligaciones para el beneficiario que
pueden nacer da acuerdo a la modalidad bajo la cual se pacte la licencia de Know-
How.
1. Obligaciones con ocasión de la formalización del contrato.
115
El contrato de Know-How no requiere para su validez, una forma determinada.
Puede ser concluido inclusive verbalmente, en razón de que se trata de un
contrato atípico no regulado por la ley. En lo que se refiere a contratos de Know-
How que constituyan una inversión extranjera, la decisión 291 del Acuerdo de
Cartagena establece la necesidad de registro, por lo cual consideramos que
siempre que se trate de una inversión extranjera, los contratos que la contengan
deben, como requisito para su validez, hacerlo constar por escrito para efectos de
su registro72; pero consideramos que el contrato se perfecciona con el simple
acuerdo de voluntades. Sin el requisito del registro se podría llegar a una nulidad
absoluta de un contrato existente por violación de la ley, que para efectos de su
validez exige el registro. La misma decisión establece unos elementos mínimos
que deben contener estos contratos, los cuales son:
a. Identificación de las partes, con expresa consignación de su
nacionalidad y domicilio;
b. Identificación de las modalidades que reviste la transferencia de la
tecnología que se importa;
c. Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la
transferencia de tecnología, y
d. Determinación del plazo de vigencia.
La obligación de registro del contrato, necesario para su validez, recae en el
beneficiario. Si no se llegara hacer el registro de este contrato podría haber vicio
de nulidad absoluta. La circular externa SOI No. 058 de 1992 del Incomex, dijo en
relación con este tema que: “el incumplimiento de dicho registro conllevaría una
72 El tratamiento del contrato de licencia sobre Know-How, como inversión extranjera será tratado más ampliamente en el capítulo
116
posible nulidad o ilegalidad en el perfeccionamiento del contrato”.73 . Disposición
que despeja cualquier duda al respecto.
Concluimos que el contrato se perfecciona verbalmente, podría no registrarse y
tener vigencia mientras no se declare su nulidad por incumplimiento u omisión del
registro que la ley exige para todo contrato que contenga una inversión extranjera.
2. Obligación de pagar regalías
Como contraprestación por la concesión del Know-How, está la obligación del
beneficiario o licenciatario de pagar las regalías, que consisten en los pagos
periódicos que se hacen al licenciante del Know-How por el uso que se hace de su
derecho. Para la fijación del valor de las regalías hay que tener en cuenta diversos
elementos de carácter comercial y técnico, tales como:
a. El alcance del derecho de utilización (posición monopólica que adquiere el
beneficiario por la posesión del secreto).
b. Objeto de la venta: Precio de venta, especie de producto.
c. Fabricación: Costos; Madurez de fabricación, Riesgos de fabricación,
d. Situación del Mercado: Competencia, Participación en el mercado.
e. Estado de la técnica. : Posibilidades de que entre al mercado por el
desarrollo de terceros.
f. Condiciones de venta: `Organización de ventas; Repartición de mercados.
g. Receptor del Know-How: Utilidad para el receptor; Estado de desarrollo del
receptor del Know-How;
h. Gastos de organización del Know-how.
El valor de la regalía variará al tener en cuenta, entre otros elementos los
siguientes:
a. Participación en el volumen de operaciones.
último de esta tesis.73 Marco Matías Alemán Badel- Régimen legal de la transferencia de tecnología. Universitas No. 89
117
b. Regalías por pieza o unidad
c. Pago por período determinado o pago único, con independencia del
volumen de ventas o de la producción.
d. Pago como participación en las ganancias, para lo cual se pueden estipularunas regalías mínimas.
Una vez se establecen las condiciones y monto que se va a pagar por las regalías,
es necesario pactar el manejo que se le va a dar a estas en caso de que varíen las
condiciones bajo las cuales se pactó inicialmente la licencia de Know-How, a
través de las denominadas garantías.
No es nuestro objetivo plantear todas las situaciones, las cuales podrán variar
indefinidamente de acuerdo al contenido del Know-How. Entraremos a destacar la
que a nuestro sentir guarda más controversia, y consistente en los efectos sobre la
regalía cuando el Know-How cobra publicidad. Este es un punto que genera gran
controversia. Se busca estipular si cuando el Know-How cobra publicidad alcanza
el dominio público sigue existiendo la obligación de seguir pagando regalías, en el
entendido de que el contrato de Know-How se celebró bajo el supuesto de que
este tiene su valor económico sustentado por el hecho de ser un conocimiento
reservado por fuera del dominio público. Para el autor alemán Stumpf, cesará la
obligación de pagar regalías, pero sólo hacia futuro, o sea para después de
haberse producido la publicidad sobre el Know-How, esto como cláusula implícita
en el contrato. Agrega el autor, que solo excepcionalmente podrá darse otra
solución: cuando el objeto del contrato no consista únicamente en la transmisión
del secreto, sino también en otras prestaciones del cedente que conservan una
importancia para el beneficiario. Cuando en el contrato de Know-How los
conocimientos reservados son alcanzados por un tercero de manera lícita, habría
118
que determinar la situación subjetiva de las partes dentro del contrato para
establecer si este sigue vigente o no. Así, se tiene que determinar si la información
que constituye El Know-How, es conocida dentro del sector industrial al que es
transferida. Los conocimientos que constituyen el Know-How pueden ser
conocidos dentro del sector de alto desarrollo al cual pertenece la compañía que
dentro del contrato va a transferir el Know-How, estos conocimientos seguirán
teniendo valor y continuarán constituyendo un Know-How en tanto no sean
conocidos en el sector de bajo desarrollo de la empresa que lo recibe. Esto
también sería aplicable a la transferencia de know-How que se da entre un país
con un alto nivel de desarrollo a otro con un nivel más bajo. Así las cosas seguirá
manteniéndose el contrato y la obligación de pagar regalías, siempre en el
entendido que el conocimiento no se vuelva de total dominio público, caso en el
cual si terminaría la obligación de pagar regalías hacia futuro.
Para el autor Argentino Guillermo Cabanellas, en su obra ya antes mencionada, la
solución dada por el autor Alemán no es correcta. El autor en cuestión, expone
que la obligación de pagar regalías no desaparece por el hecho de que el Know-
How se vuelva público. El autor se sustenta en lo que ha dicho la jurisprudencia
Norte Americana sobre el tema, de manera especifica en el caso listerine, donde
la corte dijo: "Quien adquiere fórmulas o conocimientos secretos lo hace sujeto al
riesgo de que exista una divulgación. El inventor no estipula que el invento no sea
descubrible. Todo lo que el inventor hace es sólo transferir el conocimiento de la
119
fórmula o proceso que es desconocido por el adquiriente y que, Según creen las
partes al tiempo de la contratación, era entonces desconocidos por terceros."74
Comenta el autor al respecto que: La solución dada en la sentencia implica que las
cláusulas que dispongan expresamente el pago de regalías, después de
divulgados los conocimientos transferidos son, en principio, innecesarias. Según el
autor, no existe una garantía implícita sobre la destrucción del secreto industrial,
que termine con la obligación de parte del licenciatario de pagar regalías. Se
puede pactar en contrario, es decir, que se termine el pago de regalías en caso de
que desaparezca el secreto, pero no es una cláusula que esté implícita en el
contrato. Si bien esto se refiere específicamente, a lo que hemos denominado
secreto industrial, se pueden aplicar también a la concepción que hemos dado de
Know-How.
Somos partidarios de la solución adoptada por Stumpf. Consideramos el elemento
de la reserva sobre el Know-How como un elemento de la esencia del contrato,
por lo que una vez desaparece y se hace público dentro del sector al que se ha
transferido, el contrato puede estar viciado de nulidad. El artículo 14 de la decisión
291, que habla sobre las cláusulas prohibidas en los contratos de trasferencia de
tecnología y dispone que están prohibidas las cláusulas que obliguen a pagar
regalías a los titulares de las patentes o de las marcas, que ya estén utilizadas o
vencidas. A su vez el literal último de este artículo establece, refiriéndose a todos
los literales, que las prohibiciones establecidas en el artículo se extienden a otras
de efecto equivalente. La prohibición mencionada sería extensible a los contratos
74 Caso resuelto por la Corte Federal para el Distrito sur de Nueva York. El caso se fundaba en un contrato sin duración determinada porel cual una de las partes se obligaba a abonar cierta regalía sobre las ventas del antiséptico Listerine. La formula de dicho antiséptico, queoriginalmente había sido secreta, pasó con el tiempo al conocimiento público, sin culpa de las partes. El receptor de la tecnología
120
sobre transferencia de Know-How por virtud del literal último. No es posible pactar
regalías sobre contratos de licencia internacional de Know-How, en los cuales el
Know-How haya cobrado total publicidad, ya que pierde toda exclusividad y valor
comercial al igual que sucede con las patentes y marcas no utilizadas o vencidas.
Si la norma establece que el pacto de esta cláusula esta prohibida, se descarta de
tajo que la cláusula por la cual se paguen regalías de un Know-How que pierda la
calidad de secreto y cobre publicidad, se encuentre implícita en el contrato de
licencia sobre Know-How.
Otras condiciones que se deben pactar, ya que pueden tener efectos sobre las
regalías son:
Exigibilidad; Prescripción y Examen de los libros de contabilidad cuando las
regalías se pactan con base en los volúmenes de ventas.
3. Obligación de ejercicio del Know-How.
Se entiende existir tal obligación cuando el beneficiario se obliga a producir y/o
llevar un mínimo de la producción que el Know-How traspasado debe hacer
posible. Económicamente, tiene explicación esta cláusula si la remuneración del
cedente o licenciante depende de volúmenes de ventas o de producción. También,
en el Know-How exclusivo para un territorio determinado, pues en tal caso puede
el cedente tener interés de que en el mercado del territorio en el cual no puede
participar directamente, su producto mantenga su presencia.
El pacto por el cual se impongan mínimos de producción son aceptables a la luz
de la legislación antimonopólica colombiana, pero si existen acuerdos entre el
licenciante y el licenciatario por medio de los cuales se quieran imponer topes a la
pretendió liberarse de su obligación de realizar los pagos previstos en el contrato correspondiente sobre la base de que la fórmula recibida
121
producción o limitar de cualquier manera su introducción al mercado, tal acuerdo
podría ser considerado contrario a la libre competencia. El decreto 2153 de 1992,
en su artículo 47 trae los acuerdos contrarios a la libre competencia. El numeral 8
del artículo dice: Se consideran acuerdos contrarios a la libre competencia: los que
tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un bien o servicio
o afectar sus niveles de producción. Interpretamos la afectación de la producción,
como aquella que esta destinada a limitarla.
Lo anterior nos lleva a concluir que las cláusulas que busquen restringir o limitar la
producción sobre el licenciatarió se tendrá como de objeto ilícito, ya que todos los
acuerdos contrarios a la libre competencia tendrán esta característica, por
disposición del artículo 46 del mismo decreto.
La decisión 291 del Acuerdo de Cartagena, artículo 14, en su parte final establece
que salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo nacional
competente del país receptor, no se admitirá cláusulas en las que sé prohiba o
limite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados con base en
la tecnología respectiva. En ningún caso se admitirá cláusulas de esta naturaleza
en relación con el intercambio subregional o para la exportación de productos
similares a terceros países. El mismo artículo en el literal c, establece como
cláusulas que no pueden contener un contrato de transferencia de tecnología las
que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de producción.
Lo anterior no deja duda sobre la prohibición de estipular limitaciones a la
producción, entre licenciante y licenciatario, cuando esté dirigida a la exportación.
había dejado de ser secreta.
122
En cualquiera de las modalidades contractuales nacional e internacional, es claro
que cualquier cláusula que intente limitar la producción esta prohibida.
4. Obligaciones relativas a calidad del producto.
El cedente puede exigir condiciones de calidad en los bienes producidos mediante
los conocimientos que traspasa. Es común que se inserte tal obligación en los
contratos cuando se trata de un franchising, que permita el uso de la marca al
licenciatario. En el evento en que los productos deficientes pudieran desprestigiar
la marca del cedente. No encontramos dentro de la legislación nacional, ni
supranacional andina, disposición que se oponga a pactar esta cláusula.
5. Obligaciones sobre el precio de los productos o servicios.
El pacto que imponga al beneficiario o licenciatario precios en el comercio de los
productos o servicios provenientes del Know-How tiene objeto ilícito. En el artículo
47 numeral primero del decreto 2153 de 1. 992, anteriormente mencionado, se
considera como acuerdos contrarios a la libre competencia todos aquellos que
tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios.
Por otra parte, la decisión 291 del Acuerdo de Cartagena, establece, en el artículo
14 inciso a, como prohibidas las cláusulas conforme a las cuales la empresa
vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca se reserve el
derecho de fijar precios de venta o de reventa de los productos que se elaboren
con base en la tecnología respectiva. Si bien la norma no habla sobre uso de
tecnología sino solo de marca, en virtud del inciso -h- del mismo artículo, la norma
es, a nuestro sentido, extensible a la licencia de Know-How.75. Lo anterior conlleva
75El inciso h dice: Otras cláusulas con efecto equivalente.
123
a la conclusión que todo acto de fijación de precios esta viciado por nulidad
absoluta, por ser acto prohibido.
6. Obligaciones sobre mejoras en el Know-How
En estos contratos es común establecer la obligación recíproca de las partes de
comunicarse las mejoras que se obtengan como consecuencia del uso del Know-
How. Además se establecen las obligaciones de hacer mejoras. Sobre este punto
la decisión 291 del Acuerdo de Cartagena afirma en el literal f. que los contratos
de transferencia de tecnología no pueden contener cláusulas que obliguen al
comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos y mejoras que se
obtengan en virtud del uso de dicha tecnología. Si bien no se habla del uso de la
tecnología, que es el objeto de la licencia de Know-How, nosotros hacemos
extensible dicha prohibición para el uso, y nos aferramos a la posición de Stumpf
sobre el tema, cuando afirma que el beneficiario no está, por regla general,
obligado a comunicarle al dador las mejoras e innovaciones que implante. El
mismo artículo de la decisión establece en el inciso d) como cláusulas que no
podrá contener un contrato de transferencia de tecnología, las que prohiban el uso
de tecnologías competidoras, es decir que dentro de las mejoras que se le pueden
introducir al Know-How, están las de la competencia del dador del Know-How,
posibilidad que no admite pacto en contrario. Es compatible con lo anterior, lo que
afirma el artículo 47 del decreto 2153, en su numeral 6 al decir que son contrarios
a la libre competencia los acuerdos que tengan por objeto o como efecto la
limitación a los desarrollos técnicos. Por lo que el licenciante del Know-How no le
puede restringir la adquisición de nueva tecnología al licenciatario para mejorar el
uso del Know-How que fue objeto de comunicación en la licencia de Know-How.
124
7. Obligación de adquisición.
En esta clase de negocios se acostumbra a convenir como obligación del
beneficiario la de adquirir materias primas u otros bienes y servicios al cedente de
los conocimientos. La decisión 291, establece en el literal a. que los contratos de
transferencia de tecnología no podrán contener cláusulas en virtud de las cuales el
suministro de tecnología o el uso de una marca, lleve consigo la obligación para el
país o la empresa receptora, de adquirir de una fuente determinada bienes de
capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar
permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de la tecnología.
Esto descarta que la empresa proveedora del Know-How, someta al beneficiario
del Know-How a adquirir los recursos para el desarrollo del Know-How de la
misma persona que se lo transmitió. El numeral 7 del artículo 47, del decreto
2153, establece como cláusula contraria a la libre competencia la que tenga por
objeto o tenga como efecto subordinar el suministro de un producto o servicio a la
aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituyan el
objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones. Si bien la
norma no es muy clara para el caso exacto a que nos referimos, en cuanto a que
la norma solo habla de que será ilícito la cláusula cuando la adquisición del
producto o servicio no este relacionado directamente con el objeto del negocio,
consideramos que es pertinente para los casos en los cuales al licenciatario del
Know-How se le exige, durante la vigencia del contrato de Know-How, la
adquisición de productos y servicios que no estén relacionados con el objeto
mismo del Know-How.
8. Obligaciones posteriores a la terminación del negocio.
125
Tratándose de traspasos de tecnología pactados por un tiempo determinado o
plazo, es usual convenir que el beneficiario debe restituir al cedente los planos y
otros documentos o antecedentes en que se contengan los conocimientos, con
prohibición al beneficiario de producir y/o comercializar los bienes y servicios que
requiere el Know-How traspasado por un lapso. Esta obligación nace tanto para el
beneficiario como para los empleados que tuvieron acceso a los conocimientos
9. Obligaciones respecto a la Transferibilidad o Transmisibilidad de los
conocimientos objeto de la licencia de Know-How.
La doctrina Alemana fundada en que en el derecho de aquel país la asunción de
deudas requiere el consentimiento del acreedor y aplicando normas de
arrendamiento, estima que habría incumplimiento del contrato si el beneficiario o
licenciatario cediera a terceros los conocimientos técnicos por él adquiridos o
celebrara una subconcesión total o parcial sobre ellos a favor de terceros.
Consideramos nosotros que la transferencia de los conocimientos no puede ser un
elemento implícito en esta clase de contratos, en cuanto lo único que se transfiere
es su uso y no más derechos. Se necesita cláusula expresa que lo permita.
5.2.1.1.2 Obligaciones del licenciante del Know-How. La primera obligación del
cedente consiste en traspasar el conocimiento, en la época y forma estipuladas.
Luego del traspaso, el lienciante tendrá que entrar a responder sobre los vicios de
la cosa en sí y sobre vicios jurídicos. Cada una de estas obligaciones se estudiará
de forma separada:
1. Obligaciones del licenciante sobre los vicios de la cosa en sí.
126
En la generalidad de los casos el cedente responde frente al beneficiario que los
conocimientos traspasados posibiliten la realización de la obra, servicio o función
de que se trate y, además, que sea posible su utilización para los fines previstos
por las partes; pero no existe responsabilidad en cuanto a su éxito comercial, lo
que excluye la garantía de competitividad de los productos respecto de otros o en
rentabilidad de la producción, de las cuales no responde el cedente.
Sobre el punto de cuándo es necesario que el Know-How haga posible la
producción del bien o servicio, stumpf cita diversas opiniones. Para algunos ello
ocurriría cuando el resultado puede obtenerse con los medios que cuenta la
técnica vigente en el momento de la contratación. Para otros, se cumpliría con el
requisito en examen, cuando en virtud del traspaso de tecnología, el beneficiario
del Know-How pudiera contar con el conocimiento de los medios técnicos
necesarios para tal objeto y ellos fueran conducentes al objeto previsto. Es
indudable que emana de la naturaleza de la obligación de proporcionar los
conocimientos que conforman el Know-How, que dichos conocimientos sean
técnicamente factibles para el objeto previsto.
2. Obligaciones del licenciante sobre los vicios jurídicos de la cosa.
Los vicios jurídicos según Stumpf, estarían constituidos por el descubrimiento
ulterior de que hubiera un titular de propiedad industrial protegida que impidiera o
alterara la posibilidad de utilizar el Know-How traspasado; por ejemplo, si un
tercero fuera titular de una patente de invención, que impidiera la producción y
venta de los productos para los cuales se adquirió la tecnología. Para este caso,
Stumpf asimila esta responsabilidad a la que nace de un contrato de
127
arrendamiento, explicando que si a esta clase de contrato se le aplican los
principios del arrendamiento, el beneficiario quedaría eximido de pagar regalías
cuando el vicio lo priva enteramente del derecho de utilización. Si el derecho solo
ha sido menoscabado, las regalías se reducirán. El beneficiario puede exigir
también, en vez de la aminoración, una indemnización por incumplimiento. Por
último, puede también fijarle al dador, para que subsane el vicio un plazo
adecuado, vencido el cual puede, sin observar ningún otro rescindir el contrato.
Mas esas pretensiones no le competen si él mismo conocía el vicio en el momento
de la formalización. A continuación el autor aclara, que en vista de las
peculiaridades que presenta el contrato de Know-How, las reglas anteriormente
señaladas no son aplicables sin reservas y enmiendas. Y no lo son porque pueden
darse vicios jurídicos que el dador – licenciante, agregamos nosotros- no conocía
ni pudo tampoco haber advertido pese a toda la diligencia empleada y que aflora
tras largo tiempo. En estos casos solo responderá el licenciante cuando medío
culpa de este.
Los vicios jurídicos desconocidos pero ya existentes al formalizarse el contrato son
equiparables a los que se originaron ulteriormente. En el caso de las patentes que
se oponen al uso del Know-How, y que fueron dadas a conocer al público luego de
firmado el contrato, el autor recomienda, para estos casos, limitar la
responsabilidad del licenciante.
3. Obligaciones del cedente motivadas por las modalidades del contrato de
licencia de Know-How pactado. Difieren las obligaciones del cedente cuando este
pacta una licencia de Know-How simple de una licencia de Know-How exclusiva.
En la primera clase de licencia el licenciante no contrae obligación adicional
128
alguna de aquella de proporcionar los conocimientos convenidos. La licencia de
Know-How exclusivo admite múltiples modalidades, desde una obligación absoluta
del cedente de no proporcionar el conocimiento traspasado a persona alguna, no
producir bienes o servicios con los conocimientos técnicos traspasados, hasta
limitaciones meramente territoriales o por tiempo determinado, estableciéndose
ciertas y determinadas excepciones.
En Colombia no existe norma general sobre los pactos de exclusividad. Existen
para el contrato de suministro, en la ley 256 del 15 de enero de 1996 artículo 19.
El artículo en mención dice: Art. 19. Pactos desleales de Exclusividad: Se
considera desleal pactar en los contratos de suministro cláusulas de exclusividad,
cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto, restringir el acceso de
los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos o
servicios, excepto las industrias licoreras mientras estas sean de propiedad de los
entes territoriales.
La Corte Constitucional en cuanto al pacto de exclusividad en el contrato de
suministro, se ha pronunciado de la siguiente manera:
Pactos de exclusividad prohibidos. “La interdicción de la ley no se predica de todos
los pactos de exclusividad que se convengan en los contratos de suministro. Solo
se aplica a la prohibición a las cláusulas que tengan por objeto o como efecto
“restringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la distribución
de productos o servicios.”
El legislador ha querido reservar la licitud de este tipo de pactos a los eventos en
que no produzcan detrimento alguno de la competencia libre en los mercados. Por
129
ello si bien la prohibición no es absoluta, de todas forma si lo es cuando se
proyecta en una disminución así sea mínima de la competencia.”
Si bien la Corte solo se refiere al contrato de suministro, consideramos que lo
dicho sería predicable de los pactos de exclusividad que se acuerdan dentro de un
contrato de Know-How, en la medida en que el pacto de exclusividad en este
contrato no constituye práctica restrictiva de la competencia, siempre y cuando no
genere abuso de la posición dominante, derivado del monopolio que se crea por
este pacto de exclusividad. Es decir, la exclusividad resultaría una práctica
restrictiva cuando tiene por objeto o como efecto monopolizar la distribución de un
producto o restringir el acceso a los competidores de una manera desleal.
5.2.2 Contratos de cesión de Know-How En estos contratos se trasmite un
derecho definitivo. A diferencia de lo que sucede con la licencia de Know-How,
donde solo se transmite es el uso. Es un contrato que por sus características se
asimila al contrato de compraventa, pero con la cláusula especial de
confidencialidad, que obliga al cedente de los conocimientos a no divulgar los
conocimientos objeto de la negociación. El incumplimiento de esta obligación por
parte del cedente conlleva a la responsabilidad contractual que genera las
indemnizaciones del caso. Además de la responsabilidad contractual, es posible
que se genere una responsabilidad extracontractual, por incurrir en prácticas
constitutivas de competencia desleal, las cuales serán analizadas en el capítulo
siguiente.
130
5.3 EL CONTRATO DE LICENCIA DE KNOW-HOW FRENTE A OTROS
CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.
5.3.1 El contrato de Engineering y el contrato de Licencia de Know-How. Entre
estos contratos se puede llegar a presentar confusión, en tanto que el contrato de
Engineering o “Llave en mano” existe como uno de los objetos la transmisión de
conocimientos; pero existen unas diferencias particulares en cada uno. En el
primero la empresa de engineering se obliga a trasmitir conocimientos y a realizar
estudios y ejecutarlos, poniéndolos a disposición del adquiriente, o sea que
contiene una fase de estudio y otra de ejecución. En el contrato de licencia de
Know-How solo hay obligación de transmitir los conocimientos y, procurar la
viabilidad de los conocimientos de acuerdo al fin pactado por las partes. El
contrato de Engineering puede tener por objeto diversas prestaciones: transmisión
de datos, informes secretos, licencias de patentes, de marcas etc. En al licencia
de Know-How solo existe la obligación de transmitir conocimientos con valor
comercial por su carácter de reservado. Además, la empresa de Engineering no
necesita ser titular de todos los conocimientos que trasmite en la práctica.
5.3.2 Contratos de asistencia técnica y Licencia de Know-How. El contrato de
asistencia técnica es el contrato por el que una empresa se compromete a
suministrar a otra, datos, informes y experiencias técnicas que no son secretos,
pero cuyo conocimiento exigiría a la segunda empresa un esfuerzo o inversión
considerable, por lo cual resulta económicamente más rentable adquirirlos a
131
cambio de un precio. En los contratos de licencia de Know-How, el carácter de
reservado de los datos técnicos se considera como esencial a este y, por tanto, el
licenciatario podrá denunciar el contrato si resulta que los datos e informaciones
suministrados no eran realmente secretos y eran de conocimiento pùblico, o podrá
entrar a pedir una disminución de la regalía.76 Según el autor Hector Masnatta, al
hablar de la diferencia entre el contrato de Know-How, y el contrato de Asistencia
Técnica, establece que para algún sector de la doctrina la asistencia técnica es la
“transmisión del Know-How”, no efectuándose ninguna distinción entre ello.77
Paro para este autor, es indudable que la diferencia se impone. Dice el autor que:
si el titular se obliga al suministro de informes, datos, planos, especificaciones,
etc., sobre un proceso industrial especifico, sin intervenir en la aplicación de
fórmulas ni garantizar el resultado, pero pudiendo prohibir el uso del procedimiento
en caso de ruptura o al término del contrato, estamos ante un contrato de Know-
How, especialmente si las fórmulas o procedimientos son desconocidos en el
sector, y deben mantenerse en secreto por el cocontratante.
En cambio, si el acuerdo obliga a suministrar el concurso técnico necesario para
producir el proceso de fabricación, constituyendo para la empresa asistente una
obligación de hacer y una obligación de resultado, estamos en presencia del
contrato de asistencia técnica.
En el primer caso sólo se otorga el derecho de explotar un procedimiento de
fabricación, y en el segundo caso, el acuerdo de asistencia técnica, encara
esencialmente prestaciones futuras.
76Tomado de la obra de José Antonio Gómez Segare77 Masnata Hector . Revista del Derecho Comercial y de las obligaciones 1971.
132
El contrato de Asistencia técnica tiene un alcance más basto, y sus rasgos más
comunes son
a. es intutito personae, pues se tiene en cuenta la calidad de la empresa que
habrá de recibirlo.
b. Comprende obligaciones de dar (Informaciones, datos, especificaciones,
normas de calidad. Recomendaciones sobre compras y mantenimiento,
herramientas, materias primas y productos semimanufacturados);
c. Abarca obligaciones de hacer ( servicios de asesoramiento, mantenimiento,
ensayos periódicos, entrenamiento de personal), en concurso con las
anteriores.
Termina diciendo el autor que para la determinación de la esencia de estos tipos
de contrato deberá hacerse en función de los elementos de cada caso. Para
nosotros el elemento que determinará la diferenciación entre ambos contratos,
será la reserva que se establezca de los conocimientos dentro del contrato de
Know-How.
5.3.3. Contrato de Franchising y el contrato de Licencia de Know-How. El contrato
de franchising constituye una de las formas de contratos de concesión y se define
como la concesión de una marca de productos o de servicios a la cual se agrega
la concesión del conjunto de métodos y medios de venta78. Este contrato, por sus
características, es de gran complejidad donde van envueltas múltiples
prestaciones, entre las cuales está la transmisión de Know-How, que, en la
mayoría de los casos, va acompañado de una marca que distingue los servicios o
78 Tomado de Jaime Alberto Arrubula. Obra citada.
133
productos que fueron objeto del Know-How. Hay dos elementos que son
característicos de estos contratos, Los que poseen una protección exclusiva,
Marcas y Patentes, y otros que no cuentan con esta protección, como los medios
de comercialización, canales de distribución y otros elementos de mercadeo,
formulas secretas sobre la fabricación de determinados alimentos o prestación de
servicios, que por carecer de protección legal se transmiten en forma de Know-
How.
134
CAPITULO 6
PROTECION LEGAL DEL KNOW-HOW
6.1 FUNDAMENTO PARA LA PROTECION DEL KNOW-HOW
En el capítulo 3 de este trabajo, dedujimos como el fundamento por el cual se
puede considerar al Know-How como un bien de carácter Inmaterial, el hecho de
que goza de una exclusividad relativa. La característica de ser un bien jurídico con
valor económico, le otorga la posibilidad de ser protegido como una forma de
defensa del patrimonio económico del titular del Know-How. La sustracción que se
haga del Know-How, sin consentimiento del titular de este, constituye un agravio
de tipo económico; en consecuencia se requiere la intervención del ordenamiento
jurídico de manera que proteja los derechos que existen sobre esta especial clase
de bienes.
Cuando se protege el Know-How, se esta amparando a su titular de la adquisición
de los conocimientos que lo conforman, de aquellos terceros que lo adquieren de
forma ilícita o por medio de prácticas consideradas como desleales por los
comerciantes. También con su protección se busca ampliar a aquellos casos en
que una persona ha adquirido el Know-How de forma lícita, pero con el deber de
mantener la confidencialidad sobre los conocimientos que conforman el Know-
How.
135
La protección del Know-How difiere de la protección que existe respecto de los
demás bienes que conforman la propiedad industrial, en tanto que no existe la
protección de exclusividad absoluta frente a los terceros que pretendan apropiarse
de esta clase de bienes. El Know-How, fundamenta sus medios de protección en
la adquisición ilícita que se haga de este; no se puede pretender accionar contra
terceros que a través de estudios independientes lleguen al mismo resultado, en
tanto no existe una exclusividad.
La protección sobre el Know-How, se sustenta en 3 modalidades de adquisición
ilícita de este, modalidades que si bien pueden no abarcar todas las posibilidades,
si son las más comunes. Encontramos así:
a. La violación que realiza un tercero del Know-How, ya sea por usurpación
del secreto de forma directa como sustracción de documentos, espionaje
industrial u otros medios que impliquen la violación de normas jurídicas etc.
Otra forma de violación por parte del tercero, es la que se produce de forma
indirecta, es decir, cuando este se vale de terceros para obtener el Know-
How.
b. La violación del Know-How, por parte del empleado o exempleado que tiene
conocimiento de este durante su relación laboral; ya sea por inducción a la
ruptura de la relación laboral por parte del competidor o cuando es por
decisión propia.
c. La violación del Know-How durante y después de la vigencia del Contrato
de Kno-How, cuando existe deber de reserva.
136
6.2 FORMAS DE PROTECCION DEL KNOW-HOW
La protección que existe para evitar esta violación del Know-How, se puede
presentar de dos formas: una directa y otra indirecta. La primera de ellas esta
constituida por las normas que están dirigidas a proteger de manera directa los
conocimientos que en razón de su reserva tienen un valor comercial y forman
parte del patrimonio de la empresa, en donde la legislación pretende protegerlos
de divulgaciones o utilizaciones no autorizadas. La segunda forma de protección
de este tipo de conocimientos, esta constituida por normas de carácter general,
que sin referirse expresamente a ellos, protegen al empresario de conductas
constitutivas de competencia desleal, cuando estas están relacionadas con la no
divulgación de información protegida. En lo referente a la protección directa del
Know-How, nuestra legislación no trae normas que expresamente traten esta
figura, cuando en la legislación se habla de protección a informaciones secretas lo
hace refiriéndose a lo que para nosotros son secretos empresariales. Sin
embargo, si se tiene en cuenta que el fundamento de estas normas es la
protección a informaciones comerciales o industriales no divulgadas, por tratarse
de la misma naturaleza jurídica del Know How, podrían ser también predicadas de
esta figura, pero teniendo en consideración la condición de reservado que para
nosotros es predicable de esta figura, concepto este si bien más amplio que el de
secreto existente en los secretos empresariales, sigue siendo objeto de
protección, por tratarse de una información valiosa, solo que aquí las
circunstancias deben ser analizadas en cada caso particular en que se ha dado la
violación de la reserva de que es objeto la información. Así, la ley penal, laboral y
137
comercial contiene normas dirigidas a buscar la protección de los Secretos
Industriales (Secretos Empreariales), frente a las diversas formas en que puede
haber violación de la figura.
La normatividad Comercial en la ley 256 del 15 de enero de 1996, siguiendo lo
establecido por el artículo 10 del Convenio de París, está dirigida a dictar normas
sobre la competencia desleal. Es la primera norma que de manera directa regula
lo referente a la violación del secreto industrial, protección que como lo dijimos
anteriormente se puede extender a la protección del Know-How. La norma en
cuestión dice lo siguiente:
Artículo 16 Violación de Secretos: Se considera desleal la divulgación o explotación, sin
autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra clase de secretos
empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con el deber de reserva, o
ilegitimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el
artículo 18 de ésta ley.
Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o
procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.
Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello sea preciso que
concurran los requisitos a los que hace referencia el artículo 2 de esta ley.
Los artículos 2 y 18 a que hace mención la norma dicen:
Art. 2: Ambito objetivo de aplicación: Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la
consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines
concurrenciales.
La finalidad concurrencial del acto se presume cuando este, por las circunstancias en que se
realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado
de quien lo realiza o de un tercero.
138
Art. 18 Violación de Normas: Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una
ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma
jurídica. La ventaja ha de ser significativa.
El artículo 16 muestra el interés del legislador en proteger estas especiales formas
de propiedad sobre la información no divulgada de la que hace parte el Know-
How. Se puede ver como la norma regula las diferentes formas de violación de
que puede ser objeto una información no divulgada, como la proveniente del
tercero o la que realizan aquellas personas que tuvieron conocimiento de la
información por existir una relación de confianza con el titular, relación que puede
provenir de un contrato de trabajo o de un contrato de Licencia de Know-How. La
aplicabilidad de la norma a cada una de estas situaciones será analizada en
detalle en un punto posterior.
Por otra parte, hay que decir que el artículo 16 es bastante flexible en su
aplicación, solo basta que exista la violación de la información cedida con el deber
de reserva para que el acto constituya competencia desleal y no es necesario que
concurran los requisitos que el artículo 2 de la ley 256 trae como necesarios para
que un acto sea considerado desleal.
Sobre el artículo 18 de la ley 256 de 1996 sobre violación de normas, la doctrina
ha comentado lo siguiente “Un principio fundamental del sistema de libre
competencia es el de que quienes participan en el mercado deben hacerlo
acatando la legalidad vigente. Por tanto, cualquier violación de normas jurídicas
que origine una ventaja competitiva de carácter significativo es considerada y
reprimida como competencia desleal. Entre nosotros el caso más frecuente en
este sentido se presenta por infracción de las normas fiscales (contrabando) o del
espacio público (vendedores ambulantes o estacionarios). Con razón se ha dicho
139
que si el estado fuera eficiente no sería necesario tipificar esta clase de
competencia desleal, pues la propia administración pública haría imponer el
respeto a la s leyes”.79
La norma de carácter penal destinada a proteger la información reservada, es el
artículo 238 del Código Penal, la que será estudiada con más detenimiento en un
punto siguiente. El Código Sustantivo del Trabajo trae disposiciones expresas
sobre la protección existente frente a la violación de la información reservada de la
cual el trabajador tuvo conocimiento por medio del desempeño de su labor, norma
que será igualmente analalizada en un punto siguiente.
La protección indirecta esta constituida, como se dijo, por normas que no tratan el
tema de forma expresa, pero cuya aplicación pueden salvaguardar al empresario
de actos que puedan perjudicarlo como consecuencia de la violación del Know-
How. Estas normas están constituidas por todas aquellas que conforman la
legislación antimonopólica Colombiana, en gran medida la ley 256 de 1996 ya
comentada.
A continuación veremos caso por caso, la aplicabilidad de las normas de
protección del Know-How, frente a las diferentes formas de violación que se
pueden presentar.
6.2.1 Protección del Know-How dentro del contrato de Licencia de Know-How.
La principal protección que tiene el titular del Know-How cuando lo transfiere para
su uso, es la cláusula de obligación de confidencialidad que existe para la
contraparte dentro del contrato, obligación que conlleva una doble implicación: no
79 Doctrina. Código de Comercio Legis.
140
divulgarlo a terceros y descontinuar el empleo del conocimiento una vez terminado
el contrato. La violación de esta obligación generará una responsabilidad
contractual, que en la mayoría de los casos esta prevista por medio de la cláusula
penal, para establecer los perjuicios de manera anticipada a la realización del
hecho.
La responsabilidad contractual no es la única que se puede dar, existe también la
posibilidad de que la contraparte incurra en una responsabilidad generada por el
hecho de incurrir en una práctica constitutiva de competencia desleal, a la luz de lo
dispuesto por el artículo 16 de la ley 256 anteriormente mencionado. Para el caso
en que la contraparte siga utilizando el Know-How, una vez se termina el contrato,
cabe también la responsabilidad extracontractual por violación del artículo 16, al
afirmar que se considera un acto de competencia desleal la violación de secretos
empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con el deber
de reserva.
6.2.2 Protección del Know-How frente a terceros. Si bien los terceros pueden
llegar al Know-How de un determinado empresario por medio de sus propias
experiencias y estudios, la adquisición ilícita que de este se pueda hacer esta
protegida por la ley. Se considera ilícita la conducta cuando esta transgrede
alguna norma jurídica, y la violación de esa norma va dirigida a la realización de
una ventaja competitiva en el mercado, según lo dicho por la ley comentada. Para
el autor Español Gómez Segade, la violación que puede hacer el tercero
empresario, del secreto Industrial puede ser de tres formas:
141
a. Violación de la información confidencial por el tercero empresario mediante
conducta propia.
b. Violación aprovechando la revelación de un empleado o fomentando su
comunicación.
c. Violación del secreto que ha sido adquirido lícitamente, pero con obligación de
guardar reserva.
La primera violación está constituida por el llamado espionaje industrial, el cual es
considerado por nuestro Código Penal como delito en el artículo 238, que será
analizado cuando hablemos de la protección penal del Know-How. Además de
incurrir en un delito, el tercero que viole el Know-How por conducta propia
incurriría en responsabilidad extracontractual, ya que la conducta de espionaje
industrial es considerada como desleal por el artículo 16 de la ley 256 de 1996. El
artículo, en relación con esto dice: Tendrá así mismo la consideración de desleal, la
adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las
sanciones que otras normas impongan.
Queda el titular del Know-How, con una amplia protección frente a la usurpación
de su derecho.
La segunda conducta se da cuando el empresario se vale de la comunicación
dada por un empleado que había tenido conocimiento del Know-How, en una
anterior relación laboral con el titular del Know-How. Este supuesto constituye una
forma de competencia desleal, la cual generalmente se realiza mediante la
atracción por parte del competidor de los empleados del empresario, para alcanzar
de esta forma lo secretos de la empresa competidora. El artículo 17 de la ley 256
de 1996 considera como desleal la inducción a la ruptura contractual, cuando esta
142
va dirigida a un aprovechamiento en beneficio propio, para expandir un sector
comercial y afianzarse en el mercado. El artículo en mención afirma:
Artículo 17. Inducción a la ruptura contractual: Se considera desleal la inducción a
trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales
básicos con los competidores.
La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o
ajeno de una infracción contractual ajena sólo se califica desleal cuando, siendo conocida, tenga
por objeto la expansión de un sector industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias
tales como el engaño, la intención de eliminar competidores del mercado u otros análogos
Aunque esta norma tiene un carácter general y no solo protege la violación de
secreto, consideramos que es aplicable para el caso en que el empresario
presione la ruptura de contratos de trabajadores de la competencia, con el objeto
de obtener sus conocimientos. Esta inducción a la ruptura generaría una
responsabilidad extracontractual para el empresario que se vale de estos actos
para obtener el Know-How de la competencia. La responsabilidad del trabajador
será analizada en un punto aparte, paro hay que decir de antemano, que su
responsabilidad en estos casos es un punto que genera gran controversia.
La última situación de violación del Know-How presenta similitud para el caso de la
protección dentro del Contrato de licencia de Know-How ya analizado. La ley 256
en su artículo 16 establece que se considera como violación del secreto la que
haga la persona que tuvo conocimiento del Know-How pero con la obligación de
reserva. La obligación de confidencialidad, a que nos referimos en el punto
anterior no solo se predica de la contraparte dentro del contrato de licencia, sino
de todo aquel que tuvo acceso a la información reservada de forma lícita pero con
el deber de reserva.
143
6.2.3 Protección del Know-How frente al empleado que tuvo conocimiento de él
por su labor. El trabajador durante la vigencia de su contrato no puede divulgar el
Know-How de que tenga conocimiento durante su labor, de tal manera que pueda
perjudicar al empresario. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 58,
establece dentro de las obligaciones del trabajador, la de no comunicar los
secretos de que tenga conocimiento como consecuencia de su trabajo. El
mencionado artículo dice:
Art. 58 Son obligaciones especiales del trabajador:
Numeral 2. No comunicar con terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que tenga
sobre su trabajo, especialmente las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación
pueda ocasionar perjuicios al patrono, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o
violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades legales.
El incumplimiento de esta obligación da como resultado la terminación del contrato
de trabajo, además de que puede generar una indemnización al empleador por los
daños causados por la revelación. También, hay para el empleado que revele un
secreto la posibilidad de estar incurso en un delito, al tenor del artículo 238 del
código Penal.
La responsabilidad del tercero que recibe la información del trabajador,
dependerá, en nuestro sentir, del grado de culpa que este tenga, culpa que se
determina de acuerdo a la complicidad que exista entre el tercero empresario y el
trabajador. Además, se puede generar una responsabilidad penal para el tercero y
además de llevar a que se configure un acto constitutivo de competencia desleal.
El problema de la divulgación del Know-How por parte del empleado nace una vez
el contrato de trabajo ha terminado, ya que no existiría para él la obligación de
144
reserva que le imponía el contrato de trabajo. Muchas han sido las posiciones al
respecto, algunos autores proponen que se imponga la obligación al trabajador de
no trabajar con la competencia durante un periodo determinado luego de
terminado el contrato de trabajo, situación que a nuestro parecer sería violatoria
del derecho al trabajo de las personas. Otros opinan que el deber de reserva del
empleado sigue aún después de finalizado el contrato, por lo que la divulgación de
este puede ser considera como un acto de competencia desleal y en algunos
casos un delito. La anterior posición limitaría la capacidad profesional de cualquier
empleado dentro del mercado laboral, ya que su experiencia esta constituida, en
parte, por el acceso a secretos que obtuvo en su trabajo. Nosotros consideramos
que ninguna norma puede limitar la posibilidad de una persona al trabajo, la
limitación debe estar dirigida al empresario que recibe a un trabajador de la
competencia. Sí se demuestra que el empresario se está beneficiando de los
conocimientos que el trabajador trajo de la competencia y está valiéndose de
estos para desplazar al titular del Know-How del mercado, el empresario estaría
incurso en una conducta de competencia desleal, ya que utiliza el Know-How de
que tuvo conocimiento el empleado en la anterior compañía para mejorar la
producción. Pero si esta revelación no es total, ni va dirigida a afectar el mercado
del competidor no habría ninguna conducta que se pudiera considerar como ilícita
por parte del trabajador ni del empresario.
Si el empleado decidiera constituirse como empresario, y utilizara el Know-How
como competidor de su antiguo empleador, no habría duda que este hecho
constituye competencia desleal por violación del secreto industrial al tenor de lo
145
dispuesto por el artículo 16 de la ley 256, además de las sanciones penales del
caso.
6.2.4. Protección penal del Know-How. Nuestro Código Penal, tipifica como delito
la conducta de Violación de la reserva industrial. El Código en su artículo 238 dice:
Art. 238 Violación de la reserva Industrial. El que emplee, revele o divulgue descubrimiento,
invención científica, proceso o aplicación industrial, llegados a su conocimiento en razón de su
cargo, oficio o profesión y que deba permanecer en reserva, incurrirá en prisión de uno a 5 años y
multa de treinta mil a trescientos mil pesos.
La pena será de dieciocho meses a seis años de prisión y multa de cincuenta mil pesos, si se
obtiene provecho propio o de tercero.
En la misma pena del inciso primero incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga
secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso de aplicación industrial.
Según lo dispuesto por el Artículo 2 de la ley 81 de 1993, este delito no exige
querella como condición de procesabilidad de la acción penal, procede de oficio
por parte de la administración. Hay que decir que en esta clase de delitos, es el
afectado, quien en la mayoría de los casos inicia la acción penal, a través de la
denuncia que hace de la violación del secreto.
Sobre este delito, la Corte Suprema de Justicia en el fallo de apelación de la tutela
del caso Bavaria contra la administración de impuestos, mencionado en capítulos
anteriores, dice que la protección que brinda la ley penal solo se refiere a los
Secretos Industriales y nada dice con relación a los Secreto Comerciales. La corte
en la sentencia señalada, expresa lo siguiente:
De allí que si en Colombia resulta admisible mantener sin intervención estatal (no
patentado, ni registrado) el Secreto Industrial sobre aquellos derechos que
146
forzosamente exigen patentes, como la invención, o registro, como de los dibujos
y modelos industriales y las marcas, corriendo el titular los riesgos
correspondientes, no es menos cierto que igualmente pueda establecerse el
secreto industrial sobre muchos aspectos tendientes al mejoramiento, progreso,
seguridad, etc. de la actividad industrial o comercial pertinente, tal como ocurriría
con el secreto relativo a la información sobre inventario de productos, clases de
productos, aspectos de distribución o mercadeo, descripción de la composición o
elementos de cada uno de los productos, número y características de las partes o
elementos del mismo. etc. Con todo, si ello es aceptable dentro de la órbita del
derecho privado, la ley penal (Art. 283 C.P.) Sólo tipifica como delito la divulgación
del secreto industrial, en cuanto implique revelación de innovación tecnológica
aplicada a la industria y no al comercio, y el espionaje industrial, cuando se da a
conocer, se copia o se obtiene el secreto industrial indebidamente. Sin embargo,
la protección privada del secreto industrial en cuanto a su contenido, permanencia
y finalidad, se encuentran condicionada a que no contraríe las buenas costumbres
o el orden público e la nación.
Lo que se deduce de esta sección de la sentencia es que si un Know-How es de
carácter comercial no tendría la protección que brinda la ley penal en el entendido
de que la ley penal no puede dar lugar a interpretaciones o extensiones a casos
no consagrados en ella. En este orden de ideas, consideramos que en Colombia
cuando se habla de un Know-How comercial este no goza de protección penal.
147
6.3 PROCEDIMIENTO PARA HACER VALER LOS DERECHO SOBRE EL
KNOW-HOW
La ley 256 de 1996, consagra las acciones pertinentes para la protección de la
información no divulgada, mecanismos aplicables a la protección del Know-How,
acciones que si bien son aplicables en general a los actos de competencia desleal,
son aplicables también, de forma especifica, a la protección de informaciones
reservadas por cuanto la ley 256 en su artículo 16 considera como conductas
desleales la divulgación o explotación sin autorización de su titular, de secretos
industriales o de cualquier otra clase de secretos empresariales a los que haya
tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente ya sea
por inducción a la ruptura contractual o a la violación de normas jurídicas.
6.3.1 Acciones derivadas de la competencia desleal dirigidas a proteger la
información reservada. El artículo 20 afirma que contra los actos de competencia
desleal como lo sería la divulgación o violación de la reserva del empresario, se
podrán interponer las siguientes acciones:
a. Acción declarativa y de condena. El afectado por los actos de competencia
desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los
actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los
efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al
demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso,
que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 20 de la
presente ley
148
Lo primero que se debe hacer antes de intentar esta acción es determinar la
existencia o no de una información que tenga el carácter de reservada, y segundo,
si en el sector donde se dio la violación, esa información era considerada como
reservada en el sentido de que no es conocida por la generalidad de los
competidores de dicho sector.
b. Acción preventiva o de prohibición: La persona que piense que pueda resultar
afectada por los actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitarle al
juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha
perfeccionado, o que la prohiba aunque aún no se haya producido daño.
Podría existir controversia en cuanto a esta segunda acción, por que si el Know
How fue revelado, cual sería su valor? Nosotros consideramos que aun habiendo
una revelación y, además, esta no ha sido una divulgación total en el sector
industrial o comercial donde esta tiene valor, podría intentarse la acción preventiva
o de prohibición para prevenir que la información continúe siendo divulgada y
pierda así totalmente su valor económico.
En cuanto a la legitimación activa para e ejercicio de las acciones mencionadas, le
artículo 21 de la ley en estudio, consagra:
Artículo 21 Legitimación Activa: En concordancia con lo establecido por el artículo 10 del
Convenio de París, aprobado por medio de ley 178 de 1994, cualquier persona que participe o
demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten
perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio
de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley.
Las acciones contempladas en el artículo 20 podrán ejercitarse además por las siguientes
entidades:
149
- Las asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales cuando resulten gravemente
afectados los intereses de sus miembros;
- Las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor.
La legitimación quedará supeditada en este supuesto a que el acto de competencia desleal
perseguido afecte de manera grave y directa los intereses de los consumidores.
- El Procurador General de la Nación en nombre de la Nación respecto de aquellos actos
desleales que afecte gravemente el interés público a la conservación de un orden económico
de libre competencia.
La legitimación se presumirá cuando el acto de competencia desleal afecte un sector económico
en su totalidad, o a una parte sustancial del mismo
En cuanto a la legitimación pasiva respecto a las personas sobre las acciones
consagradas en esta ley, el artículo 22 consagra:
Art. 22 Legitimación Pasiva: Las acciones previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier
persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal.
Si el acto de competencia desleal es realizado por los trabajadores u otros colaboradores en el
ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta
ley deberán dirigirse contra el patrono.
Es claro que si la violación se da por parte de un trabajador que ha tenido acceso
a la información reservada no se demanda al trabajador, sino al empresario por
que es él, el que se está viendo beneficiado con la revelación de dichos
conocimientos.
En cuanto a la prescripción de las acciones el artículo 23 establece:
Art. 23 Prescripción: Las acciones de competencia desleal prescriben en dos años a partir del
momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia
desleal y en todo caso, por el transcurso de tres años contados a partir del momento de la
realización del acto.
150
CAPITULO 7
LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
7.1 EVOLUCIÒN
En el proceso de integración de la Comunidad Andina de Naciones, se hizo clara
la necesidad de implementar la coordinación del derecho económico nacional de
todos los países miembros, para lograr así una total integración, y la satisfacción
de las necesidades de la comunidad. Es aquí donde aparece la Decisión 24 del
Pacto Andino, Decisión que dio origen al régimen común y reguló lo referente a la
transferencia de tecnología, posteriormente este tema fue tratado por el protocolo
de Quito aprobado en mayo de1987, y el cual fue reemplazado por la Decisión 291
de 1991 que rige actualmente la materia.
A partir de la decisión 291 del Acuerdo de Cartagena se ubica la subregión andina
y por consiguiente a Colombia dentro del contexto de la economía mundial, con
ella se dejaron atrás épocas de restricciones y formalismos a la transferencia de
tecnología y se le da un nuevo enfoque basado en la interdependencia económica
y la búsqueda del desarrollo de la región en materia tecnológica. Esta Decisión se
convierte en el nuevo ordenamiento Andino sobre el régimen de tratamiento de los
capitales extranjeros y sobre marcas, patentes licencias y regalías, basado en los
principios de igualdad (de los inversionistas), de universalidad y automaticidad (en
la medida en que se acaba con los permisos y las autorizaciones previas).
Hoy la regla general en la transferencia de tecnología es que los contratos que la
involucran son registrados por el organismo competente de cada país miembro,
que en el caso de Colombia es la Dirección Regional del Incomex, luego de
151
verificar el cumplimiento de los diferentes requisitos positivos y negativos que para
efectos del registro señala el art. 2 del decreto 259 del 12 de febrero de 1992.
Con este decreto desaparece el requisito de la aprobación previa a que estaban
sometidos los contratos sobre transferencia de tecnología, esta normatividad
consagra la posibilidad de que el Consejo Superior de Comercio Exterior solo en
casos excepcionales exija previamente una autorización del Comité de Servicios y
Tecnología (Comité asesor del Consejo Nacional de Competitividad quien a su vez
es el órgano asesor del presidente en el diseño de las políticas de comercio
internacional). Hasta ahora no se han establecido tales excepciones.
7.2 DISPOSICIONES VIGENTES SOBRE LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÌA
7.2.1 Registro de los contratos de transferencia de tecnología. La decisión 291 en
su artículo 12 sobre la importación de tecnología consagra:
“ Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería
básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las respectivas legislaciones de
los países miembros, serán registrados ante el organismo nacional competente del respectivo país
miembro, el cual deberá evaluar la contribución respectiva de la tecnología importada mediante la
estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorpore tecnología, u otras
formas específicas de cuantificación del efecto la de la tecnología importada.”
Actualmente todos los contratos sobre transferencia de tecnología pactados entre
una empresa extranjera y una empresa nacional deben ser registrados, si no hay
registro no podría la empresa nacional que recibe la tecnología tener en cuenta
para efectos fiscales la suma pagada por concepto de regalías por la transferencia
152
de tecnología cedida, y por parte de la empresa extranjera que la cede, la
imposibilidad de obtener las regalías pactadas80 ; además la ausencia del registro
del contrato podría conllevar según la circular externa 058 del Incomex a una
posible nulidad o ilegalidad en el cumplimiento del contrato.
De ahí la necesidad del registro del contrato y la competencia del Incomex,
organismo adscrito al Ministerio de Comercio exterior para realizarlo art. 1 decreto
259 de1992; por otra parte la circular 037 de marzo de 1996 en cuanto a contratos
sobre importación de tecnología establece:
“Que en relación con contratos de importación relativos a licencia de tecnología, asistencia técnica,
servicios técnicos, ingeniería básica, marcas, patentes y demás contratos tecnológicos, el receptor
de la de tecnología debe registrar el contrato, modificaciones, prórrogas o adiciones de acuerdo
con lo señalado en circular 015 de1994 (básicamente diligenciar y radicar el formulario y adjuntar
fotocopia del contrato. ).
La circular 015 de 1994 establece que las solicitudes de registro, modificación,
prórroga y adición de los contratos de importación se registrarán conforme a los
siguientes requisitos:
1. Sobre la solicitud: La solicitud se presentará en la oficina de radicación del Incomex
acompañada de la siguiente documentación:
a. copia auténtica del contrato debidamente legalizado o su traducción oficial si estuviere
otorgado en idioma extranjero.
b. Formulario para registro anexo a esta circular, diligenciado y firmado por cualquiera de las
partes contratantes. Se presume que quien firma está facultado para hacerlo; sin embargo
el incomex podrá solicitar cuando lo estime necesario, que se compruebe la identificación y
calidad de la persona que firma.
c. Poder en su caso.
80 Marco Alemán, Régimen Legal de la Transferencia de tecnología Universitas 89
153
d. Cuando se trate del registro de Propiedad Industrial, debe presentarse, certificación
expedida por la división contratos que licencien la explotación de derechos de propiedad
industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde conste la vigencia,
titularidad, clase de las marcas o patentes objeto del contrato, o en su defecto que se
encuentran en trámite de renovación al momento del registro.
A continuación presentamos cual es en este momento el formulario que debe ser
diligenciado para efectos de radicar el contrato en la oficina respectiva.
También establece esta circular en su numeral 3 que la Superintendencia
Bancaria y los intermediarios del mercado cambiario, al momento de efectuar
154
venta de divisas por concepto de pagos causados en ejecución de contratos de
tecnología, solicitarán al declarante la fotocopia de registro de tecnología expedido
por el Incomex, reiterándose también de esta manera la necesidad de dicho
registro.
La circular externa 073 de 1996 a fin de proporcionar elementos de juicio sobre los
casos en los cuales se deben registrar los servicios técnicos señala las
definiciones legales de servicios técnicos y tecnología de que trata el decreto 259
así:
Servicios técnicos: es de común aceptación que el servicio técnico es aquel en el cual la tecnología
se aplica directamente por un técnico sin comunicación o transferencia de conocimientos, lo que sí
ocurre con los servicios de asistencia técnica.
Tecnología: conjunto de conocimientos indispensables para realizar operaciones necesarias para
la transformación de insumos en productos, el uso de los mismos o la prestación de los mismos.
Tecnología medular: conjunto de conocimientos que son inherentes o específicos y que
caracterizan un proceso productivo o la prestación de un servicio.
En consecuencia, los servicios que pueden ser registrados por el Incomex, son todos aquellos
servicios técnicos prestados en el país o desde el exterior, por personas no residentes o no
domiciliadas en Colombia, que requieren la aplicación de conocimientos tecnológicos por personal
especializado, experto o técnico, quienes despliegan su conocimiento en forma tal, que pueda
plasmarse, entre otras, en las siguientes formas:
a) Bienes:
-muetras
-modelos no registrados
-máquinas, aparatos, piezas, herramientas
-dispositivos de confección, etc.
b) Documentos técnicos:
-fórmulas, cálculos
155
-planos, dibujos
-inventos no patentados
-medios eléctricos o magnéticos, etc.
c) Instrucciones:
-notas de elaboración, fabricación o funcionamiento del producto o proceso
-explicaciones o consejos prácticos de ejecución
-folletos técnicos
-explicaciones complementarias de patentes
-circuitos de fabricación
-métodos de control
-recomendaciones de mantenimiento, etc.
A su vez, los intermediarios cambiarios de acuerdo con la circular 73 de 1995 de la
Superintendencia Bancaria una vez realizada la operación de giro al exterior,
deben verificar la operación a la división de origen del Incomex enviando cada tres
meses copia de las declaraciones de cambio en ejecución de contratos de
transferencia de tecnología. Así mismo el Incomex debe enviar a la Dian copia de
los registros de tecnología para lo de su competencia.
7.3 REQUISITOS PARA EL REGISTRO
El decreto 259 de 1992 reglamenta en Colombia lo referente al registro de los
contratos sobre transferencia de tecnología así:
El artículo 1 consagra que el Instituto Colombiano de Comercio Exterior es el
organismo competente para registrar los contratos de importación relativos a
licencia de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica, marcas, patentes y
156
demás contratos tecnológicos. Este decreto consagra que el registro será
automático una vez se hayan cumplido los requisitos positivos y negativos
establecidos en el artículo 2 del decreto 259, y establece también que solo en
casos excepcionales se requerirá autorización por parte del Comité de Servicios y
Tecnología.
Los requisitos positivos y negativos que deben vereficarse u omitirse en un
contrato de transferencia de tecnología que va a ser registrado son (art. 2 decreto
259):
7.3.1 Requisitos Positivos. El Incomex registrará los contratos sobre transferencia
de tecnología siempre que se cumplan los siguientes requisitos: .
1. Identificación de las partes, con expresa consignación de su nacionalidad y
domicilio.
2. Identificación de las modalidades que reviste la transferencia de tecnología
que se importa.
3. Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la
transferencia de tecnología.
4. Determinación del plazo de vigencia.
Adicionalmente la circular externa 015 de 1994 en el numeral 1 consagra que
cuando se licencien derechos de propiedad industrial, el licenciante se debe
encontrar inscrito con calidad de titular ante la Superintendencia de Industria y
comercio y que se deben tratar de derechos vigentes.
Estas cláusulas son los requisitos mínimos que deberán encontrarse en todos los
contratos de trasferencia de tecnología.
157
7.3.2 Requisitos Negativos. El decreto 259 en el artículo 2 establece que el
Incomex no registrará los contratos que contengan las siguientes cláusulas:
1) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o
concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de
venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología
respectiva.
2) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor los
inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología.
3) Tampoco registrará los contratos que contengan cláusulas que prohiban o
limiten de cualquier manera la exportación de los productos elaborados con base
en la tecnología respectiva o que prohiban o limiten el intercambio subregional o la
exportación de productos similares a terceros países.
Este decreto no consagra todas las cláusulas, solo algunas de las que consagra la
decisión 291 del Acuerdo de Cartagena en el artículo como cláusulas que no
deben contener los contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o
patentes. Se debe aclarar que por ser ésta una norma Andina de carácter
supranacional, que se introduce a la legislación interna de cada país miembro,
estas cláusulas pueden ser tenidas en cuenta, y esto en nada afecta la
uniformidad del régimen nacional. Así, aunque no estén incluidas en el régimen
interno sobre el registro en el artículo 2 del decreto 259 de 1992, se pueden tener
en cuenta. Dentro de las cláusulas contenidas en la decisión 291, que no se
encuentran en el decreto 259, podemos destacar:
158
1 Cláusulas en virtud de las cuales la transferencia de tecnología lleve consigo la
obligación para la empresa receptora de adquirir de una fuente determinada de
bienes de capital, productos intermedios, materias primas o la obligación de utilizar
personal extranjero.
2 Cláusulas que impongan restricciones sobre el volumen y estructura de la
producción.
3 Cláusulas que prohiban el uso de tecnologías competidoras.
Estas cláusulas al no estar incluidas en el decreto 259 escapan al control del
Incomex para efectos del registro.
Cuando un contrato se registra ante el Incomex, queda dotado de presunción de
legalidad, y esta entidad puede abstenerse de registrarlo si no se cumple con lo
dispuesto en el Decreto 259 de 1992. Sin embargo después del registro, cabe la
posibilidad de que subsistan cláusulas en el contrato que constituyan prácticas
restrictivas de la competencia o competencia desleal aunque no se encuentren
contenidas en el Decreto 259, y es aquí cuando la Superintendencia de Industria y
Comercio en desarrollo de la Constitución Política (artículo 333 que establece el
derecho a la libre competencia, como un derecho colectivo y prohibe el abuso de
la posición dominante), debe actuar.”81
Si un contrato contiene cláusulas que están en contra de las prohibiciones que
trae la Decisión 291, pero que no están incluidas dentro de las que trae el decreto
259, dicho contrato podría entonces ser registrado por el Incomex, y una vez
registrado aunque goza de presunción de legalidad esto no es obstáculo para que
quien se sienta afectado, acuda ante la Superintendencia de Industria y Comercio
81 Tesis de Grado “ Propiedad Industrial, Contratos de Transferencia de Tecnología y Derecho de la competencia”
159
para solicitar que se aplique la legislación contenida en la legislación 291, que
como explicamos tiene plena vigencia.
Cuando en un contrato de transferencia de tecnología se involucra además de un
Know How una licencia de marca o de patente, dicho contrato además de cumplir
el registro ante el Incomex, debe también cumplir con un segundo registro ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, división de nuevas creaciones (si son
patentes) o a la de signos distintivos (si son marcas), ante la cual debe presentar
para efectos del registro: copia autenticada del contrato, legalizada y traducida al
español según el caso.
La Superintendencia entraría entonces a analizar si el respectivo contrato contiene
cláusulas restrictivas de la competencia diferentes a las consignadas en el decreto
259, ya se encuentren estas en la decisión 291 de la Comisión, o en el Decreto
2153 en los artículos 44 y S.S., abordando así un estudio en cuanto a los términos
del contrato. Es por esto que, aunque muchos contratos que han sido registrados
por el Incomex y que por consiguiente gozan de la presunción de legalidad que les
otorga el registro, podrían dar origen a una averiguación o investigación
administrativa si es del caso, por involucrar acuerdos contrarios a la libre
competencia.
7.4 VIGENCIA DEL REGISTRO
El artículo 3 del decreto 259 de1992 establece un término de 8 días hábiles al
Incomex para realizar el registro luego de la solicitud, al vencimiento del cual se
entenderá registrado el contrato si no hay pronunciamiento en contrario.
160
Nada se dice en este momento en cuanto al término de vigencia del registro por lo
cual esta coincidirá con la vigencia del respectivo contrato de transferencia de
tecnología.
Luego de radicada la solicitud y estando el contrato de conformidad con el artículo
2 del decreto 259 de 1992 antes mencionado, procede la Dirección Regional del
Incomex a registrar el contrato y notificar al interesado dentro de los 8 días hábiles
siguientes a la radicación de la solicitud de registro del contrato de transferencia
de tecnología.
La circular 074 de1996 en cuanto a regalías aclara que estas cuando sean
provenientes de propiedad literaria, artística y científica (derechos de autor) están
excluidas de la obligación de registrar los contratos en el Incomex por que no
están comprendidos dentro de los contratos de tecnología señalados en el decreto
259 de 1992.
Así las regalías que requieren registro en el Incomex son aquellos originadas en
contribuciones tecnológicas intangibles y para estos efectos se entiende por
contribuciones tecnológicas intangibles, los recursos derivados de la tecnología
tales como marcas, patentes, diseños industriales, secretos industriales (Know
How), modelos de utilidad, que puedan presentarse bajo la forma de objetos,
documentos técnicos e instrucciones.
En conclusión si en Colombia llega a pactarse un contrato de transferencia de
Secreto Industrial (Know How) la legislación vigente establece como requisito el
registro del contrato en la Dirección Regional del Incomex de Bogotá previo el
diligenciamiento del formulario antes visto y la copia del contrato adjunto.
161
Este requisito es necesario para efectos no solo tributarios y de control, sino por la
posibilidad de una nulidad o posible nulidad en el perfeccionamiento del contrato
(circular 058 del Incomex).
El artículo 2 del Decreto 259 establece claramente, los requisitos que debe
contener todo contrato de transferencia de tecnología y las cláusulas que no
pueden estar presentes en él para ser registrado por que restringen la libre
competencia. En cuanto a la duración del registro como ya lo mencionamos, el
decreto no establece ningún término, por lo que este viene a coincidir con el
término de duración del contrato en donde el empresario al establecerlo debe
tener cuidado y al fijar el termino de duración, prever la obsolescencia de la
tecnología y los términos de vigencia de los derechos involucrados, teniendo en
cuenta los plazos máximos de protección que las normas de propiedad industrial
les otorgan. 82
Vemos así como en Colombia se ha facilitado mucho la importación de tecnología,
eliminando trámites engorrosos y ubicándose así la legislación Colombiana a tono
con la globalización e internacionalización de la economía, ante la importancia de
la transferencia de tecnología en el desarrollo interno de los países menos
desarrollados.
82 Marco Alemán, Régimen Legal de la Transferencia de Tecnología, Universitas 89
162
7.5 TRATAMIENTO TRIBUTARIO
El Estatuto Tributario establece que por concepto del pago de regalías por la
explotación de un Know How, se debe pagar un impuesto a la renta del 35% del
valor nominal del pago o abono.
Artículo 408:Tarifas para rentas de capital y de trabajo. En los casos de pagos o abonos en
cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos,
compensaciones por servicios personales o explotación de toda especie de propiedad industrial o
del Know How, prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, beneficios o regalías
provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, la tarifa de retención será del treinta y
cinco por ciento (35%) del valor nominal del pago o abono.
El Estatuto Tributario establece además, que cuando las regalías y la explotación
industrial del Know-How constituya renta de fuente nacional, y sé de la
transferencia de regalías al exterior, se causa el impuesto de remesas, con
algunas excepciones estipuladas en la ley.
Art. 321 Conceptos, Base gravable y Tarifas: El impuesto de remesas se liquidará teniendo en
cuenta las siguientes reglas:
b. Cuando se trate de interese, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones
por servicios personales, o explotación de todas especies de propiedad industrial o del Know-How,
prestación de servicios técnicos o de asistencia técnica, beneficios o regalías provenientes de
propiedad literaria, artística científica, se aplicará una tarifa del 7%
La base para liquidar el impuesto será el resultado que se obtenga de restar del respectivo pago o
abono en cuenta el impuesto de renta correspondiente.
Cuando se trate de arrendamiento de maquinaria en desarrollo de contratos efectuados con
constructores colombianos, que hubieren sido objeto de licitación internacional para la
construcción, mantenimiento o reparación de obras civiles, se aplicará una tarifa del 2% obre el
valor bruto recibido por tal concepto.
163
Por otra parte, los pagos abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos, la
asistencia técnica y la consultoría técnica, prestados por personas no residentes o
no domiciliadas en Colombia, están sometidos a retención en la fuente a la tarifa
única del 10% del impuesto de renta y el complementario de remesas, sin importar
que el servicio o la consultoría se preste desde el exterior o en el país,
La circular externa número 073 de 1996 consagra que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 632 del Estatuto Tributario que el registro en el Incomex,
es uno de los documentos que deberán conservarse por un periodo de 5 años por
ser medio de prueba para efectos de acreditar el tratamiento tributario especial
que para los servicios técnicos, de asistencia técnica y de servicios personales
señala el artículo 53 del Estatuto Tributario.
164
CONCLUSIONES
No existe un consenso claro sobre lo que constituye el Know-How. Aunque existe
una idea general respecto de esta figura, sus elementos no han sido
unánimemente determinados, siendo en la mayoría de los casos identificado con
la figura del Secreto Industrial.
El Know-How según lo analizado es un bien de carácter inmaterial, con valor
patrimonial para su autor o actual poseedor, a quien la ley le reconoce derechos
subjetivos. Se enmarca dentro de los derechos de propiedad industrial, aunque no
se puede ejercer sobre el un derecho de exclusiva y, hace parte de los bienes o
patrimonio del empresario. Como dijimos, aunque el Know-How no otorga un
derecho exclusivo de carácter absoluto, si se tiene sobre el una propiedad limitada
mientras se mantenga su reserva o no sea adquirido lícitamente por la
competencia.
Debido a la complejidad de la figura, decidimos no dar una definición de lo que es
el Know-How, realizamos una delimitación de la figura a través de los elementos
que involucra, buscando siempre lograr un consenso entre las diferentes
posiciones que existen sobre el tema. De esta manera concluimos que los
elementos que involucra el Know-How son los siguientes:
- Es un saber hacer de carácter inmaterial, especializado, que puede abarcar
conocimientos de carácter industrial, comercial y experiencias adquiridas sobre
un negocio en particular.
165
- Se trata de conocimientos que si bien no son públicos, tampoco son secretos,
sino reservados, en el sentido que la información que constituye el Know-How
no pueda ser adquirida sin un esfuerzo considerable, como consecuencia de
un procedimiento costoso y quien lo desea adquirir de un tercero solo lo puede
hacer a través de la celebración de un contrato de Know-How. Para la
determinación de su reserva hay que mirar en cada caso concreto si el
conocimiento es conocido o no dentro del sector al que se va a transmitir, de lo
cual dependerá su valor económico.
El Know-How se distingue de lo que se ha dado llamar Secreto Industrial, en
cuanto a su contenido, siendo el del Know-How más amplio en lo referente a
su reserva y a los conocimientos que este abarca (conocimientos industriales,
comerciales y experiencias del negocio)
- El Know-How representa un valor económico por el carácter de novedad,
especialización y reserva en el área de aplicación, por su superioridad
competitiva y éxito comercial.
En cuanto a su tratamiento legal, en la legislación supranacional andina y la
legislación internacional en materia de derecho sobre la protección de la propiedad
intelectual, no hay una regulación especifica de la figura. La decisión 344 del
Acuerdo de Cartagena regula los Secretos Industriales, que para algunos autores
se identifica a lo que constituye el Know-How, lo que para nosotros no es acertado
en el sentido en que el secreto industrial terminológicamente se limita a
conocimientos a conocimientos de carácter exclusivamente técnicos e industrial.
Lo que para nosotros trae la decisión, es lo que se ha dado llamar secretos
empresariales, los cuales pueden ser objeto del Know-How pero siempre teniendo
166
en cuenta la concepción de reserva que sobre el recae. En este sentido la
regulación sobre el secreto industrial es aplicable al concepto del Know-How,
siempre teniendo en cuenta las características especiales que hemos delimitado a
esta figura.
El Know-How es en la mayoría de los casos objeto de otros contratos más
complejos, como el contrato de franquicia en donde la transmisión del Know-How
es solo uno de los objetos del contrato.
Cuando se trata como objeto único de contratación puede ser transmitido a través
de un contrato de carácter especial que puede revestir las modalidades de licencia
o cesión de Know-How, siendo el primero una autorización para su uso por un
tiempo determinado, y en el segundo caso una transmisión definitiva de los
conocimientos que involucra. En los contratos de Know-How, las partes al
determinar las cláusulas que incluye el contrato deben determinar las conductas
que puedan llegar a violar el derecho a la competencia para lo cual se debe tener
en cuenta:
- El decreto 259 de 1992 que en su artículo 2 parágrafo establece las cláusulas
que no pueden estar presentes en contrato de transferencia de tecnología.
- La ley 155 de 1959
- Decreto 2153 de 1992
- Ley 256 de 1996.
Cuando un contrato de Know-How implique importación de tecnología debe ser
registrado ante el INCOMEX, este organismo previo análisis determinará si el
contrato contiene los requisitos positivos y negativos establecidos en el decreto
167
259 de 1992, decreto que solo contiene algunas de las cláusulas de prohibida
estipulación contenidas en la decisión 291 del Acuerdo de Cartagena.
Si un contrato contiene Cláusulas que están en contra de las prohibiciones de la
decisión pero no contra las establecidas en el decreto, dicho contrato será
susceptible de registro, luego de lo cual queda cobijado con presunción de
legalidad lo cual no obsta para que quien se vea afectado, acuda ante la
superintendencia de industria y comercio y solicite la aplicación de la legislación
291 del Acuerdo del Cartagena. Consideramos que lo correcto sería que el
INCOMEX, al momento del análisis realice una confrontación de las cláusulas
contenidas en el contrato con toda la legislación vigente en la materia e prácticas
restrictivas de la competencia y competencia desleal y no solo con lo establecido
por l decreto 259 de 1992.
El principal mecanismo e protección del Know-How, radica en el deber de
confidencialidad presente en el contrato, que busca proteger la reserva que se
predica de los conocimientos de que es objeto. De tal manera que solo basta la
infracción a este deber para que surja una responsabilidad contractual.
Cuando los conocimientos son alcanzados por un tercero de manera ilícita s
deberá entrar a probar primero la reserva del secreto y determinar si dichos
conocimientos no eran el dominio público dentro del sector en el que se presenta
la violación y segundo que la adquisición de los conocimientos sea ilícita en el
sentido de que no se hayan llegado a ellos por sus propio medios e investigación.
La principal protección frente a este tipo de violación esta dada por el artículo 16
de la ley 256 de 1996, norma que regula la violación de Secretos Industriales
como una conducta constitutiva de competencia desleal.
168
En el ámbito penal el artículo 238 de Código Penal tipifica como delito la violación
de la reserva industrial. De lo anterior concluimos que se pueden dar dos tipos de
responsabilidad, una civil que implicaría indemnizaciones, prohibiciones y demás
sanciones de carácter comercial, y por otro lado se daría una responsabilidad de
carácter penal con todas sus implicaciones.
Hay que decir sobre la responsabilidad penal que esta solo es reconocida por la
Corte Suprema cuando se trata de conocimientos puramente técnicos e
industriales, sin tipificar este delito para la violación de secretos comerciales,
cuestión que para nosotros deja sin protección conocimientos que en muchas
ocasiones pueden llegar a ser más valiosos que los solos conocimientos técnicos
e industriales.
169
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