YOU ME NEWS 1

제98호 >>> 2016년 5월 25일 발행

특허 해설 2017년달라지는특허법·1

YOU ME 변리사 동정

김자영변리사, 김인욱변리사, 유정민변리사입사·2

지식재산권 관련 정보

2년지난특허무상양도시부가세면제된다·3

해외상표출원, TM5 ID List Website 이용하여쉽게해보자·3

특허법원대내외적전문성강화 - 지식재산중심법원으로의도약·5

해외법률 동향

유럽특허청(European Patent Office)의 심판제도및우선심판·6

해외 단신

최근 EPO Board of Appeals 심결문으로 보는 선택적 특징(Optional

Features)의 기재불비여부·7

승소사례 프랜차이즈사업과상표권·8

이달의 판례

진보성 판단에 대한 인용문헌 해석에 관한 판결 - 대법원 2016. 1. 14.

선고 2013후2873,2880 판결【등록무효(특)】·10

기술적 표장 해당 여부에 대한 대법원 판결 - 대법원 2016. 1. 14. 선고

2015후1911 판결【거절결정(상)】·12

YOU ME 소식

YOU ME 특허법인, 변리사의무연수개최·14

(재)유미과학문화재단, 제2회 유미과학문화상에 빅히스토리 단체 공동

수상·14

YOU ME 사우회Happiness Winery 행사·16

2016.2.29. 공포된 특허법(법률 제14035호) 및 실용신안

법(법률 제14034호)에 따라 조속한 권리확정, 사후구제의

기회확대, 그리고부실특허예방이가능할것이라고합니

다. 특허청은 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을

개선·보완하는 것을 입법 추진 배경으로하여 2017년 새

롭게달라지는지식재산제도를발표했습니다.

주요내용은다음과같습니다.

•특허출원의 심사청구기간의 단축(5년→3년) [제59조제2

항]

1) 기존에는 심사청구기간이 5년으로 길어 특허발명에

대한권리확정이지연되는문제점이있음.

2) 조속한권리확정을위해특허출원의심사청구기간을

특허출원일부터 3년이내로단축.

- 2017년 3월 1일이후출원한특허출원부터적용

•특허취소신청 제도의 도입(신설) [제132조의2부터 제132

조의15까지 신설, 제133조제1항 각 호 외의 부분]

1) 현재 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 3개월

이내에는 누구든지 특허무효심판을 청구할 수 있으나 특

허무효심판절차가 복잡하여 활용도가 적은 문제점이 있

음.

2) 누구든지 특허취소사유를 특허심판원에 제공하면 해

당 특허의 취소 여부를 신속하게 결정하는 특허취소신청

제도를도입하여특허검증을강화함.

- 2017년 3월 1일이후설정등록된특허권부터적용

•정당한 권리자의 출원기간 연장(심결이 확정된 날부터 30일

이내) [제35조 단서]

1) 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경

우그특허의등록공고가있는날부터 2년이내또는심결

이 확정된 날부터 30일 이내 중 빠른 날까지 정당한 권리

자가 특허출원을 하여야만 정당한 권리자의 특허출원은

무효로된그특허의출원시에특허출원한것으로간주하

고 있으나, 이 경우 특허무효심결이 지연되어 무권리자의

특허가 등록공고 후 2년이 지난 후에 무효심결이 확정되

면정당한권리자가보호받지못하는문제점이있음.

2) 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 날

부터 30일까지만 정당한 권리자가 출원을 하면 정당한 권

리자의 특허 출원시기가 소급되도록 함으로써 정당한 권

특허 해설

2017년달라지는특허법유미특허법인 변리사 민진홍

2 YOU ME NEWS

특허 해설

리자를보호할수있도록함.

- 2017년 3월 1일 이후 설정 등록된 무권리자 특허권

부터적용

•특허권 이전청구 제도의 도입(신설) [제99조의2]

지금까지는 무권리자가 특허출원을 하여 특허를 받은

경우 정당한 권리자는 무권리자의 특허를 무효로 한다

는심결을받은후별도로특허출원을하여특허권을취

득할 수 있었으나, 앞으로는 정당한 권리자가 무권리자

의 특허권 이전을 법원에 청구하고 법원의 판결을 받아

무권리자의 명의로 설정등록된 특허권을 이전등록하는

방법으로도 특허권을 취득할 수 있게 함으로써 정당한

권리자의편의를도모함.

- 2017년 3월 1일 이후 설정 등록된 무권리자 특허권

부터적용

•직권 재심사 제도의 도입(신설) [제66조의3]

심사관이특허결정을한후명백한거절이유를발견한

경우 직권으로 특허결정을 취소하고 그 특허출원을 다

시 심사할 수 있도록 하여 하자 있는 특허를 사전에 방

지하도록 하되, 권리 보호의 안정성을 위하여 특허권이

설정등록되기 전까지만 특허결정을 취소할 수 있도록

함.

- 2017년 3월 1일 이후 특허결정하는 특허출원부터

적용

•특허거절결정 등에 대한 심판 및 재심청구에 대한 절차

의 추후보완 기간 연장(14일→2개월) [제17조]

특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로

특허거절결정 등에 대한 심판 및 재심 청구기간을 지키

지못한경우에는그사유가소멸한날부터 14일이내에

절차를추후보완할수있었으나그기간이짧아국민의

권리가 제한될 우려가 있으므로 국제적 기준에 맞게 특

허거절결정 등에 대한 심판 및 재심청구에 대한 절차의

추후보완가능기간을현행 14일에서 2개월로늘림.

- 2017년 3월 1일 이후 절차 추후보완 가능한 특허출

원부터적용

•기타

명백히잘못기재된기재불비에대해심사관직권보정

허용(제51조제1항1호)

국내우선권주장출원 설정등록(출원공개)시 기초출원에

대한서류열람허용(제216조)

무효심판의정정청구취하기간의개선(제133조의2)

소송당사자절차중지신청권부여(제164조)

법인해산시특허권소멸규정정비(제124조)

YOU ME 변리사 동정

김자 변리사, 김인욱 변리사,

유정민 변리사 입사

김자영 변리사, 김인욱 변리사, 유정민 변리사가

2016년 3월 부터 YOU ME 특허법인에 합류하여

업무를시작하였습니다.

김자영 변리사 프로필

학력: 서울대학교 물리학과 (1995)

Beijing Tsinghua University 지식재산권법 법학석

사 (2007)

경력: 특허청 특허심사관(반도체2/영상기기/전자심사과)

(1999-2003)

장기국외훈련(중국 Beijing) (2004-2006)

특허청 특허심사관(전자심사과) (2007-2009)

변리사 자격 취득 (2008)

특허청 서기관(국제협력과, 통신심사과) (2010-2012)

특허심판원 소송수행관, 심판관 (2012-2015)

특허청 서기관(국제특허출원심사1팀) (2015-2016)

YOU ME 특허법인 (2016.3-현재)

김인욱 변리사 프로필

학력:서울교육대학교 초등교육학과(미술교육 심화) (2010)

경력: 명원초등학교 (2010-2012)

변리사 시험 합격 (2015)

YOU ME 특허법인 (2016.3-현재)

유정민 변리사 프로필

학력: 고려대학교 물리학과 (2015)

경력: 변리사 시험 합격 (2015)

YOU ME 특허법인 (2016.3-현재)

YOU ME NEWS 3

특허 해설지식재산권 관련 정보

앞으로특허권자가 2년이상보유한특허를무상양도

하는 경우 양수자가 납부해야 하는 부가가치세(이하, ‘부

가세’)가면제된다.

이는 특허청이 민관합동 창조경제추진단과 함께 기획

재정부, 국세청과 협의해 부가가치세법상 특허 등 무형

자산에 대한 무상양도 시 부가세 부과와 관련한 유권해

석을받음으로써가능해졌다.

종전에는유상으로특허가양도되는경우실제거래가

격 기준으로 부가세가 부과되는 반면, 무상으로 양도되

는경우해당특허의시가기준으로부가세가부과되어,

무상 양도 시 오히려 더 많은 세금을 내게 될 소지가 있

었다. 또한 특허 시가 산정의 어려움은 대기업 특허가

중소기업에이전되는데에장애가되어왔다.

앞으로는 대기업 등 특허권자가 무상 개방한 특허가

중소기업 등 양수인에게 양도되는 경우, 이는‘사업상

증여’로 간주되게 된다. 해당 특허는 감가상각자산으로

서 특허청에 등록된 시점부터 사용된 것으로 보아 6개

월마다 부가세가 25%씩 감면되고, 등록 후 2년이 지나

면 100% 감면되어부가세가전면면제된다(부가가치세법

제10조제5항, 제29조제11항, 동법 시행령 제66조제1항 및 제

2항).

특허청에 따르면 현재 대기업들이 무상 개방한 특허

총 3만5천여건중약 90%가등록후 2년이지난것으로

파악되고있으며, 따라서금번이들특허에대한부가세

면제조치로 특허의 중소기업 이전이 더욱 활성화될 것

으로기대된다.

또한, 대기업이 중소기업에 특허를 무상 이전하는 경

우‘동반성장지수 평가’에서도 우대를 받게 된다. 동반

성장지수 평가 시 대기업이 중소기업에 특허를 무상으

로제공한실적에대해종전에는 0.5점(100점 만점)의 가

점을 부여 받았는데, 특허청은 동반성장위원회와 협의

하여금년도부터가점을 1점으로상향한다고밝혔다.

한편, 특허청은특허권자가창조경제혁신센터또는지

식재산거래정보시스템(IP-Market)을 통해특허를개방

하고, 중소기업에무상이전할경우특허권자가특허수

수료 납부 시 현금처럼 사용할 수 있는‘지식재산포인

트’를지급하는제도를지난해 11월부터시행하였다. 이

에 따르면 특허권자가 특허를 무상 라이센싱하는 경우

라이센스 기간 동안 특허권자가 납부한 특허료의 50%

를 포인트로 돌려 받고, 무상으로 양도하는 경우 30만

원상당의포인트를지급받게된다.

또한, 특허청은지난해대기업이각창조경제혁신센터

를 통해 개방한 11만여건의 특허정보를 수요자가 보다

쉽게 검색할 수 있도록 지식재산거래정보 시스템(IP-

Market)을 확충한바있다.

동반성장 평가 인센티브 확대 및 지식재산 포인트 지

급제도를 비롯하여, 금번 유권해석에 따른 부가세 면제

조치를 통해 대기업의 특허개방 및 중소기업의 신제품

개발과일자리창출이확대될것으로예상된다.

상표권은속지주의원칙에따라, 상표권으로서적법하

게 등록된 나라에서만 권리로서 보호될 수 있다. 따라

서, 여러 나라에서상표권으로보호받기위해서는각나

라에각각출원을해서등록을받아야만한다. 상표등록

을 받기 위해서는, 여러 가지 실체적인 사항들과 함께

절차적인 사항들의 검토가 선행되어야 한다. 이 때, 각

나라마다 법 제도가 조금씩 상이하기 때문에 상표법에

대하여 문외한인 일반인들의 경우, 상표등록을 받기가

난해하다. 특히, 실체적인 사항들의 경우에는 상표법에

대한 전문가인 변리사들이 아닌 일반인들이 정확하게

이해하고, 검토하기가 어려울 것이다. 하지만, 조금만

주의를 기울이면 국내 출원건에 한하여는 절차적인 사

항 특히, 정확한 상품명(또는 서비스업의 명칭)과 상품(또

는 서비스업)의 분류를 정확하게 지정하는 것은 가능할

2년 지난 특허 무상양도 시 부가세 면제된다유미특허법인 변리사 김태훈

해외상표출원, TM5 ID List Website 이용하여쉽게 해보자

유미특허법인 변리사 김인욱

것이다. 그러나 여전히, 해외상표출원에 대해서는 각국

마다 상이한 상품명(또는 서비스업의 명칭)과 상품(또는 서

비스업)의 분류 탓에 일반인들의 경우 어려움을 겪을 수

있다.

구체적으로, 다른 나라에 상표를 출원하여 권리로 등

록받기위해서는, 타국의특허청에상표와관련된상품

또는 서비스업의 명칭과 상품 또는 서비스업의 분류를

정확하게 지정하여야 한다. 그런데 각 나라마다 인정되

는상품명칭이상이하여, 해외로출원하는경우상품명

칭 또는 상품분류의 불명확으로 인하여 거절되는 경우

가 많이 발생하고 있다. 최근 조사에 따르면, 세계지식

재산기구(WIPO)를 통해 해외로 상표 출원하는 경우, 상

품명칭 또는 상품분류의 불명확으로 거절되는 비율이

2013년에는 25.3%, 2014년 상반기에는 17.1%에 달했

다고한다.

이러한해외출원의문제점을해결하기위하여, 특허청

은 외국 특허청 및 세계지식재산기구와 지속적으로 개

선방안을논의해왔다.

그 첫 결실로 영국·프랑스 등 42개국의 외국특허청

및 아프리카지식재산기구(The African Intellectual

Property Organization)와 같은국제기구의상품명칭및

상품분류를 검색할 수 있는 한국의 TM클래스 웹사이트

(http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=ko)가 2013년 5월

개통하였다.

이어서는 세계지식재산기구에서 인정하는 상품명칭

및 상품분류를 한국어로 검색할 수 있는 한국어 웹사이

트(http://www.wipo.int/mgs/?lang=kr)도 2014년 6월

서비스를시작했다.

또한, 마침내 특허청은 2015년 3월 12일 * TM5 회원

국인미국, 유럽, 일본, 중국, 한국에서공통으로인정되

는 상품·서비스업 명칭을 쉽게 검색할 수 있는 웹사이

트인“TM5 ID List Website”서비스를 시작했다고 밝

혔다.

TM5 ID List Website(http://oami.europa.eu/ec2

/tm5)는 전세계 상표출원의 70%이상을 차지하는 TM5

회원국(미국, 유럽, 일본, 중국, 한국)과 함께 구축한 것으

로, 이들국가의특허청이공통으로인정하는약 15,000

개의 상품명칭을 쉽게 검색할 수 있도록 한 웹사이트이

다.

이 웹사이트에 수록된 상품명칭 및 상품분류 구분은

각 TM5 회원국이매달 30개씩제안하여회원국들의승

인을 받은 것이다. 따라서, 동 웹사이트에서 검색된 상

품명칭및상품분류구분에따라각국가에출원하는경

우 상품명칭 불명확 또는 상품분류 오류에 따른 거절이

유통지를받을가능성은매우낮을것이다.

‘TM5 ID List Website’개설의가장큰장점은상표

를여러국가에서등록받고자할때, 시간절약을할수

있다는 것에 있다. 또한, TM5에 해당하는 국가의 특허

청 뿐만 아니라, 타 국가의 특허청에서도 사용 가능한

통합 목록을 완성할 수 있기 때문에 TM5 회원국 외 다

른 나라에 출원하고자 할 때에도 유용하다는 장점이 있

다.

특허청 상표디자인심사국장은“TM5 회원국(미국, 유

럽, 일본, 중국, 한국)에 상표를 출원하려는 기업은 해외

대리인 비용 절감 및 신속한 권리획득을 위하여 TM5

ID List Website를 통해 상품명칭을 검색하고 출원할

것을 권장한다”고 하면서“해외 출원인의 편의를 도모

하기 위하여 향후 선진 상표청의 모임인 TM5 회원국과

협력을더욱강화할것”이라고밝혔다.

물론, 각 나라에상표출원을하여등록받기위해서검

토해야 하는 사항이 한 두 가지가 아니고, 그러한 검토

과정이 쉬운 것도 아니다. 따라서, 웬만하면 상표 전문

가인 변리사에게 상표출원을 의뢰하는 것이 가장 바람

직하겠지만, 사정이 여의치 않은 경우 최소한의 검토를

위하여‘TM5 ID List Website’를 이용하는 것을 추천

한다.

* TM5 : Trademark 5 offices를 의미하며, 전 세계 상표·디자인 출원의 약

70%를 차지하는 한국, 미국, 유럽, 일본, 중국 선진 5개국 협의체임

참고문헌

1. http://www.fnnews.com/news/201503121715253124

2. http://euipo.europa.eu/ec2/tm5

4 YOU ME NEWS

지식재산권 관련 정보

지난 2015년 6월 대법원 산하 지식재산 IP 허브 코트

(Hub Court; 중심 법원) 추진위원회의 발족을 시작으로,

2015년 11월 5차 회의에 이르기까지, 특허법원의 전문

성강화를위한방안이논의되어왔다.

논의 결과로 1) 특허권 등에 관한 소송의 특허법원으

로의 관할집중 방안 2) 특허법원 법관의 전문성을 강화

시키는 방안 3) 특허법원에 지식재산 분쟁해결센터를

설치하는 방안 4) 국제재판부를 설립하는 방안 등에 대

해합의를도출하였으며, 도출된합의내용을최근구체

화하고있다.

1) 특허권 등에 관한 소송의 특허법원으로의 관할집중

우선, 지난 2015년 11월 12일, 특허권 등에 관한 소송

관할집중을 골자로 하는‘민사소송법 및 법원조직법 개

정안’이 국회 본회의를 통과하여, 2016년 1월 1일부터

시행되었다.

그간특허법원은특허심판원을 1심으로하여올라오는

심결취소소송만 담당하였을 뿐 침해소송에는 관여하지

못하였으나, 특허권 등에 관한 침해소송의 1심 재판 기

관을 고등법원 소재 지방법원 5곳(서울, 광주, 대전, 대구,

부산)으로 축소하고, 2심은 특허법원으로 일원화하여,

관할집중을이루게되었다.

이와 관련하여, 최근 특허법원은 특허 등 침해소송 사

건에 적용될 심리 매뉴얼을 제정하고, 특허법원의 침해

소송 항소심 재판에 적용되는 세부적인 절차 및 기준을

명시하였다. 이는 특허소송에서 최초로 시도되는 것으

로, 신속하고 효율적인 절차 진행을 보장하며, 사건 관

련인으로 하여금 절차에 대한 예측 가능성을 부여하여

소송준비의편의성을제공하기위함이다.

2) 특허법원 법관의 전문성 강화

아울러, 최근(2월) 대법원은 특허법원에 재판부를 1개

증설하고, 법조경력 15년 이상의 지식재산권 분야 전문

성을 가진 고법판사 2명을 특허법원에 최초로 배치하였

다. 이는, 특허법원 판사들의 전문성 강화를 중요한 요

소로판단한결과에따른것이다.

이에 앞서 IP 허브 코트 추진위원회의 방안에 따르면,

재판부의 기술적 판단을 돕기 위해 박사급 전문 인력을

대거 채용하기로 한 바 있어, 이 또한 추진될 것으로 예

상된다.

3) IP 조정위원회 구성

이외에도, 특허법원에 지식재산 분쟁해결센터를 설치

하는 방안은 최근(4월) 특허법원의 IP 조정위원회 구성

으로구체화되었다.

특허권 등에 관한 분쟁은 고도로 전문화된 분야에 관

한것으로, 영업비밀이나노하우의공개우려가있어신

속한 분쟁해결이 요구되는 것인 바, 본안소송 대신 조

정·중재·화해 등 대체적 분쟁해결(ADR)로 조기에 회

부하여신속하고원만한해결을유도하기위함이다.

이를 위해, 조정위원회는 IP 소송 분야의 법률 전문가

16명과과학기술분야의 전문가 12명 등총 28명으로 구

성하여, 분쟁 해결을 유도함에 있어서 공정성과 신뢰성

을제공하고자하였다.

4) 국제재판부 설치

한편, 특허법원의 대내적 전문성 강화뿐만 아니라 대

외적 분쟁 해결 거점으로의 도약을 위해, 최근(1월) 발의

된‘특허법 일부법률개정안’은 당사자의 신청에 따라

외국어 변론 및 증거 제출이 가능한 국제재판부를 설치

하는것을골자로한다.

현행법원조직법및민사소송법하에서는예외적인경

우를 제외하고 국어 사용을 의무화하여 외국어 문서는

번역하여 제출하여야 하나, 개정안에서는 번역문 첨부

등에 관한 규정을 적용 받지 않고 당사자 신청에 따라

외국어변론은물론증거제출을허용하여, 국제적사법

접근성을강화하고자하는것이다.

이에 따라, 1심 재판을 담당하는 지방법원과 2심을 담

당하는 특허법원에 대해, 국제사건을 전담하는 국제재

판부를 신설하며, 국제 사건에서 허용되는 외국어의 범

위나 허가 절차 등은 대법원규칙으로 정하도록 하는 방

안이거론되고있다.

YOU ME NEWS 5

특허 해설지식재산권 관련 정보

특허법원 내외적 전문성 강화

- 지식재산 중심 법원으로의 도약유미특허법인 변리사 이승

6 YOU ME NEWS

해외법률 동향

1. 유럽 특허 제도의 개관

유럽의특허는유럽의각국가별로개별적으로출원진

행하거나, 유럽특허조약(European Patent convention;

EPC)에의거하여유럽특허청(EPO)를통하여출원, 심사

및 등록 절차를 진행하는 방법이 있다. 또한, 최근 유럽

에서는 침해 또는 무효 사건의 효력을 참가국에 동일하

게미치는 EU단일특허제도에대한의결이이루어진바,

통합특허법원의창설등의변화를앞두고있다.

이하에서는 유럽특허조약에 의한 유럽 특허청(EPO)의

거절 결정 및 이의 신청 결정에 대한 불복심판 절차에

대하여간략히살펴보도록한다.

2. 거절 결정 및 이의 신청 결정에 대한 불복 심판

특허출원된발명이특허요건을충족할경우, 유럽특

허청은 특허 허여 결정(Decision to grant)을 통지하고,

그렇지않을경우거절결정을하게된다.

특허 허여 결정이 부여된 후, 제3자는 유럽 특허공보

에 특허의 내용이 실린 날로부터 9월 이내에 유럽 특허

청에 이의신청(opposition)을 할 수 있다. 이 때, 위 9월

의 이의신청기간은 제척기간이고, 이의신청은 누구든지

제기할수있다.

이의 신청의 이유는, 1)해당 특허가 신규성 또는 진보

성 등의 특허성이 결여된 경우 2)명세서가 해당 분야의

기술자에 의하여 실시할 수 있을 정도로 명확히 기재되

지 않을 경우 3)출원시보다 요지가 더 추가될 경우만으

로제한되는데, 유럽 특허청은이의신청에이유가있을

경우 특허 허여 결정을 취소하고, 이유가 없을 경우 이

의신청을기각한다.

한편, 출원인은위이의신청의결정및특허거절결정

에 불복하는 불복 심판을 심판부에 청구할 수 있다. 심

판을 청구하고자 하는 자는 위 결정의 통지일로부터 2

월이내에불복심판을제기하여야하고, 4월 이내에심

판청구이유서를제출하여야한다.

거절결정불복심판은유럽특허청의조사담당부가담

당하고, 이의신청 결정 불복심판은 이의신청 담당부가

담당한다. 심판부의 심리는 서면 심리를 원칙으로 하며,

필요에따라심판관또는심판청구인의요청에따라구

두심리를 병행한다. 심판부의 심리 후, 심판 청구가 이

유가 있거나 이유가 없을 경우, 이유 있음 또는 이유 없

음심결을내리며심판을종결한다.

유럽 특허청은 독립된 기관으로 유럽특허청에 출원된

사건에관하여최종적인결정을내리며, 이에 불복할수

있는 법적인 수단은 없다. 따라서, 기본적인 절차상의

하자와 같은 중대한 하자가 아닌 한 유럽특허청의 결정

에는재심을청구할수없다.

한편, 심판 기간은 특허권자와 그 이해관계인들에게

직접적인 영향을 미치게 되므로, 이에 한국을 비롯한 세

계의각국에서는심판기간을단축하면서도적절한분쟁

해결을위한제도로서우선심판제도를운영하고있는데,

이에대하여는아래에서보다자세히설명하기로한다.

3. 유럽 특허청의 우선심판 제도

심판은원칙적으로심판청구일순으로심리하여야하

나, 심판상의 당사자 또는 이해관계인에게 우선적으로

심판을처리하여야할긴급한사정이인정되는경우, 우

선심판 제도를 이용하여, 다른 심판에 앞서 해당 심판

절차를먼저진행할수있다.

유럽 특허청은 거절결정 불복심판 또는 이의 신청 결

정불복심판에있어서, 위 우선심판제도를적용하고있

다. 예컨대, 1) 해당특허에대하여특허침해소송이제기

되었거나 제기될 것이라 예상되는 경우 2) 해당 특허의

라이선스계약 여부가 심판 결과에 의해 좌우되는 경우

3) 우선심사된 이의신청 사건이 다시 심판의 대상이 되

었을경우에우선심판을청구할수있다.

유럽 특허청 심판부의 위원회는 2016. 1. 에“법률상

의 이익을 가지는 자는 심판부에 우선심판을 요청할 수

있다”는 점을 공표(Official Notice)한 바 있다. 따라서,

우선심판을 청구하기 위하여, 법률상의 이익을 가지는

자는심판초기또는중도에자신의긴급한사유를뒷받

침할 수 있는 입증 자료를 해당 법원 또는 관련 기관에

함께제출하여야한다.

한편, 심판부는 당사자 또는 이해관계인의 청구에 따

유럽 특허청(European Patent Office)의

심판 제도 및 우선심판유미특허법인 변호사 염동진

YOU ME NEWS 7

해외법률 동향

최근 EPO Board of Appeals 심결문으로 보는 선

택적 특징(Optional Features)의 기재불비 여부1

유미특허법인 미국변호사 송인순

1 본 해외단신은 다음 웹사이트에 기재된 Wolters Kluwer의 블로그 내용을 기초로 작성됨: http://kluwerpatentblog.com/2015/07/14/finally-more-clarity-

from-the-boards-of-appeal-of-the-epo/2 Rule 162 (1) If the application documents on which the European grant procedure is to be based comprise more than fifteen claims, claims fee

shall be paid for the sixteenth and each subsequent claim as laid down in the Rules relating to Fees within the period under Rule 159,

paragraph 1.3 Ex-parte appeal decision (T1882/12)4 Article 84 The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the

description. 5 Rule 43(3) Any claim stating the essential features of an invention may be followed by one or more claims concerning particular embodiments

of that invention. 6 Rule 43(4) Any claim which includes all the features of any other claim (dependent claim) shall contain, if possible at the beginning, a

reference to the other claim and then state the additional features. A dependent claim directly referring to another dependent claim shall also

be admissible. All dependent claims referring back to a single previous claim, and all dependent claims referring back to several previous

claims, shall be grouped together to the extent and in the most appropriate way possible.

라반드시우선심판을진행해야하는것은아니다. 유럽

특허청의 우선심판 제도에 있어서, 우선심판을 진행할

지여부는여전히심판부의재량에의하기때문이다. 또

한, 심판부는 당사자 또는 이해관계자들의 청구가 없더

라도 당사자 또는 이해관계자들의 법적인 불안정을 해

소하기위하여, 직권으로우선심판을진행할수있다.

이처럼, 유럽 특허청의 우선심판 제도는 해당 심판에

대하여 법률상 이익을 가지는 자에게 조속히 법률상의

안정적인 지위를 부여하고, 심판 지연으로 인한 손해를

방지하기위하여운영되고있다.

해외 단신

유럽에서는 Rule 162 EPC2에 의한 15개를 초과하는

청구항에 대한 추가 비용을 줄이면서도, post-grant

proceeding에서청구항을정정해야하게될경우그기

반을 마련하고자 청구항에 preferably, particularly,

such as와 같은 선택적 표현을 사용해왔다. 그런데, 이

와 같은 선택적 표현이 명확한지 여부에 대해 여러가지

의견이있었는데, 선택적표현을사용하는데있어가이

드라인이 될만한 최근 심결문3이 있어 이를 소개코자 한

다.

본 심결문에 있어서 쟁점이 된 청구항에서 다음과 같

이선택적표현이다수사용되었다:

“A mouth and tooth care and purification agent

according to claim 1, characterized in that it

contains 12 to 60 wt.-%, preferably 15 to 50 wt.-%,

more preferably 17 to 40 wt.-% and particularly 20

to 35wt. -% of sorbitol and/or glycerol and/or 1,2

propylene glycol.”

Examining Division은 상기 청구항이 Article 844

뿐만 아니라 Rules 43(3)5 및 43(4)6도 위반한다며최종

거절결정을 내렸으나, 출원인인 Henkel은 이와 같은

거절결정에 굴복하지 않고 항소를 하였다. 참고로,

Article 84는 청구항은 보호하고자 하는 대상을 명확하

고도 간결하게 정의해야 하며, 명세서에 의해 뒷받침되

어야한다는내용을담고있으며, Rules 43은 청구항의

형태 및 내용에 관한 규칙으로, 특히 43(3) 및 43(4)는

독립항및종속항의형태및내용에관한내용을다루고

있다. 특히 Article 84의 내용은 다음의 Guidelines

for Examination, C-III, 4.9 (2010)의 내용과도 일맥

상통한다고볼수있다:

“4.9 선택적 특징- Preferably, for example, such

8 YOU ME NEWS

해외 단신

as 또는 more particularly와 같은 표현들은 불명료

(ambiguity) 문제를일으키지않도록주의깊게살펴보아

야한다. 이와 같은표현들은청구항의범위를한정하는

효과가없는데즉, 이러한표현에뒤따르는표현은전체

적으로선택적인것으로고려되어야한다”

Board of Appeals는 Henkel의 항소를 받아들였으

며, 문제가된청구항이 Article 84 또는 Rules 43(3) /

43(4)를 위반하여허여될수없다는 Examining Divi-

sion의 결정은위법이라는판결을내렸다. 특히, Board

of Appeals는 심결문을 통해 상기 청구항에서 사용된

선택적 표현이 Rules 43(3) / 43(4)을 위반할만한 내용

을 포함한다고 보기 어려우며, 다만 Article 84에 근거

하여 명확성(clarity) 또는 간결성(conciseness)에 반할

수있는잠재적인문제가있으나, 선택적표현을사용했

다는 이유만으로 청구항이 허여될 수 없다고 규정한 규

칙은 없다고 언급하고 있다. 다시 말해, 선택적 표현을

사용했더라도 청구항의 명확성 또는 간결성에 있어 별

다른 문제가 없다면, 이러한 청구항은 허여되어야 한다

는입장을표명한것이다.

특히, Board of Appeals는 상기 쟁점이 된 청구항에

있어명확성이문제가될만한내용은없으며, 간결성에

있어서는 이와 같은 선택적 표현이 사용된 청구항이 여

러 개의 종속항을 사용하는 것보다 오히려 이해하기가

용이할수도있다는의견을제시하였다.

따라서, 전술한 내용들을 종합해 볼 때, Board of

Appeals는 EPC의 법규나 규칙에서 선택적 표현을 사

용한 청구항들을 선험적으로 거절시킬 만한 근거가 없

다는 해석을 확고히 한 것으로 보이며, 이와 같은 심결

문의 내용이 선택적 표현을 사용한 청구항을 EPC의

formal requirement에 위배된다는 이유로 거절시키

는일부 EPO 심사관의관행을종식시킬수있는지귀추

가주목된다.

I. 서론

요즘은 다양한 프랜차이즈사업이 유행이다. 프랜차이

즈사업을 진행하거나 해당 가맹점을 개업하는데 있어서

확인해야할많은사항들이있겠지만, 특히 중요한것이

바로프랜차이즈사업에사용될상표권확보의문제다.

특정한 표장을 사용하여 프랜차이즈사업을 시작한 이

후에 상표권 문제가 발생하면 이를 변경하는 것이 쉽지

않을 뿐만 아니라 변경하는데 막대한 비용이 소요되고,

심지어는 사업의 근간이 흔들릴 수도 있다. 프랜차이즈

사업을 준비하고 수행하는데 있어서 상표권의 확보와

유지에특히각별한검토와주의를요하는이유다.

이와 관련하여 아래에서는 프랜차이즈사업에 사용된

표장에 대한 상표권 분쟁으로 인해 사용 표장을 변경할

수 밖에 없었고, 원래 표장을 되찾아오기 위해 많은 시

간과 비용을 소모해야만 했던 사건에 관한 당 법무법인

의승소사례를소개하고자한다.

II. 사건의 경과

1. 사안의 개요

이 사건 원고는 A 김밥 프랜차이즈의 가맹본부이고,

피고는 B 김밥 프랜차이즈의 가맹점들이다. 원고는 A

김밥 프랜차이즈사업을 시작하면서 사업에 사용할 서비

스표(a)를 선정하고이에대한상표출원까지마친후 A

김밥 프랜차이즈 가맹점을 모집하며 사업을 시작하였

다. 그런데, 원고의 서비스표(a) 선정과 출원시 선출원

상표 검토에서 발견되지 않은 서비스표로서 원고가 출

원하고 사용하는 서비스표와 유사한 선등록 서비스표

(b)가 이미 존재했다. 위와 같은 사실을 알게 된 원고의

가맹점주 중 한 명이 해당 선등록 서비스표의 권리자로

부터권리를양수한후, 원고에게서비스표사용중단또

는 거액의 사용료 지급을 요구하였다. 원고는 어쩔 수

없이, 이미 상당기간 사용하여 지역적 주지성까지 획득

한 서비스표(a)의 사용을 중단하고 프랜차이즈사업에

사용할 표장을 새롭게 변경(a’)할 수밖에 없었고, 이에

프랜차이즈사업과 상표권유미법무법인 변호사 전응준, 신동환

유미특허법인 변리사 김성환, 장인선

승소사례

YOU ME NEWS 9

특허 해설승소사례

따라 가맹점들의 간판 등을 교체하기 위해 소요되는 모

든 비용까지 부담하였다. 아울러 원고가 출원하여 등록

받은서비스표권도등록무효가되었다.

이후 위 선등록 서비스표권(b)의 양수인은 원고 가맹

점에서 탈퇴하고 원고가 기존에 사용하던 표장(a)을 사

용하여 새로운 김밥 프랜차이즈사업을 시작하였다(피고

들은 바로 위 양수인이 운영하는 프랜차이즈 가맹본부와 계약

하고김밥가맹점을운영하는자들이다).

이에 원고로부터 사건을 위임받은 당 특허법인은 위

선등록 서비스표권(b)의 양수인(이 사건 피고들의 가맹본

부)이 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사

용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는

타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였다

는 이유로 그 등록서비스표에 대한 취소심판을 청구하

였고(상표법 제73조 제1항 제2호), 판결을 통해 최종적으

로등록취소가확정되었다.

위와같이결정적으로당특허법인이피고들가맹본부

의 선등록 서비스표(b)를 부정사용 취소시킴으로써, 원

고는 원고가 기존에 사용하던 표장(a)에 대해 상표 및

서비스표를 다시 출원할 수 있었고, 그 중 먼저 상표권

이 등록된 후 피고의 프랜차이즈 가맹점들에 대해 상표

권 침해 및 부정경쟁방지법 위반을 이유로 한 이 사건

표장사용금지소송을제기하였다.

2. 소송의 쟁점

원고가 과거에 사용하던 표장을 다시 출원한 시점은,

피고들의 가맹본부가 서비스표를 사용하기 시작한 시점

이후이지만, 피고들이 피고 가맹본부와 가맹계약을 체

결하고 해당 서비스표를 사용하기 시작한 시점보다는

앞선다.

이 사건 소송 과정에서 피고들은, 가맹본부가 원고의

상표출원일 이전부터 상표를 사용하고 있었으므로 피고

들에게도상표법제57조의3 제1항의선사용권이인정된

다고 주장하였다. 따라서 피고들이 가맹본부의 서비스

표사용시점을기준으로선사용권항변을할수있는지

여부가이사건의쟁점이다.

아울러, 피고들은원고가과거선등록서비스표권자인

피고들 가맹본부의 경고장을 받고 해당 표장 사용을 중

단한 것은 이 사건 서비스표를 포기하거나 피고들 가맹

본부에의한상표사용을묵인한것이므로, 이 사건소송

은 원고가 피고들의 영업을 방해하고 피고들에게 손해

를끼치기위하여제기한것으로서이는금반언또는권

리남용으로 허용될 수없다고 주장하였다. 즉, 권리자의

경고장을 받고 표장 사용을 중단한 행위가 상표의 포기

또는상표사용의묵인으로해석될수있는지여부가이

사건의또다른쟁점이다.

3. 서울고등법원의 판단

피고들의선사용권항변에대해법원은피고들의개점

일은이사건등록상표출원일이후이고, 가맹본부가선

사용에 따른 상표사용권을 가진다고 하더라도 피고들은

가맹본부와 가맹점계약을 체결함으로써 가맹본부의 등

록서비스표에 관하여 통상사용권을 설정받은 자에 불과

하므로상표법제57조의3 제1항에서정한선사용권자의

지위를 승계한 자에도 해당하지 않는다고 판단하여, 피

고들의항변을받아들이지않았다.

또한, 피고들 가맹본부의 경고장을 받은 원고가 표장

사용을 중단한 것은 등록서비스표권자와의 분쟁의 우려

가 있다면 일단 위 서비스표(a)를 사용하지 아니하겠다

고 한 것일 뿐, 원고가 서비스표 자체에 관한 권리를 포

기하였다거나 타인의 표장 사용을 묵인하였다거나 해당

표장을실제로사용할의사가없었다고볼수없다고판

단함으로써이에관한피고들의주장도배척하였다.

결국, 법원은 피고들에게 원고 등록상표에 대한 사용

금지와 피고의 간판 등에서 원고 등록상표와 유사한 표

장을제거할것을명하는판결을하였다.

III. 마무리

위서울고등법원판결이그대로확정된다면원고는피

고들의 가맹본부가 더 이상 추가적인 가맹점을 유치하

지 못하도록 할 수 있고, 이로써 과거 빼앗겼던 자신의

권리를 상당 부분 되찾을 수 있게 되었다. 다만, 원고가

이와 같은 결과를 얻기까지는 많은 비용과 거의 4년에

가까운시간을소모해야만했다.

프랜차이즈사업 준비 초기부터 법률전문가의 자문을

통해 향후 문제가 될 수 있는 부분을 점검하고, 경험 많

은 변리사를 통해 프랜차이즈사업에 사용할 표장에 대

한선출원상표검색등의검토를보다철저히수행하였

으면지금까지와같은많은비용과노력을상당부분아

낄수있었을것이다. 프랜차이즈사업준비에있어서상

표권에 관한 법률 검토는 아무리 강조해도 지나침이 없

다.

피고들 가맹본부의 서비스표(a) 사용 시작 시점

원고의 상표, 서비스표(a) 출원 시점

피고들의 서비스표(a) 사용 시작 시점

2012. 12.경

2013. 12. 3.

2014. 이후

10 YOU ME NEWS

이달의 판례

진보성판단에대한인용문헌해석에관한판결- 대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873,2880 판결【등록무효(특)】

변리사 백지영

제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지를 판단함에 있어 선행문헌을 해석할 때에는 선

행문헌의일부기재가아닌선행문헌전체내용과관련선행문헌을종합적으로고려하여통상의기술자가

합리적으로인식할수있는사항을기초로판단해야함을판시한사례

【판결요지】

[1] 제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정

되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될

수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여

발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람

(이하‘통상의 기술자’라고 한다)이 합리적으로 인식할 수

있는사항을기초로대비판단하여야한다.

[2] 그리고 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실

하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까

지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 발명을 용

이하게도출할수있는지를판단하여야한다.

【사안의 개요】

[가] 특허무효심판절차에서정정청구된‘프레가발린의

진통효과에 관한 의약용도발명’(이하‘정정발명’)의 진보

성을 판단하기 위한 선행문헌 갑 제17호증 발명의 특허

청구범위 제15항에 프레가발린의 라세미체가 뇌의

GABA 레벨을 증가시킨다는 기술적 구성이 포함되어

있다고하더라도,

갑 제17호증 발명의 내용에는 뇌의 GABA 레벨이 상

승하면 항경련 효과가 발생한다는 전제하에 프레가발린

의라세미체를이용한시험관실험및생체실험을한결

과, 생체내에서의 GABA 레벨의상승과는관계가없이

다른 작용기전들에 의하여 항경련 효과가 발생할 수 있

음을 암시하는 내용이 기재되어 있으므로, 통상의 기술

자로서는 갑 제17호증 발명의 특허청구범위 제15항은

프레가발린의 라세미체가 뇌의 GABA 레벨을 상승시킨

다는근거가없이단지그항경련효과가탁월하다는생

체실험결과에 기초하여 기재한 것으로 받아들일 것이

고,

시험관내GAD 활성화능력과뇌의GABA 레벨증가

사이 및 항경련 활성 사이에 상관관계가 없어 보이거나

불확실하다는 취지가 기재된 선행문헌들도 이 사건 정

정발명의 우선권 주장일 이전에 개시되어 있음에 근거

하여 원심은 통상의 기술자가 갑 제17호증 발명의 특허

청구범위에 기재된, 프레가발린이 뇌의 GABA 레벨을

상승시킨다는 불확실한 사실을 그대로 받아들여 이를

기초로 GABA 레벨의 상승이 진통효과를 가져온다는

추가적인 사실을 결합하여 프레가발린의 진통효과를 도

출하는것은쉽지않다고판시하였다.

[나] 이 사건정정발명의우선권주장일이전에개시된

갑 제6호증이, 가바펜틴은 Ca2+채널의 서브유닛(이하

‘서브유닛’이라 한다)에 결합하고, 프레가발린은 가바펜

틴보다 더 잘 서브유닛에 결합한다는 사실을 밝히는 한

편, 서브유닛이 가바펜틴이 항경련 활성을 발휘하는 결

정적 표적일 수 있다고 제안하고 있는 점 등이 인정되

나, 그러한 사정만으로 프레가발린이 Ca2+채널 차단제

라는 사실이 도출되지는 않으므로, 이를 전제로 하여

Ca2+채널 차단제가 통증치료에 효과가 있다는 사실을

결합하여 프레가발린의 진통효과를 쉽게 도출할 수 있

다고할수없다.

【대법원의 판단】

[가] GABA(gamma-aminobutyric acid) 레벨과 관련한

상고이유에 대하여

원심은 특허무효심판절차에서 정정청구된 특허청구범

위 제1항 및 이를 인용하는 종속항인 특허청구범위 제4

항 내지 제16항(이하 이를 모두 합하여‘이 사건 정정발명’

이라한다)의진보성이부정되지않는다고판단하였다.

진보성판단의선행문헌인갑제17호증발명의특허청

구범위제15항에프레가발린의 라세미체가뇌의 GABA

레벨을 증가시킨다는 기술적 구성이 포함되어 있더라도

갑 제17호증 발명의 내용에 의하면, ①통상의 기술자로

서는 생체 내에서의 GABA 레벨의 상승과는 관계가 없

이 다른 작용기전들에 의하여 항경련 효과가 발생할 수

있다고 판단하여 갑 제17호증 발명의 특허청구범위 제

YOU ME NEWS 11

특허 해설이달의 판례

15항은 근거가 없이 단지 그 항경련 효과가 탁월하다는

생체실험결과에 기초하여 기재한 것으로 받아들일 수

있다. ②그리고 시험관 내 GAD 활성화 능력과 뇌의

GABA 레벨증가사이및항경련활성사이에상관관계

가 없어 보이거나 불확실하다는 취지가 기재된 선행문

헌들도 이 사건 정정발명의 우선권 주장일 이전에 개시

되어있다.

이러한 사정들을 종합하면, 통상의 기술자가 갑 제17

호증 발명의 특허청구범위에 기재된, 프레가발린이 뇌

의 GABA 레벨을 상승시킨다는 불확실한 사실을 그대

로 받아들여 이를 기초로 GABA 레벨의 상승이 진통효

과를 가져온다는 추가적인 사실을 결합하여 프레가발린

의진통효과를도출하는것은쉽지않으므로,

원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 선행기술

의 신뢰성이나 적격성, 선행기술 파악, 진보성 판단 등

에 관하여 법리를 오해하거나 판례를 위반하고, 논리와

경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나

거나 필요한 심리를 다하지 아니하고 판단을 누락하는

등의위법이없다고판시하였다.

[나] Ca2+채널의 서브유닛과 관련한 상고이유에 대하여

원심은 다음과 같은 이유로 이 사건 정정발명의 진보

성이부정되지않는다고판단하였다.

진보성 판단의 선행문헌인 갑 제6호증이, 가바펜틴은

Ca2+채널의 서브유닛(이하‘서브유닛’이라 한다)에 결합

하고, 프레가발린은 가바펜틴보다 더 잘 서브유닛에 결

합한다는 사실을 밝히는 한편, 서브유닛이 가바펜틴이

항경련 활성을 발휘하는 결정적 표적일 수 있다고 제안

하고있는점등이인정되나, 그러한사정만으로프레가

발린이 Ca2+채널 차단제라는 사실이 도출되지는 않으

므로, 이를 전제로 하여 Ca2+채널 차단제가 통증치료

에 효과가 있다는 사실을 결합하여 프레가발린의 진통

효과를쉽게도출할수있다고할수없다.

가바펜틴과 관련한 갑 제6호증의 실험결과와 위와 같

은 내용의 기재 등에 의하면 통상의 기술자가 가바펜틴

의 항경련 작용이 서브유닛과 관련이 있을 것이라고 인

식할 여지가 있기는 하나 갑 제6호증의 전체적인 기재

나 실험내용 등에 비추어 가바펜틴의 약리기전이 서브

유닛에 의한 것이라고 단정하기는 어렵고, 가바펜틴이

서브유닛에 결합하여 항경련 작용을 발휘한다는 갑 제6

호증의 내용과 부합하지 아니하는 내용의 다른 선행문

헌들이 이 사건 정정발명의 우선권 주장일 이전에 개시

되어 있는 등의 사정에 의하면, 통상의 기술자가 갑제6

호증에 기재된 가바펜틴의 항경련 작용이 서브유닛과의

결합에 의하여 발생할 수 있다는 불확실한 가설을 기초

로 하여, 프레가발린도 서브유닛에 가바펜틴과 경쟁적

으로 결합하고, 프레가발린이 가바펜틴과 같은 항경련

효과가 있다는 사실들을 보태어 프레가발린이 가바펜틴

과 같이 진통효과가 있다는 사실을 도출하는 것은 쉽지

않으므로,

원심의 위와 같은 판단은 정당하고, 거기에 진보성 판

단에관한법리를오해하거나, 필요한심리를다하지아

니하고 판단을 누락하는 등의 위법이 없다고 판시하였

다.

【판결의 의의】

선행문헌의 일부에 생체실험결과로부터 도출된 가설

에기초하여추측할수있는효과가기재되어있더라도,

통상의 기술자가 선행문헌 전체 내용에 비추어 볼 때

상기한 효과는 약리기전에 대한 명확한 근거가 없이 단

지 추측에 기초하여 기재한 것으로 받아들일 수 있고,

우선권 주장일 이전에 개시되어 있는 다른 선행문헌들

이 상기한 가설이 타당하지 않음을 시사하고 있다면 이

러한 사실들을 종합하여 선행문헌의 일부 기재에도 불

구하고 진보성이 부정되지 않는다고 판단할 수 있음을

밝혔다.

【참조조문】

특허법제29조제2항

【참조판례】

대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727 판

결

12 YOU ME NEWS

이달의 판례

기술적표장해당여부에대한대법원판결- 대법원 2016. 1. 14. 선고 2015후1911 판결【거절결정(상)】

유미특허법인 변리사 황나연

2. 원심판결

(1) 특허심판원(2014원3479)

“알바천국”에서“알바”는‘아르바이트’의 약칭이며,

“천국”은 서비스업 분야에서 서비스 제공대상 또는 내

용과 결합하여 서비스 제공 장소로 널리 사용되고 있는

명칭으로 지정서비스업에 대해서 식별력이 없음. 청구

인은“알바천국”이 사용에 의한 식별력을 획득했다고

주장하고 있으나, i) 청구인이 제시한 서울중앙지방법원

제50민사부 결정문(2011카합2834)에서“알바천국”이 청

구인의 영업표지로 국내 널리 인식되었음이 인정되었다

하더라도 해당 결정문은 부정경쟁방지법에 기한 판단

내용에 불과한 점 ii) 청구인이 제출한 사용자료에서 주

로 사용된 실제 표장은“ ”인 점 iii) 동일 분야

의제3자등록상표인“ ”이경쟁적으로사용되

지 않았다고 인정할 만한 증거가 없는 점을 종합할 때

“알바천국”자체는 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한

식별력을취득했다고볼수없음. 따라서원거절결정은

타당함.

(2) 특허법원(2015허1614)

‘알바’는 아르바이트의 약칭으로서‘본래의 직업이

아닌 별도의 수입을 얻기 위해 하는 일로 단기 혹은 임

시로 고용되어 일하는 것’을 의미하고, ‘천국’은‘하느

님이나 신불(神佛)이 있다는 이상 세계’, ‘어떤 제약도

받지 아니하는 자유롭고 편안한 곳 또는 그런 상황’등

을 의미하고, 서비스업 분야에서 서비스 제공대상 또는

내용과 결합해‘좋은 서비스 제공장소’라는 파생적인

의미로 사용되기도 함. 그렇다면‘알바’와‘천국’이 결

합한‘알바천국’은 일반 수요자에게‘직업소개업, 직업

알선업, 취업정보제공업’등과 관련해‘근무 여건이나

환경이 이상 세계와 같이 편하여 아르바이트하기 좋은

곳’정도의 의미를 연상시킬 뿐, ‘부업을 소개, 알선하

거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소’와 같이

‘위 서비스업의 서비스 제공장소’라는 의미를 직감시킨

다고보기어렵고, 그와같이볼만한증거도없음.

따라서‘알바천국’이‘직업소개업, 직업알선업, 취업

정보제공업’과 관련해 그 품질·효능·용도·사용방법

등과 같은 성질을 직접적으로 표시하는 기술적 표장에

해당한다고할수없음.

또한원고가 2000년 2월부터아르바이트전문인터넷

사이트‘www.alba.co.kr’을개설해취업정보제공업을

1. 사건의 개요

[원고, 피상고인] 주식회사○○○○

[피고, 상고인] 특허청장

[피고보조참가인] 피고보조참가인

[원심판결] 특허법원 2015. 9. 18. 선고 2015허1614

판결

이 사건 출원서비스표 출원인

주식회사 ○○○○

출원번호/출원일

41-2013-0005929/

2013-02-18

지정서비스업

제35류

직업소개업, 직업알선업,

취업정보제공업

심판경과

13-10-04 의견제출통지서 발송

14-01-06 의견서 제출

14-04-07 거절결정서 발송

14-06-09 거절결정불복심판 청구

15-02-03 기각심결

15-03-05 심결취소소송 제기

15-09-18 인용판결

15-10-12 상고제기

16-01-14 기각판결

YOU ME NEWS 13

이달의 판례

하면서‘아르바이트천국’등의표장을사용했고, 2008

년 10월부터‘알바천국’표장을 사용해 온 점, 위와 같

은 사업을 주력으로 올린 매출액이 2007년 51억원,

2008년 60억원, 2009년 87억원, 2010년 137억원,

2011년 182억원, 2012년 209억원, 2013년 229억원,

2014년 252억원이고, 지출한 광고 선전비가 2007년

24억원, 2008년 24억원, 2009년 30억원, 2010년 71

억원, 2011년 121억원, 2012년 106억원, 2013년 92억

원, 2014년 84억인 점을 고려할 때, 원고가 2010년부

터 2014년까지연예인천둥, 조권, 박준규, 김우빈을광

고모델로 해 텔레비전과 라디오 광고 등을 활발하게 펼

쳤고, 그에 따라‘알바천국’표장이 일반 거래자나 수요

자들 사이에서 원고의 취업정보제공업을 표시하는 서비

스표로서 2007년내지 2008년경에는상당한인지도를

취득하고, 이 사건 심결 무렵에는 널리 인식됐으리라고

보임.

따라서‘알바천국’에 대한 거절결정을 유지한 심결은

위법하고, 그 취소를구하는원고의청구는이유있으므

로받아들이기로함.

3. 대법원 판결(2016후1911)

‘알바’와‘천국’이라는 두 개의 단어가 결합하여‘근

무여건이나환경이이상세계(理想世界)처럼편하여아르

바이트를 하기에 좋은 곳’이라는 관념을 지니는 것으로

서, 위 지정서비스업과 관련하여 볼 때 위와 같이‘아르

바이트를 하기에 좋은 곳’을 소개·알선하거나 이와 관

련된 정보를 제공한다는 암시를 줄 수 있기는 하나, 이

를 넘어서 일반 수요자에게‘아르바이트를 소개·알선

하거나 이와 관련이 있는 정보를 제공하는 장소’등과

같이 위 지정서비스업의 성질을 직접적으로 표시하는

것으로 인식된다고 할 수 없음. 또한 거래사회의 실정

등을 감안하더라도, ‘천국’이라는 단어가 포함된“알바

천국”을 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 하는 것

이공익상부당하다는등사정이발견되지않음. 따라서

이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호가

정한기술적표장에해당하지않음.

4. 본 판결의 의의

특허법원및대법원은 2000년부터구인구직서비스에

대해 사용된“알바천국”의 식별력을 인정함으로써 3년

간 등록가능성에 대해 다퉈온 출원인의 손을 들어 줌.

특허법원은“알바천국”의 문자 자체의 식별력을 인정하

면서 출원 당시 관련 업계에서“알바천국”이란 명칭이

다수에의해사용되고있는것은피고(출원인)의“알바천

국”표장의 높은 인지도에 기인된 것으로 보아“알바천

국”을피고(출원인)에게독점시키지못할공익적사정이

없다고 보았고 대법원은 이러한 특허법원 판결을 지지

함. 지정서비스업의 성질 등을 단순히 암시, 강조하는

것에 불과한 표장의 경우는 상표법 제6조 제1항 제3호

의성질표시표장으로보지않는다는기존의식별력판

단 기준을 유지한 판결이나, 유사하게“천국”을 포함하

는“김밥천국”상표가 43류 요식업에 대해서 특허청 심

사단계에서거절된것과대조되는내용임.

14 YOU ME NEWS

YOU ME 소식

YOU ME 특허법인, 변리사의무연수개최

2016년 3월 18일, YOU ME 특허법인대회의실에서 2016년도변리사의무연수세미나를개최하였습니다.

미국 Maier & Maier 법률사무소의 Christopher J. Maier 변호사와 박병웅 변호사의 강의로“Claim drafting

strategies regarding to §101 and §112”(최신 미국 특허 판례법을 고려한 특허 청구항 작성 전략)과“Patent Case Law

Updates from the CAFC”(최신특허판례소개) 내용으로진행되었고, 유미특허법인변리사 30명이참석하였습니다.

(재)유미과학문화재단, 제2회유미과학문화상에빅히스토리단체공동수상

2016년 3월 7일, 한국지식재산센터에서제2회유미과학문화상시상식을개최하였습니다.

‘유미과학문화상’은 (재)유미과학문화재단에서 매년 과학의 성과를 일반 대중에게 알리는데 공헌한 개인과 단체에

수여하는상입니다.

YOU ME NEWS 15

제2회 유미과학문화상은 조지형 빅히스토리협동조합과 빅히스토리연구소의 이근영 소장(프레시안 경영대표)이 공동

수상자로선정되었습니다.

유미과학도서발간상은‘우주의기원빅뱅’을출판한영림카디널(회장양승윤)이선정되었습니다.

유미과학문화재단 송만호 이사장은“우리나라는 기초 과학 기틀 마련을 위한 기본서 조차 미흡한 실정”이라며“앞

으로꾸준히우수단체·도서를지원해국내과학교육의토대를닦겠다”고강조하였습니다.

이날 시상식엔 정운찬 전 국무총리, 최동규 특허청장, 이헌규 과학기술단체 총연합회 사무총장, 국립과천과학관 조

성찬 관장, 김태만 특허청 산업정책국장, 이준석 발명진흥회 부회장, 이태근 한국특허정보원 원장 등 50여명이 자리

를함께하셨습니다.

전자신문, 이뉴스투데이, 아이뉴스24, 아주경제, 뉴스1 등에서도보도자료를확인하실수있습니다.

《유미과학문화상》

조지형 빅히스토리 협동조합

빅히스토리 교육에 관심 있는 전문가들이 모여 우리나라에 빅히스토리를 널리 확산시키고, 빅히스토리 연구 및 교

육과 관련된 다양한 활동을 해 나가기 위해 2015년 5월에 설립되었다. 빅히스토리 관련 컨텐츠 및 교육 프로그램을

지속적으로개발하여왔으며, 학생과교사그리고일반인을대상으로하는대중강연, 워크숍과심포지움등을진행하

고있다.

지난 2월 22일에는유미과학문화재단이주최하는“빅크로스(Big Cross)”학술심포지움을주관하여다른분야전문

가의 시선으로 빅히스토리를 조망해 보고, 이에 대해 열띤 토론을 진행한 바도 있다. 올해에는 네이버 캐스트 연재를

통해리틀빅히스토리의관점을소개할예정이고, 빅히스토리총서를발간하고있다. 또한 빅히스토리프로젝트를후

원하는빌게이츠의 bgC3와MOU를체결하고빅히스토리교육과관련하여지속적인상호협력관계를유지하고있다.

이근영 빅히스토리 연구소장

국내외에서빅히스토리의표준교재로사용되는신시아브라운의『빅히스토리: 우주, 지구, 생명, 인간의역사를통

합하다: 웅진지식하우스, 2014』와데이비드크리스천의『시간의지도: 빅히스토리, 심산, 2014』를번역해, 한국에빅

히스토리를소개하였다.

서강대학교를비롯해많은학교와단체에서 200회 이상빅히스토리를강의했고, 빅히스토리토론모임인빅히스토

리연구소의소장을맡아빅히스토리교육과보급에노력하고있다.

《과학도서발간상》

㈜영림카디널(회장 양승윤)

제2회 유미 과학도서발간상을 수상한 영림카디널은 1987년에 설립되었다. 특히, 여러 단체와 기관에서 우수 과학

도서로추천을받은《페르마의마지막정리》《세상의모든원소 118》《거울속의물리학》《우주의기원빅뱅》등의과

학도서는독자들의많은사랑을받고있다.

「우주의기원빅뱅」은빅히스토리의시작에관한과학도서이다.

빅히스토리는

우주의 시작인 빅뱅부터 현재 그리고 미래에 걸쳐 인문학과 자연과학을 연결하여 모든 것의 기원을 설명하는 이야

기입니다. 빅히스토리는역사학, 철학, 사회학, 인류학, 천문학, 물리학, 생물학, 화학, 지구과학등여러학문을넘나

들며우주의관점에서자연과인간의역사를조망합니다.

YOU ME 소식

16 YOU ME NEWS

제호 등록번호 마 2606호 / 2016년 5월 25일 발행 제98호 / 1996년 6월 18일 등록 / 발행인 겸 편집인: 김원호 / 발행처: 유미특허법인 / 인쇄: 후디자인

서울특별시 강남구 테헤란로 115 (우) 06134 (역삼동, 서림빌딩) TEL: 02)3458-0100 FAX: 02)553-5254

E-mail: email@youme.com Ⓒ2016 유미특허법인

www.youme.com

YOU ME 소식

YOU ME 사우회Happiness Winery 행사

2016년봄을맞이하여유미사우회에서‘Happiness Winery’행사를준비해사우들과소통과화합할수있는자리

를 만들어 주었습니다. 4월 21일 세븐 스프링스 레스토랑을 통째로 빌려 유미 사우회에서 준비한 와인증정 빙고게임

을진행하고, 와인잔을기울이며즐거운시간을보냈습니다.

참다운조화를꿈꾸는유미가족사우회의많은활약을기대합니다.